COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 79-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Aldo Group International AG. Marca: ALDO (mixta). Expediente Interno: Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 110 de 26 de enero de 2015, recibido por correo el 27 de enero de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Partes en el Proceso Interno:

2 Demandante: Aldo Group International AG (en adelante, Aldo Group). Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Silvano Aldo Sicilia Guzzo 2. Antecedentes: 1. El 11 de julio de 2007, Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo ALDO (mixto), para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. Es relevante mencionar que con anterioridad, el solicitante fue titular de la marca ALDO (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, no renovó el registro dentro del plazo legal, por lo que éste expiró. 3. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y formuló oposición contra ésta la sociedad Aldo Group por considerar que no debía concederse el registro del signo solicitado, debido a que tenía registrada a su favor la marca ALDO PANETTI (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y ha solicitado con anterior a la marca solicitada el registro de los siguientes signos: ALDO, ALDO ACCESORIES, ALDO SPIRIT y ALDO COLLECTION, para distinguir productos de la clase mencionada. 4. Mediante la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo ALDO (mixto). 5. Silvano Aldo Sicilia Guzzo interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 9047.

3 6. El 27 de mayo de 2008, mediante Resolución se resolvió el recurso de reposición y se confirmó la decisión inicial de denegar el registro de la marca solicitada, concediéndose el recurso de apelación presentado. 7. Mediante Resolución de 31 de julio de 2009 el Superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, revocó las decisiones adoptadas en las anteriores resoluciones y concedió el registro del signo ALDO (mixto) a favor de Silvano Aldo Sicilia Guzzo. 8. El 26 de febrero de 2010, Aldo Group interpuso demanda de nulidad en contra de la Resolución ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 9. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial. A. Argumentos de la demanda: 10. Aldo Group sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - La resolución impugnada ha vulnerado los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486, debido a que ha concedido el registro de una marca que presenta similitud fonética, ortográfica e ideológica con las marcas ya registradas. Por lo tanto, puede crear confusión en el público consumidor. - El hecho que Silvano Aldo Sicilia Guzzo haya registrado con anterioridad la marca ALDO (mixta), cuyo registro dejó vencer y no renovó dentro del plazo legal, no implica que se le deba dar cierto tipo de prerrogativas al solicitar nuevamente el registro del signo mencionado.

4 - Existe al menos un 50% de similitud entre las marcas a comparar, lo cual demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedido, ya que ambos signos comparten la palabra ALDO. - Existe similitud ideológica y conceptual, al tratarse de un nombre, que representa la palabra más distintiva de la marca. - Asimismo, los signos confrontados distinguen los mismos productos. B. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 11. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó a la demanda señalando lo siguiente: - La marca concedida ALDO (mixta) no es similar ni confundible con la marca previamente registrada ALDO PANETTI (denominativa), toda vez que la marca ALDO (mixta) por su conjunto, especial composición nominativa y gráfica, es suficientemente distintiva. En consecuencia, la marca concedida es apta para distinguir en el mercado los productos que ampara. - Asimismo, indica que las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa) ya han coexistido pacíficamente en el mercado diferenciando productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 12. Silvano Aldo Sicilia Guzzo no contestó a la demanda interpuesta por Aldo Group. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) [1], 153 [2] y 174 [3] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. 2. Comparación entre signos mixtos y signos denominativos. 3. La marca solicitada y anteriormente registrada y caducada.

5 4. Coexistencia de hecho de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA 14. En el presente caso, Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó el registro del signo ALDO (mixto), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Aldo Group formuló oposición por considerar que el signo solicitado no debía concederse en registro debido a que tenía registrada a su favor la marca ALDO PANETTI para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 15. En el Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. [4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple

6 similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

7 El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'. [5] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. [6] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. [7] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (PROCESO 70 -IP Marca denominativa: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).

8 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. [8] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. [9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

9 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos [10]. ( ). 16. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y SIGNOS DENOMINATIVOS. 17. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. En el presente caso, el signo

10 solicitado es Aldo (mixto) y, contra dicho registro se opuso la marca registrada Aldo Panetti (denominativa). 18. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 19. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 20. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

11 21. La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 22. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 23. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo ALDO (mixto) y la marca registrada ALDO PANETTI (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 3. LA MARCA SOLICITADA Y ANTERIORMENTE REGISTRADA Y CADUCADA. 24. La demandante sustenta su demanda en que el hecho que Silvano Aldo Sicilia Guzzo haya registrado con anterioridad la marca ALDO (mixta), cuyo registro dejó vencer y no renovó

12 dentro del plazo legal, no implica que se le deba dar cierto tipo de prerrogativas al solicitar nuevamente el signo en mención. 25. Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente registrado como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de cancelación del registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante. 26. Dentro del Proceso 45-IP-2014, este Tribunal ha realizado las siguientes precisiones: - El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de signos distintivos en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis del signo y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. - En ese sentido, el simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de signos distintivos debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular. 27. En relación a lo antes expuesto, el artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. 28. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea

13 mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. 29. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. 30. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153). [11] 31. La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. 32. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

14 33. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro [12]. 34. En consecuencia, la Sala consultante deberá determinar si el análisis realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores, plazos y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular. 35. En relación con la caducidad se debe hacer una precisión respecto de los signos notoriamente conocidos, ya que aunque éstos caduquen por falta de renovación, el examen de registrabilidad debe ser uno de tipo especial. 36. Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal señaló lo siguiente: La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es

15 considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión. 37. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 38. En este sentido, el Juez Consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial. 4. COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS. 39. La Superintendencia de Industria y Comercio alegó en su contestación que los signos confrontados Aldo (mixto) y Aldo Panetti (denominativo) han coexistido pacíficamente en el mercado, diferenciando productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 40. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el riesgo de confusión en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan. Sin embargo, existe un fenómeno denominado La coexistencia de hecho consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de

16 riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad (Proceso 15 -IP Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003). 41. La Sala consultante no deberá tener en cuenta como un factor que permita el registro de signos idénticos o semejantes, la coexistencia de hecho, sino los parámetros de registrabilidad expuestos precedentemente. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. SEGUNDO: La Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado ALDO (mixto) y la marca registrada ALDO PANETTI (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. TERCERO: El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de signos distintivos debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular.

17 CUARTO: La coexistencia de hecho no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad. Por ello, la Sala consultante no deberá tener en cuenta como un factor que permita el registro de signos idénticos o semejantes, la coexistencia de hecho, sino los parámetros de registrabilidad expuestos precedentemente. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

18 Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 79-IP-2015 [1] Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ). [2] Artículo El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. [3] Artículo El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

19 [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [10] Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] PROCESO 183-IP-2004, publicado en el G.O.A.C de 19 de abril de Marca: FIBROLIT. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso No. 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de Marca: DIDA. En G. O. C. 180 de 10 de mayo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.