SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Transcripción

1 Año XXXIII Número 2860 Lima, 9 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 288-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Marca involucrada MALAGUEÑA (mixta) PROCESO 294-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Marcas involucradas TOZINETAS FRED (denominativa) y FREDDO (denominativa)... 9 Pág. Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante : 288-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente Marca involucrada MALAGUEÑA (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2523 del 3 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 7 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandado JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

3 GACETA OFICIAL 9/11/ de Hechos relevantes: 2.1. El 29 de julio de 2010, JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A. (en adelante, JOSE NUCETE) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca MALAGUEÑA (mixta)1 para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.2 MALAGUEÑA 2.2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N º 620, no se presentaron oposiciones por parte de terceros Por Resolución 9599 del 23 de febrero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC denegó el registro de la marca MALAGUEÑA (mixta}; considerando, que el signo solicitado, respecto de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría engañoso toda vez que los citados productos no son procedentes de Málaga, España JOSE NUCETE interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Por Resolución del 29 de abril de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución Por Resolución del 28 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución Expediente administrativo Clase 29: Aceites, aceitunas y productos de conserva. No se verifica la fecha de publicación en el expediente. No se verifica en el expediente la fecha de presentación del referido recurso. 2

4 GACETA OFICIAL 9/11/ de JOSE NUCETE presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. s 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a JOSE NUCETE.S 2.9. El 30 de marzo de 2016 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial del Literal i) del Artículo 135 de de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y dispuso la suspensión del proceso. 3. Argumentos de la demanda de JOSE NUCETE: 3.1. La mayoría de personas en Colombia no asimilan el término MALAGUEÑA como proveniente de la ciudad española de Málaga En Colombia existe el municipio de MALAGA ubicado en el departamento colombiano de Santander El término Málaga está relacionado a dos denominaciones geográficas diferentes, por lo que no se puede decir que el término MALAGUEÑA es engañoso, al dar a entender que los productos con la marca MALAGUEÑA (mixta) sean provenientes de Málaga {España) El término MALAGUEÑA no indica a la mayoría de las personas un origen geográfico específico con relación a los productos que pretende amparar la citada marca, por lo que según la doctrina esto hace a dicho término de fantasía y por lo tanto registrable El hecho que la marca MALAGUEÑA (mixta) esté acompañada de la figura de una mujer con traje típico, tampoco convierte a la citada marca en engañosa, ya que no sugiere a las personas que dicho traje típico haga referencia a una ciudad específica, debido a la gran cantidad de trajes típicos que tienen las provincias de España e inclusive los países de América, donde la mayoría de los trajes típicos de las mujeres se caracterizan por vestidos con faldas largas y amplias. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Para que una marca pueda ser registrada como tal requiere que no sea engañosa para el público o los medios comerciales, por lo tanto requiere 5 e No se verifica en el expediente la fecha de presentaetón de la referída demanda. No se verifica en el expediente la fecha de la admisión a tramite de la demanda. 3

5 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 que sea lo suficientemente representativa con el fin de cumplir con su finalidad de distintividad Los signos engañosos son aquellos por medio de los cuales se puede configurar una distorsión de la realidad, en cuanto a algunos factores inherentes a los productos o servicios que se pretendan amparar La marca solicitada hace una referencia inicial a Málaga, lo que reforzado por el elemento sobresaliente en la misma, el cual es una mujer vestida con un traje tipico con boleros y una mantilla, en posición de danza, la cual es claramente de la tradición española Si bien la expresión MALAGUEl'JA podría corresponder a dos lugares geográficos, uno en España y otro en Colombia, resulta ser el gentilicio de una mujer natural de Málaga, España; y esto se ve claramente en la vestimenta que trae la mujer de la marca solicitada, lo cual podría llevar al consumidor a incurrir en error El signo MALAGUEl'JA puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor, especialmente sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar, conllevando a la creencia que dichos productos tienen un origen español. B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 7, la cual resulta procedente por ser materia de la controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia. 2. Marcas de fantasía. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia 7 Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andlna. "Artlcu/o No podrán registrarse como marcas los signos que: ) (... i) puedan engaflar a los medios comercia/es o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o se,vicios de que se trate; (...r 4

6 GACETA OFICIAL 9/11/ de En el proceso interno se discute si el signo solicitado MALAGUE A (mixto) podrla inducir a engaño a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los aceites, aceitunas y productos de conserva. 1.2 Los signos engañosos son aquellos que por sf mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 1.3 El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: "Articulo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterf sticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (...)" 1.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engano en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus caracterlsticas, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podrla generar error respecto a las caracterlsticas y calidad del producto o B 9 Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de lbldem. 5

7 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado. podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio En el presente caso se deberá determinar si el signo MALAGUEf:JA (mixto}, podría generar engaño en cuanto a la procedencia de los productos y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad. 2. Marcas de fantasía 2.1. JOSE NUCETE sostiene que el signo MALAGUEÑA (mixto) está compuesto por un término de fantasla, por lo que es pertinente abordar el tema planteado Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado MALAGUEf:JA (mixto) es o no de fantasía. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. i ó I 10 De modo referencial, ver Proceso 425-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p

8 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 Cecilia,y,J;os MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 7

9 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Marcas involucradas TOZINETAS FREO (denominativa) y FREDDO (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2528 del 03 de junio de 2016, recibido vla correo electrónico el 7 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante FERRIS ENTERPRISES CORP. 1

10 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 Demandado Tercero interesado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia FREDDO S.A. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 13 de diciembre de 2012, FERRIS ENTERPRISES CORP. (en adelante, FERRIS) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca TOZINETAS FREO (denominativa) 1 para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros Por Resolución del 22 de julio de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerarlo confundible con la marca FREDDO (denominativa) previamente registrada a favor de FREDDO S.A. (en adelante, FREDDO) con Certificado que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 3, considerando lo siguiente: a) El signo solicitado reproduce parcialmente la estructura gramatical de la marca registrada. b) Hay similitud en el componente denominativo de los signos, esto es, las expresiones TOZINETAS FRED/FREDDO. e) Los consumidores pueden creer que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial. d) El signo solicitado pretende identificar productos que pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, los cuales pertenecen a la categoría de productos alimenticios de origen vegetal que sirven como ingredientes para la preparación de pasabocas. Expediente administrativo b 2 3 Clase 30: Pasabocas. Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confilerla, sándwiches, empanadas; tortas, pasteles, tortillas; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; cucuruchos para helados, dulce de leche, helados saborizados, confituras congelados, yogurt congelado, helados, bebidas a base de helados, helados a base de leche, sucedáneos de los helados, batidos de leche, batidos, sorbetes y refrescos a base de helados. 2

11 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 e) Los canales de distribución, divulgación o comercialización de los productos a los que se refieren los signos podrían coincidir FERRIS interpuso recurso de apelación contra la Resolución Por Resolución del 30 de abril de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución del 22 de julio de FERRIS presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, a FREDDO, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 3. Argumentos de la demanda de FERRIS: 3.1. No hay coincidencia en la secuencia de vocales, número de palabras, longitud de palabras, número de sílabas, raíces y terminaciones para determinar que existe similitud ortográfica La sonoridad de ambos signos es totalmente distinta en tanto difieren en sus sílabas tónicas La expresión TOZI NETAS evoca la idea de la tocineta (también conocida como panceta o tocino), mientras que la expresión FREDDO es una expresión de fantasía, por lo que es imposible sostener que evocan un mismo concepto Tras hacer un adecuado análisis de similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales, no hay coincidencias en ninguno de los criterios La SIC contribuye a una inseguridad jurídica por cuanto ya habla concedido el registro de la marca TOZINETAS FREO (mixta), por lo que no es coherente que otorgue la marca mixta y deniegue la denominativa. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Los signos apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor El signo que se pretende registrar reproduce parcialmente la estructura gramatical de la marca previamente registrada. 3

12 GACETA OFICIAL 9/11/ de Existe una similitud en el componente denominativo de los signos, esto es, las expresiones TOZINETAS FRED/FREDDO Los consumidores pueden creer que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y las mismas características El signo solicitado tiene conexidad competitiva con la marca comparada, pues comparten el mismo canal o medio de publicación, distribución o comercialización y presentan una relación entre los productos que pretenden distinguir Las marcas comportan un riesgo de confusión en la clase solicitada, pues pertenecen a la misma categoría de productos alimenticios de origen vegetal que sirven como ingredientes para la preparación de pasabocas. 5. Argumentos del tercero interesado, FREDDO: El Consejo de Estado señala que FREDDO no presentó memorial de intervención. B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.4 2. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.,. "Arllculo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 4

13 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca TOZINETAS FREO (denominativa) y la marca FREDDO (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 5 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de

14 GACETA OFICIAL 9/11/ de Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 6 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 7 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. 8 7 Ibídem. lbldem. 6

15 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca TOZINETAS FREO (denominativa) y la marca FREDDO (denominativa), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. 8 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 9 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de lbldem. 7 -

16 GACETA OFICIAL 9/11/ de Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 12, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 13 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 10 lbldem. 11 lbldem. 12 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de

17 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre las marcas TOZINETA FREO (denominativa) y FREDDO (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 9

18 GACETA OFICIAL 9/11/ de 18 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artf culo 90 del Estatuto del Tribunal. Hugo Ramiro MAGISTRADO Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10