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Transcripción

1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Barcelona Sección: 5 Nº de Recurso: 661/2006 Nº de Resolución: 135/2009 Procedimiento: Ponente: JOSE MANUEL DE SOLER BIGAS Tipo de Resolución: Sentencia TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Recurso nº 661/2006 SENTENCIA Nº 135/2009 Ilmos. Sres.: Presidente DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO Magistrados DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS DOÑA ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRIGUEZ En la Ciudad de Barcelona, a seis de febrero de dos mil nueve. LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 661/2006, interpuesto por la Sociedad AVENTIA IBERIA SL, representada por el Procurador de los Tribunales D. Carles Arcas Hernández y defendida por el Letrado D. Josep Cruanyes i Tor, siendo demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado, y codemandada la GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, representada y defendida por el Letrado de sus servicios jurídicos D. Carles Miquel García Rojo. Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 16 de agosto de 2006 por la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas. SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación del acto objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. 1

2 TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada. CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 16 de agosto de 2006 por la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Resulta del expediente administrativo, que por Aventia Iberia SL se formuló en fecha 20 de septiembre de 2004, solicitud de registro de la marca num , "ITSCAT", mixta, para distinguir "servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicación por mediación de redes mundiales de informática", de la clase 38 del Nomenclátor Internacional, y también, "servicios de programación de ordenadores ; servicios de mantenimiento de software para ordenadores ; servicios de mantenimiento y creación de páginas web ; servicios de mantenimiento de equipos informáticos", de la clase 42. Formuló oposición el Institut d'estadística de Catalunya, como titular de las marcas "IDESCAT", denominativas, num , que distingue "servicios de transmisión de mensajes e imágenes asistidas por ordenador, comunicaciones por terminales de ordenador, publicaciones a través de redes mundiales de informática (todos ellos relacionados con el campo de la estadística)", de la clase 38, y num , que distingue "servicios de alquiler de tiempo de acceso a una base de datos informática, actualización de software, alquiler de ordenadores y de software de ordenador, consultas en materia de ordenador, diseño de artes gráficas y páginas web para ordenadores, elaboración de software para ordenadores (todos ellos relacionados con el campo de la estadística)", de la clase 42. El registro de la nueva marca pretendida fue inicialmente concedido, en virtud de resolución de fecha 12 de agosto de 2005, razonando que "es compatible con las marcas...y... IDESCAT...al diferir en su conjunto gráfico-denominativo". Contra dicha resolución interpuso el Institut d'estadística de Catalunya recurso de alzada. SEGUNDO.- El recurso fue estimado mediante la resolución de fecha 16 de agosto de 2006, con fundamento en que la aplicación al caso de las pautas legales derivadas del art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, "lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado art. 6.1, por existir entre los distintivos enfrentados, marca solicitada...itscat (gráfica) y marcas oponentes...idescat, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, "servicios de telecomunicaciones (clase 38)", y "servicios de informática, sofware, etc (clase 42)", por lo que resultan incompatibles en el mercado al poder originar confusión". La parte actora alega en su demanda, como motivos de impugnación : que "no hi ha una identitat fonètica entre les marques"; que existe "diferenciació conceptual" y "gràfica" ; que "no hi ha una falsa indicació de procedència", puesto que "ITSCAT és una agrupació d'empreses catalanes que volen potenciar la seva actuació en el sector tecnològic de Catalunya" ; que "no hi ha identitat aplicativa"; y en fin, que "no hi ha confusió ni apropiació deslleial". Tanto el Abogado del Estado como la representación procesal del Institut d'estadística de Catalunya, al contestar la demanda, han solicitado la confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso interpuesto. TERCERO.- Con arreglo al art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, aplicable al caso por hallarse ya vigente cuando se produjo la solicitud de la nueva marca que está en el origen del proceso, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras. Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los arts. 5 a 10 de la nueva Ley, el art. 6.1 prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos : a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos ; y b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el 2

3 público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Centro de Documentación Judicial Tal como pone de manifiesto la Sentencia del TSJ de Valencia de 3 de noviembre de 2006, rec. 691/2004, cabe hacer extensible al nuevo precepto legal la doctrina jurisprudencial elaborada por el Tribunal Supremo, en torno al derogado y correlativo art a) de la LM 32/88, de 10 de noviembre, dada la sustancial identidad entre ambos preceptos. Así pues y por todas, la STS, Sala 3º, de 30 de abril de 2003, rec. 7027/97, resume en su FJ 2º la referida doctrina jurisprudencial, en los siguientes términos : "El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con las marcas anteriores cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada. En contraste con la regulación legal anterior (artículo del Estatuto de la Propiedad Industrial ), que no hacía referencia alguna a la naturaleza de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar además, si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas, pues en cualquier caso exige que los productos puedan confundirse por ser idénticos o similares. Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los Tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes o relación de áreas comerciales que aumentan el riesgo de confusión. Como ya dijo esta Sala en sentencia de 28 de junio de 2002 recaída en el recurso de casación núm. 3111/1996, los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios. Se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable". A su vez, la STS, Sala 3ª, de la misma fecha, resolviendo el recurso 7359/97, añade que : "a estos efectos, y aún reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1 a) debe hacerse tras apreciar globalmente los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error". CUARTO.- En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró, según se ha transcrito, que entre los signos enfrentados concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, "por existir entre (la) marca solicitada...itscat (gráfica) y marcas oponentes...idescat, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, "servicios de telecomunicaciones (clase 38)", y "servicios de informática, sofware, etc (clase 42)", por lo que resultan incompatibles en el mercado al poder originar confusión". 3

4 Este Tribunal comparte los anteriores razonamientos contenidos en la resolución de la OEPM que se revisa. En efecto, deben considerarse en este caso, en la comparación de los signos enfrentados, las siguientes circunstancias concurrentes : 1) Existe un solapamiento aplicativo en los ámbitos de las respectivas marcas. Así, la novel pretende distinguir servicios de telecomunicaciones por redes mundiales de informática (clase 38), y servicios de programación y mantenimiento de ordenadores y de páginas web (clase 42). Las priotarias, por su parte, distinguen los mismos servicios en clase 38, y servicios de acceso a bases de datos, alquiler y mantenimiento de ordenadores, y diseño de artes gráficas y páginas web para ordenadores, en clase 42, centrado todo ello en el campo de la estadística, sin que esto último desvirtúe, sino que tan sólo limita, la realidad del referido solapamiento ; y 2) Partiendo de la muy escasa capacidad distintiva del signo gráfico que acompaña a la denominación ITS-CAT, es patente su semejanza con las prioritarias I- DES-CAT, fonética y visual, sin que la distinción conceptual invocada en la demanda ("la primera és una simplificació del verb inglés It is que vol dir això és, en la seva forma apocopada IT'S"), pueda tenerse por relevante en relación con el indicado ámbito aplicativo ni discernible por el consumidor medio. 3) Por otra parte, se alega en la demanda que "no hi ha una falsa indicació de procedència", puesto que "ITSCAT és una agrupació d'empreses catalanes que volen potenciar la seva actuació en el sector tecnològic de Catalunya". Lo primero, no se le imputa a la marca novel en la resolución impugnada, pero lo segundo, no deja de acreditar un dato añadido al solapamiento aplicativo, a saber, el geográfico. Tal como pone de manifiesto la STS de 17 de junio de 1996, rec /91, en su FJ 2º in fine: "La semejanza es, según reiterada jurisprudencia de esta Sala un concepto jurídico cuya determinación corresponde a los Tribunales de Justicia a la vista de los elementos fonéticos, gráficos y de mercado que concurren en cada caso, valorados globalmente según criterios de racionalidad al fin identificador que evite el riesgo de error o confusión entre consumidores de capacidad o formación "media". En este caso, la comparación, en una visión de conjunto, de los signos enfrentados, considerando cuanto antecede, lleva a la conclusión de su incompatibilidad, siendo así que, estando a disposición de la Sociedad que pretende registrar la marca novel, todos los signos distintivos que puede producir la imaginación humana, no resulta aceptable la elección de uno que conlleva un riesgo de confusión, y por ende de asociación, con dos marcas prioritariamente registradas. Procede pues desestimar el presente recurso contencioso y confirmar la resolución administrativa impugnada. QUINTO.- No es de apreciar temeridad ni mala fe a los efectos de imposición de costas, conforme a lo prevenido en el artículo de la Ley Jurisdiccional. VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. F A L L A M O S En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido: 1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 16 de agosto de 2006 por la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la cual se confirma por ser ajustada a derecho. 2º.- NO HACER especial pronunciamiento sobre las costas causadas. Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales. 4

5 Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe. 5