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1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 4239/2007 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x MARCAS x x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x Resumen: Propiedad industrial. Marcas. Inscripción de la marca "Torre Vilana" se opone "Torre Vilana" y "Vilana". Continuidad de las marcas y protección de las marcas intermedias. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a tres de Diciembre de dos mil nueve Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4239/2007 interpuesto por "NEW TEKNON, S.A.", representada por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, contra la sentencia dictada con fecha 12 de junio de 2007 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 65/2005, sobre inscripción de la marca "Torre Vilana"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "SETEINSA SERVICIOS TÉCNICOS INMOBILIARIOS, S.A.", representada por el Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 65/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de noviembre de 2003, confirmado el 15 de octubre de 2004, que denegó el registro de la marca número /7, "Torre Vilana". Segundo.- En su escrito de demanda, de 26 de abril de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimando la demanda presentada y ratificando la resolución recurrida y acordando, por tanto, lugar la procedencia o concesión de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la citada marca". Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de agosto de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA ". Cuarto.- "New Teknon, S.A." contestó igualmente a la demanda con fecha 19 de octubre de 2006 y suplicó sentencia "por la que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto de contrario declare que la resolución impugnada es conforme a Derecho al respecto de la denegación de protección en España de la marca núm 'Torre Vilana'." Quinto.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y evacuado el trámite de 1

2 conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de junio de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don José Pedro Vila Rodríguez en nombre y representación de la entidad 'Seteinsa, Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A.' y en su virtud anulamos la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de octubre de 2004, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 17 de noviembre de 2004 que denegó la inscripción de la marca nacional nº 'Torre Vilana' en la clase 44 del nomenclátor internacional, y declaramos el derecho de la recurrente a obtener la inscripción pretendida sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes". Sexto.- Con fecha 27 de septiembre de 2007 "New Teknon, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4239/2007 contra la citada sentencia, fundado en el siguiente motivo: Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de "la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas [...] así como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate". Séptimo.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas. Octavo.- "Seteinsa Servicios Inmobiliarios, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó el mantenimiento de la sentencia recurrida. Noveno.- Por providencia de 10 de septiembre de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO Centro de Documentación Judicial Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de junio de 2007, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Seteinsa Servicios Inmobiliarios, S.A.", anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas y declaró procedente el registro de la marca número /7, "Torre Vilana", para distinguir productos de la clase 44 del Nomenclátor Internacional, en concreto "clínicas, servicios hospitalarios, dispensarios, sanatorios y servicios de salud, servicios médicos, cuidados de higiene y de belleza para personas, servicios de atención al enfermo, servicios de bancos de sangre, casas de convalecencia y reposo, desintoxicación de toxicómanos, consultas en materia de farmacia". A la inscripción de la marca número /7, "Torre Vilana", solicitada por "Seteinsa Servicios Técnicos Administrativos Inmobiliarios, S.A.", se había opuesto en vía administrativa "New Teknon, S.A." en cuanto titular de las marcas números /4, "Torre Vilana", y /2, "Vilana", que amparan productos de la misma clase. La Oficina Española de Patentes y Marcas estimó que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 [de la Ley], por existir entre los signos enfrentados, marca solicitada Torre Vilana (clínicas, servicios hospitalarios,...) y marcas oponentes Torre Vilana (clínicas, servicios hospitalarios,...) y Vilana (clínicas, servicios hospitalarios,...), una evidente similitud, así como una total coincidencia entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. [...] se tiene en cuenta el hecho de que el solicitante sea titular de la marca prioritaria Torre Vilana (servicios inmobiliarios, servicios de alquiler de apartamentos y chalets), por cuanto se trata de un supuesto totalmente distinto desde una perspectiva aplicativa". Segundo.- La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante reconocer la identidad denominativa y aplicativa de las marcas enfrentadas, el tribunal falló que era procedente el nuevo registro de "Torre Vilana" instado por "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." Las consideraciones en cuya virtud el tribunal estimó el recurso fueron, en síntesis, que "New Teknon, S.A." no podía oponer la titularidad de sus marcas "Torre Vilana" frente a "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios S.A." ya que esta última entidad disponía de "una marca prioritaria inscrita con anterioridad con la misma denominación". Se refería con ello a la marca número que, bajo la denominación 2

3 también de "Torre Vilana", había sido registrada por "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios S.A." en el año 1991 para proteger determinados servicios de la clase 36 (en concreto servicios de administración y control de bienes inmobiliarios, de alquiler de apartamentos y chalets y gerencia de bienes inmuebles). Tercero.- El recurso de casación interpuesto por "New Teknon, S.A." consta de un único motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. En él se alega la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta. En apoyo de su tesis formula las siguientes alegaciones: A) La sentencia impugnada reconoce expresamente la aplicabilidad al presente caso del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 y, si bien declara que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos, no aplica el precepto por considerar que la entidad "New Teknon, S.A." no puede oponer la titularidad de sus marcas a la entidad "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A.", al disponer ésta de una marca prioritaria con la misma denominación. No entra a valorar, sin embargo, que la marca en cuestión reivindica servicios que no guardan relación con los que han de ser objeto de estudio en el procedimiento contencioso-administrativo. B) La nueva marca solicitada por "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." y objeto de litigio es idéntica a la marca "Torre Vilana" número (clase 44) y similar a la marca "Vilana" número (clase 44). Una y otras se destinan a la prestación de idénticos servicios. C) La marca alegada como prioritaria por la entidad "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." ("Torre Vilana" número ) no sólo presenta disparidad aplicativa con la ahora debatida sino que, además, no es de la titularidad de "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A.", sino de otra entidad, "Josel, S.L.", por lo que la demandante carece de base legal para reivindicar un derecho prioritario sobre la denominación "Torre Vilana". Cuarto.- El debate se centra, pues, exclusivamente en la incidencia que pudiera tener en el litigio la preexistencia, desde 1991, de la marca "Torre Vilana" número No hay ninguna duda, si se supera esta objeción, de que la nueva marca aspirante número debería ser rechazada por su identidad fonética y aplicativa con las registradas a favor de "New Teknon, S.A." Hemos de hacer a este respecto dos precisiones: A) La marca "Torre Vilana" número , inscrita desde 1991 para servicios inmobiliarios, no fue obstáculo a la ulterior inscripción (año 2003) de la marca "Torre Vilana" número , interesada por "New Teknon, S.A.". Se admitió el registro de la marca número precisamente por su disparidad aplicativa con la número , pues aquélla se refería a servicios hospitalarios y la número a servicios inmobiliarios. B) El recurso contencioso-administrativo presentado por "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." contra la concesión de la marca "Torre Vilana" número a favor de "New Teknon, S.A." ha sido desestimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de abril de El tribunal entendió que la preexistencia de la marca "Torre Vilana" número no impedía el ulterior registro de la marca "Torre Vilana" número , dada su absoluta disparidad aplicativa. Sentencia que ya es firme al haber sido inadmitido por esta Sala del Tribunal Supremo el recurso de casación promovido contra ella por "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." (auto de 16 de abril de 2009 ). Quinto.- El motivo de casación ha de ser acogido. En primer lugar, "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." no ha dado respuesta a la alegación de "New Teknon, S.A." sobre la titularidad de la marca "Torre Vilana" número "New Teknon, S.A." afirma que dicha marca corresponde a "Josel, S.L." y ello (que por lo demás aparece confirmado en los datos registrales obrantes en la Oficina Española de Patentes y Marcas) no ha sido adecuadamente contradicho por "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." Aunque es cierto que "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." apareció en 1991 como promotora de la inscripción de la marca "Torre Vilana" número , dicha compañía mal podría invocar en su favor el registro de dicha marca, para fundamentar su intento de registrar otra idéntica años más tarde, cuando ya no le corresponde la titularidad de aquélla. La razón de más peso, sin embargo, para estimar el motivo casacional es que la "primera" marca "Torre Vilana" número se refiere a unos servicios del todo distintos a los que protege la "segunda" 3

4 marca "Torre Vilana" número , siendo estos últimos coincidentes a su vez con los servicios hospitalarios que trata de identificar igualmente la aspirante o "tercera" marca "Torre Vilana" número , objeto de litigio. No cabe, con apoyo en la primera marca de 1991, pretender el registro de una nueva marca (la que es objeto de controversia) con la misma denominación y ámbito aplicativo de la tan citada número , que ya gozaba de protección registral. Sexto.- El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982, 27 de febrero de 1984, 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987, y 26 de Marzo de 1988, entre otras. La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece "[...] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible". La tesis de la "continuidad registral" entre la marca primitiva y las nuevas marcas, con desplazamiento de las intermedias, no tiene sin embargo el alcance que "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." propugna y el tribunal de instancia admite. En todo caso, la jurisprudencia recaída sobre los preceptos del Estatuto de la Propiedad Industrial en materia de extensión de marcas debe entenderse superada por la que ha sido sentada en aplicación de las ulteriores Leyes de Marcas, de 1988 y En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005 ), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos "el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella." La respuesta que hemos dado a esta cuestión atiende a la necesaria protección registral de las marcas "intermedias" cuando su ámbito aplicativo es diferente del de las marcas primitivas (circunstancia que posibilitó el registro de aquéllas) pero coincide con el de las nuevas marcas aspirantes. Hemos afirmado que no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las "marcas primitivas" en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo: permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias que hayan accedido al registro. Las nuevas marcas que sobre la base de las "primitivas" pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas "intermedias" en relación con los productos que identifican. Si, como aquí ocurre, la marca intermedia número "Torre Vilana" protegía servicios hospitalarios, simplemente no podrá admitirse el registro de una nueva marca "Torre Vilana" (esto es, idéntica en su denominación) también para servicios hospitalarios. La preexistencia de la marca primitiva no le permite ampliar sus efectos hasta este punto. Séptimo.- Estimado el motivo de casación, debemos resolver conforme dispone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional dentro de los términos en los que el debate aparece planteado. Como ya hemos anticipado, la comparación entre la marca aspirante "Torre Vilana" número y la marca prioritaria "Torre Vilana" número revela tanto su identidad denominativa como la identidad de los servicios protegidos por ambas. A partir de esta premisa, y superada la objeción que hemos tratado en los fundamentos jurídicos precedentes, es aplicable la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, tal como acertadamente resolvió la Oficina Española de Patentes y Marcas. Procede, pues, tras la casación de la sentencia, la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley Jurisdiccional, no ha lugar a imponer las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en casación. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 4

5 FALLAMOS Primero.- Ha lugar al recurso de casación número 4239/2007 interpuesto por "New Teknon S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de junio de 2007 en el recurso contencioso-administrativo número 65 de 2005, sentencia que casamos. Segundo.- Desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 65/2005 interpuesto por "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de octubre de 2004 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de 17 de noviembre de 2003 y ratificó la denegación del registro de la marca nacional número "Torre Vilana" para servicios de la clase 44 del Nomenclátor internacional. Tercero.- No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico. 5