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1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 9570/2003 Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente: OSCAR GONZALEZ GONZALEZ Tipo de Resolución: Sentencia Resumen: Denegación inscripción marca, con gráfico, nº "CITREX". Se opone marca nacional nº "CITREX". Recurrente: Entidad CITREX, INC. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintiuno de Junio de dos mil seis. En el recurso de casación nº 9570/2003, interpuesto por la Entidad CITREX, INC., representada por el Procurador Don Javier Ungria López, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1270/2003 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de julio de 2003, recaída en el recurso nº 917/1999, sobre denegación de inscripción de la marca, con gráfico, nº "CITREX"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida del Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad CITREX, INC., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de febrero de 1999, que desestimó el recurso interpuesto contra otra de 5 de octubre de 1998, que denegó la inscripción de la marca nº , con gráfico, para designar productos de la clase 5ª del Nomenclátor internacional. Razonó el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que: <<"... resulta que entre la marca solicitada y la oponente existe identidad denominativa y de ámbito de aplicación, pretendiendo ambas distinguir productos de la misma clase del Nomenclátor Internacional, por lo que concurre la prohibición de registro del art. 12.1º de la Ley 32/1988. [...] El recurrente fundamenta el recurso, en primer lugar, alegando que la marca nº , que causó la denegación de la solicitada, no llegó a consolidar su registro quedando definitivamente denegada en fecha 12 de agosto de 1999, con lo que no supone ningún obstáculo para el registro de la marca solicitada. Del procedimiento resulta, efectivamente, que la marca obstaculizante, que había sido inicialmente concedida, fue denegada por vía de recurso en fecha 12 de agosto de 1999, de donde resulta que, cuando en fecha 25 de febrero de 1999, es denegada la solicitada, la oponente estaba inscrita y vigente y debía de ser tenida en cuenta para valorar la posibilidad de acceso al Registro de signos posteriores, como así fue, siendo por tanto conforme a derecho la Resolución impugnada de 25 de febrero de Pretender como pretende la recurrente, que una circunstancia posterior sea tenida en cuenta en el momento presente, se entiende vulnera la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, que en supuestos similares niega que una circunstancia sobrevenida, concretamente la caducidad de la marca, que obstaculizaba por su similitud la inscripción registral, deba ser tenida en cuenta a los efectos de anular las resoluciones administrativas que denegaron la inscripción, dada la naturaleza esencialmente revisora de esta jurisdicción que no permite al Tribunal a quo ir más allá en su función revisora, de comprobar la corrección legal de las resoluciones 1

2 administrativas impugnadas, con arreglo a la situación fáctica existente en el momento en que las mismas se produjeron. Máxime teniendo en cuenta que la denegación de inscripción nunca tiene un efecto preclusivo, irreversible, sino que siempre deja abierta la posibilidad de una nueva decisión, ante una circunstancia sobrevenida que altera la situación fáctica en que aquélla se produjo; sin que ello signifique que la anterior resolución denegatoria no estuviera ajustada a derecho. A lo que debe de añadirse que tener en cuenta la circunstancia sobrevenida alegada por la parte implicaría otorgar a la marca aspirante una prioridad antijurídica y potencialmente dañosa del derecho de terceros: a) Antijurídica, porque ningún efecto favorable debe seguirse para la solicitud de inscripción si ésta, en el momento en que se pide, es contraria al ordenamiento jurídico. b) Potencialmente dañosa de quienes, por haber respetado los derechos de propiedad industrial publicados por el registro, acomodando plenamente su conducta a lo requerido por el ordenamiento jurídico, se hubieran abstenido de solicitar a su favor el signo distintivo mientras perviviera la eficacia jurídica del registro de otro incompatible ( Sentencias Tribunal Supremo 23 de noviembre de 1996, 11 de marzo de 1997 y 10 de marzo de 2000 entre otras). Siendo lo procedente, en consecuencia, que la recurrente hubiera vuelto a solicitar del Registro la concesión de la marca desaparecido el obstáculo que había supuesto la oponente. [...] Como segundo argumento fundamentador del recurso se alega que el registro de la marca solicitada no podía ser impedido por la marca nº , aunque hubiera estado vigente, porque la recurrente ya era titular con anterioridad de la marca , "CITREX", denominativa, concedida para la clase 31 del Nomenclátor, que debe de considerarse prioritaria a la oponente y fundamenta la posibilidad de inscripción de la marca nº denegada. Tal tesis tampoco puede ser aceptada, siendo doctrina reiterada del Tribunal Supremo (entre otras Sentencias de 20 de marzo de 2000, 29 de noviembre de 2.000, 14 de diciembre de 2000, 20 de julio de 2001, 18 de abril de 2002, 6 de mayo de 2002 y 29 de enero de 2003 ) que tal alegación no guarda relación con el principio de prioridad, pues nos encontramos en presencia de dos marcas diferentes, siendo una denominativa y la otra gráfica, aunque sean iguales denominativamente, estando la denominativa concedida para productos de distinta clase del Nomenclátor, donde la doctrina aplicable es que todo expediente de marca está vinculado a una determinada clase de productos y su extensión a otras clases conlleva la tramitación de otros expedientes administrativos autónomos e independientes al primero, de lo cual se deriva que la titularidad de un expediente de marca, para una determinada clase, no confiere a su propietario un derecho preferente y absoluto frente a terceros, lo que no permite la extensión del signo a otras clases del Nomenclátor en cualquier tiempo posterior, porque si este confluye con la marca de un tercero, este siempre puede invocar la prohibición del art. 12 de la Ley de Marcas y ello es así porque de lo contrario bastaría registrar una marca para un producto cualquiera para entenderlo extendido a todas las clases del Nomenclátor, sin necesidad de nuevos expedientes contradictorios, dado que nadie podría oponerse a la nueva petición de una marca ya registrada">>. SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de octubre de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente (CITREX, INC.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 9 de diciembre de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación: 1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia omisiva: el Tribunal de instancia no ha acomodado su sentencia al contenido de los arts y 67.1 de la misma Ley Jurisdiccional, así como a las exigencias que al mismo respecto vienen establecidas en el art. 218 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. 2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción, por aplicación indebida al caso presente y derivada de una interpretación errónea, la doctrina jurisprudencial que este Tribunal tiene establecida sólo para marcas obstaculizantes que hubieren incurrido en caducidad y de la jurisprudencia aplicable. 3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del principio de prioridad registral y la jurisprudencia promulgada en esta materia de propiedad industrial. Terminando por suplicar dicte sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman 2

3 los motivos de casación en él aducidos; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letras c) y d) del artículo 95.2 de la Ley Jurisdiccional, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que la recurrente realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que no fueron conforme a derecho las resoluciones de 5 de octubre de 1998 y 25 de febrero de 1999, que declararon que debían denegar el registro solicitado para la marca número , y se declare igualmente que tampoco se ha acomodado a derecho el fallo del recurso contencioso administrativo del que trae causa este recurso de casación, que ha confirmado dichas resoluciones y, por ende, la denegación de inscripción de la marca en cuestión; y en razón de lo anterior, ordene se inscriba en aquella Oficina registral la concesión del registro de la referida marca número CITREX INC. y gráfico". CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 25 de mayo de 2005, la Sala acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 30 de junio de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2005, en los que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente. QUINTO.- Por providencia de fecha 13 de febrero de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de junio siguiente, en que tuvo lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca CITREX INC (gráfica) nº de la clase 5 para "fungicidas, bactericidas y viricidas. Desinfectantes", por existir con la marca opuesta nº CITREX (gráfico), también de la clase 5º, para "productos alimenticios de tipo medicinal" una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las área comerciales en las cuales despliegan sus efectos. Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra esta resolución, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria con base en las siguientes consideraciones: a) la existencia entre la marca solicitada y la oponente identidad denominativa y de ámbito de aplicación; b) el hecho de que la marca oponente hubiese sido denegada en vía de recurso en fecha 12 de agosto de 1999, no impide que en la fecha anterior de 25 de febrero de 1999 en que se deniega la solicitada, estuviera aquella inscrita y vigente; c) conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo las circunstancias sobrevenidas no pueden ser tendidas en cuenta a los efectos de anular las resoluciones administrativas que denegaron la inscripción; y d) la titularidad que tiene la recurrente de una marca anterior denominativa (nº ) para la clase 31, no le atribuye prioridad, pues se trata de una marca diferente, denominativa, y concedida para productos de distinta clase del Nomenclátor Frente a esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes. SEGUNDO.- El primer motivo de casación que se funda en quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al incurrir la recurrida en incongruencia debe estimarse. En efecto, en el escrito de demanda se suscita como una de las cuestiones fundamentales del recurso, la disparidad de los campos aplicativos entre las marcas enfrentadas, la solicitada para "fungicidas, bactericidas y viricidas. Desinfectantes", y la oponente para "productos alimenticios de tipo medicinal". Esta cuestión no es resuelta en la sentencia que se limita a reseñar en su fundamento jurídico tercero que "existe identidad...de ámbito de aplicación, pretendiendo ambas distinguir productos de la misma clase del Nomenclátor Internacional", cuando en la demanda se expresa "...Si hubieran hecho esto último, habrían comprobado que el producto alimenticio de la marca obstaculizante, aunque sea de tipo medicinal, no tiene nada similar, ni por naturaleza o por finalidad aplicativa, con los desinfectantes, y, desde luego, menor comparación es posible, por los mismos conceptos, entre un producto alimenticio de tipo medicinal y los fungicidas, los bactericidas o los viricidas, que son elementos químicos destructores". No cabe duda que se ha producido la incongruencia que se denuncia, ya que el artículo 67 de la Ley Jurisdiccional exige que las sentencias decidan todas las cuestiones controvertidas en el proceso, y esta 3

4 que examinamos es de importancia capital, pues, como veremos más adelante, la identidad entre ámbitos aplicativos no se da por el solo hecho de encontrarse los productos en la misma clase del Nomenclátor sino que es preciso examinar en particular el destino de ellos, sus vías de comercialización y otras circunstancias que pueden impedir la confusión. TERCERO.- El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado. En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas. En el caso presente es indudable que, aunque los campos aplicativos sean iguales -clase 5ª-, sin embargo, los productos que amparan las marcas enfrentadas son bien diferentes, ya que no existe ninguna relación entre "fungicidas y desinfectantes", y "productos alimenticios de tipo medicinal", siendo distantes sus canales de comercialización, pero aún en el caso de contacto entre éstos la profesionalidad de los comerciantes en su expedición hacen difícil cualquier tipo de confusión. Tiene, por tanto, plena aplicación el principio de especialidad, y al no existir semejanza entre los productos de ambas marcas procede la estimación del recurso. CUARTO.- No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art de la Ley Jurisdiccional. En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY, FALLAMOS Centro de Documentación Judicial Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 9570/2003, interpuesto por la Entidad CITREX, INC., contra la sentencia nº 1270/2003 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de julio de 2003, recaída en el recurso nº 917/1999, revocamos dicha sentencia y estimamos el recurso contencioso-administrativo, declarando el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca solicitada; sin costas en la primera instancia y cada una las suyas en casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. 4

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