Nº de Recurso: 3712/2015. ROJ: STS 3378/2016 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Juez Ponente: Diego Córdoba Castroverde

Transcripción

1 Nº de Recurso: 3712/2015. ROJ: STS 3378/2016 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Juez Ponente: Diego Córdoba Castroverde SENTENCIA En Madrid, a 6 de julio de 2016 Esta Sala ha visto el presente recurso de casación con el número 8/3712/2015 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Rodríguez en nombre y representación de la mercantil "Sociedad Anónima Damm" contra sentencia de fecha 7 de octubre de 2015 dictada en el recurso Contencioso-administrativo nº 1/2014 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha sido parte demandada la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Diego Cordoba Castroverde ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor: <<FALLAMOS.- DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Imponiendo al recurrente las costas causadas, en la suma fijada en el último fundamento jurídico>>. SEGUNDO.-Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de DAMM, presentó escrito ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia preparando el recurso de casación contra la misma. Por diligencia de ordenación se tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo. TERCERO.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, el representante legal de la "SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM" (en adelante "DAMM") interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de octubre de 2015 (rec. 1/2014 ) por la que se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de noviembre de 2013 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de 16 de mayo de 2013 que concedió el registro de la marca "INEDIT DISCOTECA" en la clase 41. El recurso se funda en los siguientes motivos de casación: 1º El primer motivo, formulado al amparo del art d) de la LJ, denuncia la infracción del art. 6.1.b) de la Ley 17/2011 de Marcas. La sentencia de instancia, en el fundamento jurídico tercero, considera que no puede haber confusión "ya que la ley de marcas exige que ambos signos sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos". A su juicio, el Tribunal yerra al exigir, para apreciar el riesgo de confusión, que los signos distintivos en conflicto sean idénticos, dado que las marcas enfrentadas no tienen por qué ser idénticas para que opere la prohibición de registro sino que basta que sean similares y para productos similares. 1

2 Las marcas "INEDIT" e "INEDIT DISCOTECA" guardan similitudes ya que comparten el término dominante y distintivo (INEDIT) lo que unido a la conexión o complementariedad aplicativa entre la cerveza y la discoteca genera un evidente riesgo de confusión en el público consumidor. 2º El segundo motivo, planteado al amparo del art d) de la LJ, denuncia la infracción del art. 8 de la Ley 17/2001 de Marcas. A juicio de la parte recurrente la sentencia de instancia ignora la ruptura del principio de especialidad contenido en el art. 8 de la Ley 17/2001. Y ello porque aplica erróneamente el concepto de notoriedad, cuya característica genuina para la protección exorbitante conferida a las marcas notorias consiste en protegerlas frente a otros signos "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos" por ellas. Sin embargo, la sentencia declara exactamente lo contrario, a saber, que no procede proteger las marcas prioritarias de DAMM por concurrir una inexistencia de identidad aplicativa, cuando la protección del art. 8 de la Ley de Marcas consiste precisamente en romper el principio de especialidad, extendiendo la protección a productos diferentes a aquellos para los que la marca notoria ha sido registrada. CUARTO.-Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días, formalizara escrito de oposición, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación y suplicando a la Sala: << [...] dicte Sentencia desestimándolo, por ser conforme a Derecho la resolución judicial impugnada, con imposición de costas a la contraparte>>. QUINTO.-Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 28 de junio de 2016, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El representante legal de la "SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM" (en adelante "DAMM") interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de octubre de 2015 (rec. 1/2014 ) por la que se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de noviembre de 2013 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de 16 de mayo de 2013 que concedió el registro de la marca "INEDIT DISCOTECA" en la clase 41. La resolución administrativa dictada por la Oficina de Patentes y Marcas concedió la inscripción de la marca "INEDIT DISCOTECA", mixta, para la clase 41. Considera que si bien entre ambas marcas existe una evidente identidad fonético-denominativa en el elemento dominante (INEDIT) existen diferencias de configuración gráfica y en los respectivos campos aplicativos, la marca solicitante pretende inscribirla en la clase 41 para "discoteca" y la marca opuesta está registrada en la clase 32 para "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas (...)" por lo que no aprecia riesgo de confusión (asociación) para los consumidores, añadiendo que <<sin que resulte suficientemente acreditada la alegada notoriedad del signo oponente>>. La sentencia impugnada, tras resumir los criterios a utilizar en la confrontación de marcas y optar por una comparación desde una perspectiva global, entiende que "en el presente supuesto, entre las marcas en conflicto no puede haber confusión ya que la Ley de Marcas exige que ambos signos sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos". Añadiendo que <<En su caso la notoriedad alegada en el sector cervecero no puede impedir el registro de un signo que no ampara cervezas sino un servicio de discoteca, es decir distingue servicios dispares>>. Por ello, la sala estima que la resolución administrativa recurrida es conforme a derecho, procede la inscripción de la marca solicitante y desestima el recurso contencioso-administrativo. 2

3 SEGUNDO.-Sobre la pretendida vulneración del art. 6.1.b) de la Ley 17/2011 de Marcas. Tal y como hemos señalado, la sentencia de instancia considera que no existe riesgo de confusión entre la marca solicitante y la prioritaria opuesta argumentando que la "la ley de marcas exige que ambos signos sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos". Frente a ello, la parte recurrente entiende que la sentencia infringe el art. 6.1.b) de la Ley 17/2011 de Marcas, por cuanto yerra al exigir, para apreciar el riesgo de confusión, que los signos distintivos en conflicto sean idénticos, dado que las marcas enfrentadas no tienen por qué ser idénticas para que opere la prohibición de registro sino que basta que sean similares y para productos similares. Tiene razón la parte recurrente, pues el art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 dispone que <<1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior>>. De modo que si bien se puede denegar la inscripción de una marca cuando exista identidad con una marca anterior, en el apartado b) también permite el cierre del registro en los supuestos en los que las marcas y los productos o servicios que designen sean "similares" cuando exista riesgo de confusión o asociación. Es por ello que el recurso ha de ser estimado en este extremo, pues se produjo una incorrecta interpretación y aplicación del art. 6 de la Ley 17/2011. TERCERO. Sobre el principio de especialidad de la marcas notorias. El segundo motivo, planteado al amparo del art d) de la LJ, denuncia la infracción del art. 8 de la Ley 17/2001 de Marcas, pues, a juicio de la parte recurrente, la sentencia de instancia ignora la ruptura del principio de especialidad contenido en el art. 8 de la Ley 17/2001. La sentencia refuerza su fundamentación afirmando, por lo que respecta a la invocada notoriedad de la marca, que "En su caso la notoriedad alegada en el sector cervecero no puede impedir el registro de un signo que no ampara cervezas sino un servicio de discoteca, es decir distingue servicios dispares". También tiene razón la parte recurrente en este punto. El artículo 8.1 de la Ley 17/2001 dispone que <<1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores>>. En definitiva, conforme a esta previsión legal las marcas notorias o renombradas prioritarias gozarán de una protección reforzada frente a las marcas similares que pretendan acceder al registro aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por las primeras. De modo que, en el caso de entenderse que nos encontramos ante una marca notoria o renombrada, no puede fundarse la compatibilidad de la marca solicitante con una marca notoria prioritaria, tal y como afirma la sentencia de instancia, la circunstancia de que los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que amparen ambas no resulten coincidentes. La STS, de 21 de julio de 2015 (Recurso: 3082/2013) afirma en tal sentido que << Ciertamente la notoriedad de las marcas que ostentan tal carácter supone en el designio del legislador una protección 3

4 reforzada en dos aspectos, a los cuales se refiere la parte recurrente en su motivo. Por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas, tal como se recoge expresamente en el propio artículo 8 que se invoca>>. Procede, por tanto, estimar también este motivo de casación, al entenderse que la sentencia de instancia ha realizado una interpretación y aplicación errónea del art. 8 de la Ley 17/2011. CUARTO.-La estimación de ambos motivos de casación obliga, en una aplicación conjunta del art apartados c) y d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a resolver sobre este extremo en los precisos términos en que había sido planteado el debate en la instancia y en casación. La empresa recurrente, en contra del parecer manifestado en las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, entiende que debe denegarse el acceso registral de la marca solicitante "INEDIT DISCOTECA" (mixta) para la clase 41 "discoteca" por resultar incompatible con las marcas prioritarias "INEDIT" opuestas algunas denominativas y otras mixtas para la clase 32 "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas (...)". Y ello en base a dos argumentos: Por un lado, al entender que las marcas enfrentadas guardan similitudes ya que comparten el término dominante y distintivo "INEDIT" lo que unido a la conexión o complementariedad aplicativa entre la cerveza y la discoteca genera un evidente riesgo de confusión en el público consumidor. Y en segundo lugar, por entender que la marca "INEDIT" es una marca notoria, resultando, por tanto, irrelevante que los ámbitos aplicativos sean diferentes. Por lo que respecta a la semejanza de las marcas enfrentadas, el Tribunal Supremo ha señalado en sus sentencias de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 que << a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos>>. En el supuesto que nos ocupa, no existe identidad y tampoco una semejanza capaz de impedir el acceso de la marca solicitante, pues si bien existe una parcial coincidencia en uno de los vocablos utilizados ("Inedit") tanto desde un punto de vista fonético, al añadirse un segundo vocablo diferenciador ("Discoteca"), como desde un punto de vista gráfico, existen diferencias que alejan el riesgo de confusión en el público, tal y como exige el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas. Tampoco se aprecia una coincidencia en los ámbitos aplicativos de la marca solicitante (discoteca) frente a la oponente (cerveza y refrescos), una se trata de un servicio y la otra de productos, el hecho de que tales bebidas puedan ser vendidas en dichos locales de esparcimiento no permite entender que nos encontremos ante ámbitos aplicativos coincidentes o complementarios en los que el consumidor asocie el local con una denominación tan solo parcialmente coincidente con uno de los productos que en él se venden, máxime cuando no se ha considerado acreditado ni en vía administrativa ni en primera instancia, el carácter notorio de la marca inscrita, siendo insuficiente a tales efectos unos recortes de periódico en el consta dicha marca de cerveza o el hecho de haber sido premiada en algunos certámenes. Sin olvidar, tal y como ha señalado este Tribunal en su sentencia de 21 de julio de 2015 (Recurso: 3082/2013), que <<una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que 4

5 no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección>>, sin que en este caso se aprecie la semejanza y el riesgo de confusión aludido. QUINTO.- Costas. Procede, por todo lo expuesto, la estimación del recurso de casación sin que se aprecien circunstancias que justifiquen la condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJ. FALLO Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por el representante legal de la "SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM" contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de octubre de 2015 (rec. 1/2014) que se casa y anula. SEGUNDO.- Que debemos desestimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la "SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de mayo de 2013 y 29 de noviembre de 2013 por las que concedió el registro de la marca "INEDIT DISCOTECA" en la clase 41. TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni sobre las devengadas en la instancia. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma. Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito 5