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Transcripción

1 Roj: STS 1761/2010 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 2245/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x PROPIEDAD INDUSTRIAL x x NOMBRE COMERCIAL x x SIGNOS DISTINTIVOS x Resumen: Propiedad Industrial. Nombre comercial. Distintividad. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a nueve de Abril de dos mil diez. VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de Casación número 2245/2009, interpuesto por INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA, representada por el Procurador D. Oscar García Cortes, contra la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2008, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 194/06. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACION DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La mercantil INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA. interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 194/06 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de abril de 2005, confirmado en alzada el 21 de noviembre de 2005, que denegó la inscripción del nombre comercial número , "PUBLICACIONES GRATUITAS EJEMPLARES DISTRIBUIBLES", para distinguir servicios de la clase 35 y 38 del Nomenclátor Internacional. SEGUNDO.- En su escrito de demanda de 29 de diciembre de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que estimando el presente Recurso, se declare nula y sin efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de abril de 2005 publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de junio de 2005, por la que se denegó el nombre comercial nº "PUBLICACIONES GRATUITAS EJEMPLARES DISTRIBUIBLES" en clases 35 y 38 del Nomenclátor y contra la resolución del mismo Organismo de fecha 21 de noviembre de 2005 publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de enero de 2006 por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto por mi representada contra la anterior, dictando otra resolución por la que se conceda definitivamente el citado nombre comercial. " TERCERO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito de 20 de febrero de 2107, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dicte sentencia " desestimatoria del recurso presente." CUARTO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal 1

2 Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 11 de diciembre de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil Información y Control de Publicaciones SA, representado por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de noviembre de 2005 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 29 de abril de 2005." QUINTO.- Con fecha 21 de mayo de 2009 INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA, interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2245/09 contra la citada sentencia, al amparo de los motivos siguientes: Primero: Al amparo del artículo 88.1.c) LRJCA, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia omisiva, considerándose infringidos los arts y 67.1 de la LRJCA y el art. 218 de la LEC porque a juicio de la recurrente, la sentencia de instancia no se ha pronunciado sobre una de sus alegaciones acerca de que se hubieran registrado con anterioridad marcas y nombres comerciales con denominaciones de estructura similar al de autos. Segundo: Al amparo del artículo 88.1.c) LRJCA, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular del art. 218 de la LEC, por falta de motivación. Se considera insuficientemente motivado el fallo al confirmar la decisión administrativa que consideró que el signo solicitado, "PUBLICACIONES GRATUITAS EJEMPLARES DISTRIBUIBLES" incurre en la prohibición prevista en el art. 5.1.c) de la Ley de Marcas, con lo que se le ocasiona indefensión al no poder rebatir los argumentos de la instancia. Tercero: Al amparo del artículo 88.1.c) LRJCA, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por falta de motivación, por considerar la recurrente insuficientemente justificada la inaplicación al caso de la excepción prevista en el art. 5.3 de la Ley de Marcas. Se cita Jurisprudencia de la Sala III del TS sobre la exigencia de motivación de las sentencias judiciales, así como del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de fundamentar y motivar las sentencias. Cuarto: Al amparo del artículo 88.1.d) LRJCA, por infracción del artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de los preceptos concordantes, así como de la jurisprudencia correspondiente en aplicación de estos preceptos En opinión de la recurrente, la Oficina Española de Patentes y Marcas no justificó en vía administrativa ni judicial que el nombre comercial "PUBLICACIONES GRATUITAS EJEMPLARES DISTRIBUIBLES" es descriptivo de los servicios que pretende distinguir, como tampoco su utilización generalizada o por terceros, afirmando que por el contrario, la solicitante es el único organismo que controla la difusión de periódicos y revistas gratuitos, y pretende proteger los servicios reivindicados en relación con esa función, mediante el nombre solicitado. Cita al efecto diversas sentencias del Tribunal Supremo sobre la prohibición de las denominaciones genéricas o descriptivas. Terminando por suplicar, se " dicte sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en él aducidos; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", de declare que procede la revocación del fallo de la sentencia recurrida de fecha 11 de diciembre de 2008 y, constituyéndose en Tribunal de instancia declare nulas por su no conformidad a Derecho las resoluciones de fechas 29 de abril de 2005 y 21 de noviembre de 2005 que había emitido la Oficina Española de Patentes y Marcas para denegar la inscripción del nombre comercial solicitado nº "PUBLICACIONES GRATUITAS EJEMPLARES DISTRIBUIBLES", declarando que es procedente se decida definitivamente la concesión del registro solicitado en el expediente de autos para este nombre comercial ". Por otrosí, no encuentra necesaria la celebración de vista. SEXTO.- El Abogado del Estado formuló escrito de oposición al recurso con fecha 6 de octubre de 2009 y suplicó su desestimación con costas. SÉPTIMO.- Por providencia de 4 de febrero de 2010, se nombro Magistrad Ponente a la Excma.Sra.DªMaria Isabel Perelló Doménech y se señaló para su votación y fallo el día 7 de abril de 2010, fecha en que ha tenido lugar. Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala 2

3 FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 11 de diciembre de 2008, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 29 de abril de 2005 y 21 de noviembre de 2005, en cuya virtud fue denegada la inscripción del nombre comercial número , "PUBLICACIONES GRATUITAS EJEMPLARES DISTRIBUIBLES", para distinguir servicios de la clases 35 y 38 del Nomenclátor Internacional, en concreto "Servicios de publicidad; servicios de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina; servicios de organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de consultas en materia de publicidad; información en materia de difusión de anuncios publicitarios; estudios de mercado; estudio y análisis de datos estadísticos; servicios de venta al por menor en comercios; servicios de venta al detalle a través de redes mundiales de informática" en clase 35; y, en clase 38 "servicios de telecomunicaciones; servicios de comunicaciones a través de redes informáticas y consultas e informaciones en materia de comunicación; servicios de información en materia de accesos a redes de informáticas mundiales; servicios de información en materia de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); agencias de información (noticias); agencias de prensa; información en materia de comunicaciones por terminales de ordenador; información en materia de transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador; información y consultas en materia de comunicaciones por medios electrónicos." SEGUNDO.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo y declaró la conformidad a derecho de la inscripción efectuada fueron las siguientes: «El artículo 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de Diciembre, de Marcas, en su apartado c) prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio. La prohibición descrita, como habremos de convenir, está finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos signos o indicaciones para la designación, publicidad, etiquetaje o descripción de sus productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o necesarios y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de una generalidad. En el caso concreto la denominación escogida como nombre comercial está exclusivamente integrada por términos genéricos, sin que la combinación de varios de ellos le otorgue la distintividad exigida por el apartado 2 del artículo 5 de la Ley. Asimismo debe considerarse que la denominación es claramente descriptiva, lo que incurre asimismo en otra prohibición absoluta (artículo 5.1.c de la Ley de Marcas ); dicha prohibición no es incompatible con la posibilidad de que el nombre comercial aluda al objeto de la actividad empresarial, pues es perfectamente concebible un nombre comercial alusivo a la actividad empresarial afectada y que no pueda calificarse como denominación genérica pero ello no sucede en autos. Por otro lado, el artículo 8.2 de la Ley de Marcas señala que marca y nombre comercial notorios son "los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial". En estos casos, la protección otorgada a dicha marca o nombre comercial notorio "alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferentes cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados". Y, el artículo 8.3 considera marca o nombre comercial renombrados cuando los mismos sean conocidos por el público en general. En este caso la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Pues bien, la actora no ha demostrado ninguna de las anteriores características, sino sólo las inversiones publicitarias realizadas en algunos medios, pero en ningún caso el grado de conocimiento de la entidad actora en el sector de los servicios soliictados, motivo por el cual no resulta aplicable la alegación de la recurrente, máxime cuando el artículo 8 de la Ley de Marcas se refiere exclusivamente a las marcas y nombres comerciales registrados, sin extender la protección a las meras denominaciones sociales.» 3

4 TERCERO.- "INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A." plantea cuatro motivos de casación. En los tres primeros motivos de casación se imputa a la Sala de instancia la incongruencia omisiva de la sentencia, el incumplimiento de los requisitos de motivación y fundamentación de la misma, vulnerando por ello el derecho a la tutela judicial efectiva y causando indefensión a la recurrente. Estos motivos no pueden prosperar porque no se advierte en la sentencia impugnada, ni incongruencia omisiva ni la falta de motivación que se denuncian, por cuanto en los fundamentos de derecho se exponen los elementos de juicio y los razonamientos jurídicos que sustentan el fallo desestimatorio y que dan cumplida respuesta a las cuestiones suscitadas por la recurrente. En efecto, en la sentencia se pone de manifiesto que el tribunal de instancia ha analizado en su fundamento de derecho segundo los servicios que pretende proteger el nombre aspirante, los razonamientos jurídicos de la resolución del recurso de alzada en el fundamento tercero y, finalmente, en el cuarto, razona de forma escueta, pero suficientemente, que la denominación solicitada está " exclusivamente integrada por términos genéricos ", valoración que justifica lacónicamente, las razones por las que considera aplicable el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas. Asimismo la sala de instancia considera explícitamente la razón por la que no es aplicable al caso la excepción que contiene la Ley de Marcas en el artículo 5.3 de la ley -aplicable a los nombres comerciales por la remisión del artículo 87.3 del mismo cuerpo legal-, al declarar que " sin que la combinación de varios de ellos (términos) le otorgue la distintividad exigida...por la Ley ". Apreciación esta breve y concisa, pero que resulta acertada porque, en efecto, la condición que exige el precepto para poder ser aplicable la excepción legal, es que la conjunción de los términos tenga " la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley " y esa valoración - sobre la distintividad del conjunto- también se revela que ha sido efectuada por el Tribunal de instancia. Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el requisito de congruencia exigido por el artículo 67 de la Ley Jurisdiccional y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no existe una respuesta pormenorizada a todos los argumentos vertidos por las partes en sus escritos, bastando que de los razonamientos usados por el órgano judicial, pueda deducirse, aunque sea tácitamente, cual ha sido el hilo conductor que lo ha llevado al fallo. En el supuesto analizado, ciertamente la sentencia no se pronuncia sobre los antecedentes que a juicio de la demandante presentan una estructura similar al del nombre comercial solicitado, pero es reiterada la jurisprudencia de esta Sala, que sostiene que en materia de signos distintivos, cada caso ha de ser tratado autónomamente, con arreglo a las circunstancias concretas que en él confluyan, por lo que resultan irrelevantes, las valoraciones de otros antecedentes administrativos. Por todo ello, se considera que no es acogible ninguno de los motivos formulados al amparo del artículo 88.1 c) de la ley jurisdiccional. CUARTO.- En el cuarto motivo de casación, la recurrente plantea la no aplicabilidad de la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001 de marcas, y la vulneración de la jurisprudencia aplicable de normas similares y sostiene que "PUBLICACIONES GRATUITAS EJEMPLARES DISTRIBUIBLES" es una denominación única, correspondiente al único organismo que controla la difusión de periódicos y revistas gratuitos, y cuya distintividad no puede ponerse en duda por ese solo hecho, añadiendo que el carácter descriptivo sólo puede inferirse en relación con el ámbito aplicativo del signo de que se trate. Razona la no aplicabilidad de la prohibición citada porque el nombre en cuestión " es una sucesión inconexa de vocablos de cuya combinación no se saca ningún concepto global " ni " forman una frase completa que el público utilice en una conversación normal ", afirmando que por el contrario, " tiene, en su globalidad, propia sustantividad y carga expresiva ". Este motivo tampoco puede ser acogido. Venimos diciendo que no basta para el éxito del recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el Tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. En materia de marcas no podemos sustituir en casación los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y registrabilidad se hayan efectuado en la instancia, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto. En el caso de autos la Sala de instancia, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente, ha apreciado la falta de distintividad del conjunto solicitado, de modo que no resultaba aplicable ni la excepción del artículo 5.3 de la ley de marcas, ni la distintividad adquirida por el uso a la que sí se refiere y estudia como se desprende del contenido del fundamento trascrito. Hemos de resaltar que la valoración de los signos ha de realizarse teniendo presente la percepción del usuario medio, destinatario de los servicios reivindicados, entre los que destacamos a efectos de la argumentación jurídica del nombre comercial "PUBLICACIONES GRATUITAS EJEMPLARES DISTRIBUIBLES", los de publicidad, consultoría en materia de publicidad e información sobre difusión de 4

5 anuncios, estudios de mercado y análisis de datos estadísticos, telecomunicaciones, informaciones en materia de comunicación y de anuncios, agencias de información y de prensa, y consultas en comunicaciones. Pero si bien desde un punto de vista argumentativo, puede admitirse que la denominación solicitada como nombre comercial no constituye la designación oficial de los servicios reivindicados, no es menos cierto que en su conjunto no se percibe como un signo distintivo que distinga y diferencie los servicios de la entidad solicitante, "INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A.", de los de sus posibles competidoras del sector. Por ello no es admisible jurídicamente la distintividad de un conjunto de términos descriptivos y necesarios para el sector de la información, publicidad y control de comunicaciones, con el argumento de que su yuxtaposición carece de sentido, o como literalmente sostiene la recurrente " de su combinación no se saca ningún concepto global ". Es necesario que el destinatario del signo lo perciba como tal, y no como una sucesión de términos informativos inconexos, debiendo añadirse que no puede obtenerse un derecho de exclusiva sobre una sucesión de términos no registrables individualmente, si el conjunto no resulta distintivo, pues de otro modo se obtendría una ventaja frente a la competencia registrando denominaciones necesarias, pero dispuestas sin un sentido aparente, obteniendo un monopolio al abrigo de la carencia de coherencia del conjunto denominativo pretendido, lo cual es inadmisible. Tampoco es acogible la alegación formulada en relación con la jurisprudencia aplicable de normas similares, en primer lugar porque como ya apunta la propia recurrente, se trata de sentencias dictadas durante la vigencia de leyes anteriores a la aplicable al caso presente, y porque como venimos sosteniendo el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, dado el casuismo imperante, que requiere el estudio pormenorizado de cada caso valorando todos los elementos que lo definen y que hacen muy difícil la existencia de una verdadera analogía entre signos distintivos. QUINTO.- El recurso debe ser desestimado pues ninguno de los motivos en que se basa demuestra las infracciones imputadas a la sentencia, y por el contrario la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta, pues, de modo correcto el artículo 5.1 c y 5.3 de la Ley 17/2001, de Marcas y no vulnera la jurisprudencia correspondiente al caso. Procede pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo de la Ley Jurisdiccional. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución, FALLAMOS PRIMERO.- No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A." contra la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2008 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 194/2006. SEGUNDO.- Imponemos las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. 5