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Transcripción

1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 9459/2004 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: OSCAR GONZALEZ GONZALEZ Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x MARCAS x x INCONGRUENCIA OMISIVA x x PROPIEDAD INDUSTRIAL x Resumen: Compatibilidad entre las marcas "SOFARAMA", pues la oponente, de igual denominación, se encuentra denegada. El Tribunal Supremo, tras rechazar la alegación de incongruencia de la sentencia de instancia, desestima el recurso de casación, pues admitida la identidad denominativa y aplicativa de las marcas en conflicto, tiene preferencia otra marca propiedad del titular de la marca objeto del recurso, pues la acción de nulidad entablada en su día contra la misma por la mercantil recurrente no prosperó, y la concesión de la marca ahora recurrida se ampara en dicha marca prioritaria. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil siete. En el recurso de casación nº 9459/2004, interpuesto por la Entidad SOFARAMA, S.L., representada por la Procuradora Doña Victoria Pérez-Mulet y Diez-Picazo, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1049/2004 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 14 de junio de 2004, recaída en el recurso nº 673/2002, sobre concesión de inscripción de la marca nº "SOFARAMA"; habiendo comparecido como parte recurrida Don Roberto, representado por el Procurador Don Óscar García Cortés, y asistido por letrado, y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad SOFARAMA, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de enero de 2002, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de diciembre de 2000, que concedió la inscripción de la marca nº "SOFARAMA", para designar productos de las clases 35ª del Nomenclátor internacional. SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de septiembre de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente (SOFARAMA, S.L.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 19 de octubre de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación: 1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por 1

2 quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por incongruencia omisiva de alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda, de acuerdo con el art. 208 de la LEC de fecha 17 de enero de ) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico (Arts. 12.1, 77 y 78 de la vigente Ley de Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre. Art. 8º del Convenio de París). 3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate (en concreto respecto de la identidad en el término característico, de la identidad existente entre los servicios designados, identidad aplicativa y riesgo de confusión). Terminando por suplicar dicte sentencia por la que se case y anule la Sentencia de instancia, declarando contrario a derecho el acuerdo de concesión de la marca nº "SOFARAMA", para distinguir producto encuadrados dentro de la clase 35ª del Nomenclátor Internacional. CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 29 de noviembre de 2004, se acordó dar traslado a la parte recurrente para que alegara lo que a su derecho convenga respecto de la posible inadmisión del recurso interesada por la parte recurrida, Don Roberto, en su escrito de personación, siendo evacuado el trámite conferido mediante escrito de fecha 4 de enero de 2005, en el que suplico a la Sala se dicte resolución por la que se acuerde la admisión del presente recurso de casación. QUINTO.- Por Auto de la Sala, de fecha 6 de noviembre de 2006, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 10 de enero de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y don Roberto ), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 30 de enero y 26 de febrero de 2007 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente. SEXTO.- Por providencia de fecha 7 de junio de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 26 de septiembre siguiente, en que tuvo lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO Centro de Documentación Judicial PRIMERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº SOFARAMA de la clase 35 para "servicios de venta al detall en comercios de muebles tapizados, sillones, sillas y sofás". La resolución se motivó en que: "como se ha señalado en la resolución de concesión, la marca oponente nº SOFARAMA, clase 20, se encuentra denegada por decisión de 5 de marzo de 1999, decisión confirmada por la Unidad de Recursos el 5 de noviembre de 1999 (BOPI 1 de enero de 2000), en base a la existencia del registro anterior SOFORAMA, clase 20, propiedad del titular de la marca objeto de estudio. De acuerdo con los arts. 56 y 57 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común los actos administrativos son ejecutivos, se presumen válidos y producen efectos desde que se dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa. Por ello el acto que dicta la denegación de la marca oponente nº SOFARAMA impide que esta pueda ser considerada como una marca anterior a efectos del mencionado artículo 12.1 ". Interpuesto recurso contencioso-administrativo es desestimado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con base en los siguientes razonamientos: <<"En nuestro caso, a la vista de las actuaciones y de los precedentes judiciales que existen en el proceso el recurso debe desestimarse, por los siguientes motivos: a) Efectivamente, el actor tenía solicitada la marca /4 "SOFARAMA" para distinguir muebles tapizados, sofás, sillones y tresillos, productos encuadrados en la clase 20 del Nomenclátor Internacional, pero se encuentra denegada por decisión de 5 de marzo de 1999, decisión confirmada por la Unidad de Recursos el 5 de noviembre de 1999 (BOPI 1 de enero de 2000), en base a la existencia del registro anterior SOFARAMA, clase 20, propiedad del titular de la marca objeto de estudio. La denegación fue objeto del recurso contencioso- administrativo 409/2000 que terminó por sentencia 734/2003 de desestimando la posición jurídica que mantenía la actora, por tanto, no le ampara ningún derecho 2

3 amparado por el Registro de la Propiedad Industrial. b) No se puede negar que la denominación "SOFARAMA" le corresponde a la denominación social de la actora, la mercantil SOFARAMA, S.L. constituida desde el e inscrita en el Registro Mercantil, pero la misma sentencia 734/2003 aborda este mismo problema y a pesar de ello desestimó el recurso, por coherencia, la Sala se remite a su anterior sentencia que consta en autos. c) La posible nulidad de la marca fue resuelta en vía civil (no consta su firmeza) en el juicio de menor cuantía 51/2001 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Madrid que terminó por sentencia de desestimando las pretensiones de nulidad de la marca que había planteado la empresa demandante.">>. Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes. En los mismos se realiza una crítica de la sentencia con argumentos dirigidos a combatirla, por lo que debe rechazarse la causa de inadmisión opuesta por la parte recurrida que la había formulado con base en que el escrito de interposición era reproducción de la demanda. SEGUNDO.- La entidad recurrente aduce en su primer motivo de casación quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, al haber omitido pronunciarse sobre cuestiones invocadas en la demanda como fundamento de la pretensión. El motivo debe rechazarse pues la incongruencia que se denuncia no se ha producido. a) Respecto de la alegación de la inscripción previa en el Registro Mercantil de Valencia de la denominación social SOFARAMA S.L. la sentencia, en su fundamento jurídico 4º b) lo examina, con remisión a una sentencia anterior que consta en autos dictada en un recurso entre las mismas partes que las que intervienen en el caso presente, y, aunque pueda ser esta una técnica defectuosa no llega al extremo de producir incongruencia, cuando los razonamientos usados en la sentencia a la que se remite son conocidos por los intervinientes en el proceso. b) En relación con la alegación de identidad absoluta entre las denominaciones, la sentencia lo admite en el último inciso del fundamento jurídico 3º, lo que le lleva a afirmar la imposibilidad de coexistencia de ambas marcas, y a examinar la preferencia de los derechos de cada uno de sus titulares. En el mismo inciso se refiere a la identidad de productos incluidos ambos en el sector del mueble, aunque se amparen en distinta clase del nomenclátor y llega a la misma conclusión que en el caso de identidad de denominaciones. c) En cuanto a la previa solicitud de la recurrente de la marca nº de la misma denominación y ámbito, el razonamiento contenido en el fundamento jurídico 4º a) lo resuelve en sentido negativo. d) Sobre la pendencia de un proceso civil sobre la nulidad de la marca se pronuncia la sentencia recurrida en su fundamento jurídico 4º c), en el que expresamente recoge que no consta su firmeza. Serán o no acertados los razonamientos empleados por la Sala de instancia, y esto se resolverá a continuación, pero lo que sin duda no puede achacársele es que no se haya referido a todos ellos, máxime cuando es ya reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, conforme a la cual el cumplimiento del requisito de congruencia no exige contestar pormenorizadamente todas las cuestiones planteadas por las partes, bastando que del razonamiento del Tribunal se deduzca expresa o tácitamente, cual ha sido el hilo conductor que le ha llevado a pronunciar su fallo. TERCERO.- Esta Sala en su sentencia de 24 de mayo de 2007 ha resuelto las cuestiones planteadas por las partes en recurso en que se discutía la compatibilidad de las mismas denominaciones, con los mismos antecedentes que en el presente caso, y con las únicas variantes de que en la misma se trataba de productos del sector del mueble, y en el que ahora se examina se trata de servicios del mismo sector, en relación con los indicados productos, y de que allí se pretendía la inscripción de la marca, que ahora sirve de oposición a la solicitada. La solución, por tanto debe ser la misma, con el sólo añadido de que admitida la identidad denominativa y aplicativa de las marcas en conflicto, queda por determinar exclusivamente cual de ellas tiene preferencia. En aquella sentencia se razonó: <<"En su segundo motivo de casación, ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la recurrente la infracción de los artículos 12.1, 77 y 78 de la vigente Ley de Marcas, Ley 32/1988, 3

4 de 10 de noviembre, así como del artículo 8 del Convenio de París. Considera igualmente infringida "la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate (en concreto, respecto de la identidad en el término característico, de la identidad existente entre los servicios designados, identidad aplicativa y riesgo de confusión)". El desarrollo argumental de este segundo motivo es mínimo. Se limita a la transcripción de los preceptos legales, a reiterar las "argumentaciones ya expuestas" en el motivo precedente y a transcribir, de nuevo, sentencias de este Tribunal Supremo referidas a la comparación de ciertas marcas que no presentan parecido alguno con las de autos y que resultan, por ello, irrelevantes para la decisión del litigio. La sociedad recurrente no llega a combatir de modo apropiado la apreciación clave de la sentencia, esto es, la existencia de la doble identidad (denominativa y aplicativa) entre la marca propuesta y la ya registrada. Difícilmente podría hacerlo ya que no es posible acceder a la inscripción de una nueva marca "Sofarama" (aunque incorpore un gráfico) para distinguir "muebles tapizados, sofás, sillones y tresillos" cuanto ya existe registrada otra prioritaria (la número /1) con la misma denominación "Sofarama" que ampara los mismos productos, esto es "muebles tapizados, sillones, sillas y sofás". Pocos casos más claros de aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de marcas podrán darse. El problema que en realidad se plantea es otro y atañe a la incidencia que en el debate pudiera tener la preexistencia de la denominación mercantil de la sociedad limitada ("Sofarama, S.L."). Según la sentencia de instancia, aquella sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Valencia con la denominación social "Sofarama, S.L." desde 1993, esto es, antes de que se inscribiese la marca número , pero de tal circunstancia no se "deriva derecho de preferencia alguno" para conseguir el registro de la nueva marca aspirante. La recurrente había invocado en la demanda la protección de su nombre comercial al amparo tanto del artículo 8 del Convenio General de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial como del artículo 77 de la Ley de Marcas, a cuyo tenor el nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 citado, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España. La Sala de instancia al resolver dicho problema se pronuncia en la misma línea que este Tribunal lo ha hecho en la sentencia de 14 de junio de 2006 (recurso de casación 8634/2003 ). Enfrentados con un recurso en el que también se aducía la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con los artículos 10.3 y 77 de la Ley de Marcas, en tanto que de ellos se deriva la protección de los nombres comerciales no registrados (conforme a lo establecido en el artículo 78 de la citada Ley de Marcas, el registro de los nombres comerciales es potestativo), dijimos en aquella sentencia lo siguiente: "El motivo debe ser desestimado. La falta de fundamento del motivo se constata de forma clara desde el momento en que no nos encontramos ante ningún problema relativo a la protección del nombre comercial no registrado [...] que la actora ha venido usando durante largos años, sino frente a su pretensión de inscripción de marcas con esa denominación. Y es evidente que del uso previo de un nombre comercial no registrado no se deriva ninguna limitación a la capacidad obstativa de marcas registradas prioritarias frente a la inscripción de las marcas pretendidas. El nombre no registrado usado por la actora podrá disfrutar de la protección legal que corresponda, pero en ningún caso dicha protección comprende el derecho a inscribir marcas coincidentes con su denominación con independencia y por encima del derecho de prioridad de otras marcas previamente inscritas." El mismo argumento es aplicable en el caso de autos habida cuenta de que la marca "Sofarama", número , goza de plena validez y, según los antecedentes que ya han sido expuestos, la acción de nulidad entablada contra ella por "Sofarama, S.L." no ha prosperado. Si el titular del nombre comercial ha ejercitado una acción para que se declare la nulidad de la marca "Sofarama" (registrada con posterioridad a la inscripción de aquella sociedad limitada en el Registro Mercantil) y la acción ha sido rechazada, debe mantenerse la "eficacia defensiva" del signo inscrito frente al aspirante que, siendo idéntico en su denominación y en los productos protegidos, pretende convivir con él en el mercado".>> En resumen, siendo imposible la compatibilidad registral de las marcas en conflicto, no siendo relevante a efectos de inscripción el que la marca oponente coincida con su nombre comercial, y denegada la inscripción de la marca nº , la única consecuencia es que la preferencia registral la tiene la marca nº , por lo que la concesión de la nº que en ella se ampara como prioritaria, es ajustada a Derecho. Procede en consecuencia desestimar los motivos del recurso de casación. Centro de Documentación Judicial 4

5 CUARTO.- De conformidad con el art de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente. En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY, FALLAMOS Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 9459/2004, interpuesto por la Entidad SOFARAMA, S.L., contra la sentencia nº 1049/2004 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 14 de junio de 2004, recaída en el recurso nº 673/2002; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. 5