SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág.

Transcripción

1 Año XXXII Número 2613 Lima, 23 de octubre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 24-IP-2015 PROCESO 50-IP-2015 PROCESO 52-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: GIFTWORK (denominativa). Expediente Interno: JR-CA Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: ALDO MASCONI (denominativa). Expediente Interno: Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 164, 165, 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: JURISCOL (denominativa). Expediente Interno: PROCESO 24-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: GIFTWORK (denominativa). Expediente Interno: JR-CA-01. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio /5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (actualmente Quinta Sala) presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno JR-CA-01. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Partes Apelante: Parte contraria: GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 24 de agosto de 2011, GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. solicitó el registro de la marca GIFTWORK (denominativa) para distinguir servicios educativos, a saber, clases conductuales, cursos, seminarios, conferencias y talleres en el campo de dirección comercial y recursos humanos, servicios de información, consultoría y asesoría en relación a todos los servicios mencionados de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. 3. El 9 de marzo de 2012, mediante Resolución DSD-INDECOPI de la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por

3 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 considerar que carecía de distintividad y estar incurso en las prohibiciones del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión El 2 de abril de 2012, GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. interpuso recurso de apelación. 5. Mediante Resolución de 30 de enero de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó el pronunciamiento emitido por la Dirección, el mismo que denegó el registro de la marca GIFTWORK (denominativa). 6. El 3 de mayo de 2013 GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., presentó demanda contenciosa administrativa. 7. El 13 de agosto de 2013 el INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa presentada en su contra. 8. El 20 de marzo de 2014 el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, dictó la Sentencia signada como Resolución Número Cinco, por la cual, declaró infundada la demanda. 9. El 4 de abril de 2014 la sociedad GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., planteó recurso de apelación, en contra de la sentencia antes detallada. 10. Mediante providencia de 08 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (actualmente Quinta Sala) decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -Cómo debe entenderse la distintividad intrínseca de una marca; los criterios que deben tenerse en cuenta a fin de determinar cuándo un signo constituido por una denominación en idioma extranjero resulta ser descriptivo de productos o servicios. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11. GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Menciona que el Tribunal del INDECOPI no está en la capacidad de demostrar que GIFTWORK es reconocido por otros proveedores de servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza como un servicio en particular, no siendo descriptivo. - Afirma que los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza bajo la marca GIFTWORK (denominativa) sólo son brindados a nivel mundial por su única titular que es GREAT PLACE TO WORK INC. y no por otro proveedor. - Manifiesta que de una manera errada el Tribunal del Indecopi indica que GIFTWORK es una denominación descriptiva en idioma inglés compuesta de dos palabras. - Enuncia que GIFTWORK es un solo término y como tal debe ser analizada por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual.

4 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 b. Argumentos de la contestación a la demanda contencioso administrativa (INDECOPI). 12. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la denominación GIFTWORK por sí sola no está dotada de atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los servicios que pretende distinguir. - Menciona que dicha denominación no podrá ser percibida por el usuario como un signo distintivo. - Que la denominación GIFTWORK si bien es una expresión que aparece como un solo término, las partículas que la conforman que son GIFT y WORK, no han perdido su individualidad dentro del signo las cuales significan regalo y trabajo, respectivamente. - Que la denominación GIFTWORK hace referencia a que los servicios que se intentan proteger brindan como temática la enseñanza de una cultura cuya visión es regalar una gran disposición, gran interés y apoyo generoso a los colaboradores, para que ellos a su vez retribuyan a la empresa con mayor productividad y entusiasmo. - Que por tanto el signo GIFTWORK (denominativo) hace alusión directa a un taller de buenas prácticas laborales para gerentes o directores de empresas, dirigido a obtener una mejor producción de su personal, a través de un ambiente de confianza, constituyendo por tanto un signo descriptivo que no es capaz de distinguir servicios en el mercado. e. Sentencia de Primera Instancia. 13. El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que no existió vulneración al procedimiento administrativo. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 14. GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que el Tribunal del INDECOPI no ha considerado ni se ha pronunciado adecuadamente sobre pruebas aportadas. - Que el Tribunal no ha efectuado una adecuada aplicación de la normativa andina, en particular calificando un término compuesto por dos palabras en inglés, como uno descriptivo, sin mediar una debida fundamentación. - Que GIFTWORK es un solo término y como tal debió ser analizado por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual.

5 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, artículo que se interpretará por ser pertinente para el presente caso. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca por ser descriptivo en idioma extranjero. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA POR SER DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO. 15. Se abordará este tema para dar contestación a la inquietud del Juez solicitante respecto a: - Cómo debe entenderse la distintividad intrínseca de una marca; los criterios que deben tenerse en cuenta a fin de determinar cuándo un signo constituido por una denominación en idioma extranjero resulta ser descriptivo de productos o servicios. 16. El signo solicitado está compuesto por palabras en inglés GIFT y WORK 2, por lo que se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. 17. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca. 18. Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: (...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. ( ) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la 1 Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2 Gift: presente, regalo y Work: trabajo, fuente

6 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ( ). (Proceso N 69-IP Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 759, de 6 de febrero de 2002). 19. Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. 20. El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que ( ) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía Alba y El Mono para pinturas, Estrella para algodón o Estanciera para automóviles. 21. Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas. 22. El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo GIFTWORK (denominativo), es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez relacionarse con los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 23. Signos Descriptivos. La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto. 24. Los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. 25. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

7 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. 26. Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. 27. El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, (...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. 28. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 29. En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. 30. En el presente caso, la descriptividad del signo GIFTWORK (denominativo) debe analizarse por su pronunciación en idioma extranjero, ya que si bien es un solo término, el Juez consultante debe verificar si al enunciarlo el consumidor podría fácilmente verificar qué servicios 3 intenta brindar en el mercado. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público 3 Servicios educativos, a saber, clases conductuales, cursos, seminarios, conferencias y talleres en el campo de dirección comercial y recursos humanos, servicios de información, consultoría y asesoría en relación a todos los servicios mencionados de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

8 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. En el presente caso, la descriptividad del signo GIFTWORK (denominativo) debe analizarse por su pronunciación en idioma extranjero, ya que si bien es un solo término, el Juez consultante debe verificar si al enunciarlo el consumidor podría fácilmente verificar qué servicios intenta brindar en el mercado. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo 4 MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 4 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

9 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 PROCESO 50-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: ALDO MASCONI (denominativa). Expediente Interno: Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 48 del 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal e día 21 de enero de 2015, vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Partes Demandante: Demandada: Terceros Interesados: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES 2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 13 de diciembre de 2007, la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, solicitó el registro de la marca ALDO MASCONI (denominativa) para identificar los productos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. El 29 de febrero de 2008, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Estando dentro del término legal la Sociedad ALDO GROUP INTENATIONAL AG. y SILVANO ALDO SICILIA presentaron oposición en contra de la solicitud de registro de

10 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 la marca ALDO MASCONI (denominativa). ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., soportó su oposición en el registro previo de las marcas ALDO PANETTI (mixtas) para las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza y SILVANO ALDO SICILIA en el registro previo de las marcas ALDO (mixta) para las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 25 de agosto de 2008 mediante Resolución la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca ALDO MASCONI (denominativa). 5. El 5 de septiembre de 2008 la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 6. El 29 de septiembre de 2008, mediante Resolución la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia confirmó la decisión contenida en la Resolución de 25 de agosto de El 27 de octubre de 2008, mediante resolución la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión de primera instancia. 8. El 19 de marzo de 2009 ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones del 25 de agosto de 2008; del 29 de septiembre del 2008 y del 27 de octubre de Mediante providencia del 22 de octubre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la acción de nulidad. 10. La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Sostiene que se ha llegado a la conclusión de que cualquier consumidor que se encuentre frente a las expresiones ALDO PANETTI y ALDO MASCONI se encontrará ante dos signos que evocan el mismo concepto el cual es de un nombre. - Aduce que: el error de la Superintendencia fue el de apreciación pues le dio el alcance de significado a dichas expresiones y no el de concepto para determinar si los signos ALDO PANETTI y ALDO MASCONI no eran confundibles desde el punto de vista ideológico. - Señalan que el consumidor no hace esfuerzos interpretativos, y en este caso no va a identificar si se trata de nombres y apellidos, pues en su imaginario lo que realmente quedará es que dichas denominaciones evocan el nombre de una persona. - Que el signo ALDO MASCONI (denominativo) crea riesgo de asociación en el mercado, respecto de la marca ALDO PANETTI (mixta) ya que el consumidor puede considerar que provienen del mismo origen empresarial.

11 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 - Que los productos que intenta amparar el signo solicitado son los mismos que protege el signo prioritario. b. Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa Superintendencia de Industria y Comercio. 11. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que los signos ALDO MASCONI (denominativo) y ALDO PANETTI (mixto) no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su individualización luego de un primer impacto general y de conjunto. - Sostiene que si bien la primera palabra del signo es idéntica la segunda no tiene similitud alguna y analizadas en conjunto se evidencia que entre ellas no existe la misma secuencia de vocales. - Indica que los signos anteriormente mencionados al ser pronunciados de manera completa no generan ninguna similitud fonética, pues la segunda palabra que componen ambas marcas no coinciden en sus raíces o terminaciones. - Que la expresión ALDO deviene de un nombre de origen italiano el cual unido a la palabra MASCONI por un lado y PANETTI por otro, logra generar en el consumidor la idea de un nombre unido a un apellido distinto, y por ende de diferente origen. c. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado. 12. ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Señala que el signo ALDO MASCONI (denominativo) si reúne todos los requisitos para ser una marca distintiva, debido a que por sí sola puede diferenciar e individualizar los productos que protege. - Indica que no genera ningún tipo de confusión entre los consumidores. - Que es titular de la marca ALDO MASCONI (mixta) para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro que es anterior a las marcas opositoras. - Que si bien el nombre ALDO es de origen italiano, pueden haber muchos otros nombres italianos dentro del contexto de una marca y que han sido concedidos. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la Decisión por ser aplicable al caso. 1 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

12 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas. C. Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la 35 de la Clasificación Internacional de Niza. D. Signos compuestos por un nombre propio. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS. 13. En contra de la solicitud de registro de ALDO MASCONI (denominativa) la Sociedad ALDO GROUP INTENATIONAL AG. presentó oposición, argumentando se titular de las marcas ALDO PANETTI (mixtas) para las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 14. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 16. El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ) 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

13 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. 17. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( ) El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Riesgo de confusión y de asociación. 19. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 20. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 22. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 23. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos 3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 24. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. 26. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 27. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 28. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 Reglas para realizar el cotejo de signos. 29. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 30. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 32. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto. 6 BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires Pg. 351 y ss.

16 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Y MIXTAS. 33. El signo solicitado ALDO MASCONI es denominativo compuesto mientras que la marca registrada que se le opone es ALDO PANETTI mixta, por lo que se va a analizar este tema. 34. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 35. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes. 36. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 38. La jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error (Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, De existir un nuevo vocablo en el segundo 7 8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

17 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado Asimismo, Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, y que se considera pertinente destacar: (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 398, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS. Editorial Montecorvo S.A. España Págs. 199 y SS. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Fundamentos del Derecho de Marcas ; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.

18 GACETA OFICIAL 23/10/ de 33 C. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 25 Y SERVICIOS DE LA 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 43. En el presente caso, el signo solicitado ALDO MASCONI (denominativo) pretende amparar vestido, calzado, sombrerería ; y, la marca registrada ALDO PANETTI (mixta) protege además de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, contenidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 44. En tal virtud, es necesario referirse al tema de la conexión competitiva de que puede presentarse entre productos y servicios de distinta clase. 45. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva. 46. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 47. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 12 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 12 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp