Seminario Internacional de Propiedad Industrial

Transcripción

1 Seminario Internacional de Propiedad Industrial Luis Alonso García Muñoz-Nájar Estudio Echecopar forma parte de la Sociedad Suiza (Verein) Baker & McKenzie International, de la que forman parte firmas de abogados en todo el mundo. De acuerdo con la terminología comúnmente usada en organizaciones de prestación de servicios profesionales, el término Socio se refiere a aquellas personas que son socios o equivalentes a socios de dichas organizaciones. Asimismo, el término oficina se refiere a cualquier oficina de dichas firmas de abogados.

2 I Tema Competencia Desleal como Causa de No Registrabilidad de Marcas

3 Competencia Intención que tiene cada uno de los participantes en el mercado de captar o hacerse de una clientela actual o potencial, mediante la ejecución de acciones tendientes a la consolidación de las relaciones existentes, o a la consecución de nuevos clientes que antes habían adquirido los productos o servicios de otro oferente en el mercado.

4 Competencia Desleal Sanciona la desviación de la clientela en la medida que ésta sea consecuencia de la utilización de medios desleales. Bien jurídico tutelado: la lealtad en los medios empleados para mantener o incrementar una clientela. ( ) lo que la disciplina de la competencia desleal manda es una conducta de corrección, que implica ciertas abstenciones, independientemente de que la conducta que realiza el comerciante esté o no vinculada con un bien amparado por un derecho de propiedad industrial de un tercero. H. Rangel

5 Fuente: Yves Saint Gal (1982) Competencia sistema que apoya a la PI La noción de la competencia desleal está destinada a cubrir o enmendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de propiedad industrial Tiende a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en esta materia.

6 Antecedentes de la Decisión 486 Registrabilidad Artículo 137 Protección por signos notoriamente conocidos Artículo 258 Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre Artículo 259 COMPETENCIA DESLEAL PRODIEDAD INDUSTRIAL Reglas para accionar por competencia desleal Artículos 267,268 y 269 Que tenía en mente el legislador andino?... a la OMPI. 6

7 Prohibición al registro de marcas Decisión 486 Artículo Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Prohibición sui generis? Cuál es el bien jurídico tutelable? Aplica el estatuto de propiedad industrial o de competencia desleal? Cuál es la Autoridad competente?

8 ECUADOR: Artículo 137 de la Decisión 486 8

9 CASO 1 AFFLICTION (mixta) AFFLICTION Solicitante: John de Jesús Rodríguez Carvajal Fecha: Signo Solicitado: AFFLICTION (mixto) Clase 25 Opositor: AFFLICTION Inc. Base de la Oposición: Registros marcarios en la Clase 25 Países de Registro: Albania, Benelux, Canadá, México, Noruega, USA, Chile y Taiwan Decisión del IEPI Rige principio de territorialidad No se ha acreditado la notoriedad del signo Distintividad como garante para la elección de los consumidores Herramienta contra el aprovechamiento de la reputación que real o potencial alberga la marca Se deniega de oficio 9

10 CASO 2 SECOND LIFE (mixta) SECOND LIFE Solicitante: Guillermo Ardila Ruíz Fecha: Signo Solicitado: SECOND LIFE (mixto) Clase 09 Opositor: Linden Research, Inc. Base de la Oposición: Registros marcarios en el mundo en las Clases 9,14, 16, 25, 38,35,41,42 Marca notoriamente conocida Decisión del IEPI Rige principio de territorialidad. No hay legítimo interés Territorialidad puede ser un instrumento muy peligroso para beneficiarse de la fama alcanzada en el extranjero de una conocida empresa No se ha acreditado la notoriedad del signo Se vela por el interés general de los consumidores Se podría facilitar actos manifiestos de competencia desleal 10 Se deniega de oficio

11 PERU: Artículo 137 de la Decisión

12 CASO 1 Marca Solicitada Clase 3 HS Marca Registrada Clase 3 12

13 CCD Sala Competencia Tribunal INDECOPI Proceso por competencia desleal 13

14 CASO 1 AFFLICTION Solicitante: Almacenes Canta Signo Solicitado: HS y logotipo Clase 3 Opositor: AFFLICTION Inc. Base de la Oposición: Registros marcarios en la Clase 25 Países de Registro: Albania, Benelux, Canadá, México, Noruega, USA, Chile y Taiwan Decisión del INDECOPI Resguardo contra consolidación de competencia desleal Conflicto de Funciones y Criterios Tribunal INDECOPI: Sala PI / Sala Competencia Se deniega a pedido de parte 14

15 Opositor Solicitante CASO 2 Comercial Eccsa MARCAMANIA Marca Notoria en Chile 6 bis del Convenio Paris MARCAMANIA Clase bis del Convenio de Paris Markasmarket D. 486 Artículo 137 Mala Fe Impedir entrada competidor al mercado 15

16 CASO 2 OSD Notoriedad en Perú o en algún país de la CAN. No acreditada. MARCA MANIA, manía por la marcas, elemento arbitrario y no copia servil No hay indicios de mala fe, ni de actos de competencia desleal Tribunal INDECOPI Notoriedad: El conocimiento notorio que fundamenta la protección debe tener lugar en el país en que ésta se invoque, la notoriedad del signo en el país de origen o en otros Estados no resulta suficiente Mala Fe: Incurre en mala quien registre una marca para alcanzar un derecho formal con la deliberada intención de perjudicar a un competidor Competidor directo, conocía o debía conocerlo. Solicitud de registro para entorpecer el ingreso de un competidor al mercado Se aplica el Convenio de Paris, artículo 10 bis. 16 Se deniega de parte

17 CASO 3 Perfumería Gal S.A. contra contra Jabonería España S.A Denuncia por infracción Marcaria y Competencia Desleal 17

18 CASO 3 Perfumería Gal S.A. contra contra Jabonería España S.A Denuncia por infracción Marcaria y Competencia Desleal Infracción Marcas Marca Registrada Signo Utilizado 18

19 CASO 3 Elementos No Registrados (incluyendo Aroma). Competencia Desleal 19

20 CASO 3 CCD Denunciante es titular de las marcas registradas y en la medida que la apariencia y aroma de los jabones de la marca HENO DE ESPAÑA constituyen elementos relacionados con el uso de los derechos de propiedad industrial inscritos a favor de la denunciantela Oficina de Signos Distintivos es 2013 competente. Estudio Echecopar OSD/CCD Desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos comparten la misma denominación HENO; sin embargo, la inclusión de los términos DE ESPAÑA y DE PRAVIA en cada uno de los signos, determina que generen una impresión sonora El término HENO, es un elemento descriptivo. No hay competencia desleal: actos de confusión y explotación reputación ajena Tribunal INDECOPI Infracción de Marca. Se efecta los derechos del titular de la marca. Competencia Desleal: Actos de engaño. Los jabones comercializados por ambas partes en su conjunto son susceptibles de inducir a confusión al consumidor 20

21 Que más puede haber detrás del Artículo 137 de la Decisión 486? 21

22 Muchas Gracias Estudio Echecopar forma parte de la Sociedad Suiza (Verein) Baker & McKenzie International, de la que forman parte firmas de abogados en todo el mundo. De acuerdo con la terminología comúnmente usada en organizaciones de prestación de servicios profesionales, el término Socio se refiere a aquellas personas que son socios o equivalentes a socios de dichas organizaciones. Asimismo, el término oficina se refiere a cualquier oficina de dichas firmas de abogados.

23 Seminario Internacional de Propiedad Industrial Luis Alonso García Muñoz-Nájar Estudio Echecopar forma parte de la Sociedad Suiza (Verein) Baker & McKenzie International, de la que forman parte firmas de abogados en todo el mundo. De acuerdo con la terminología comúnmente usada en organizaciones de prestación de servicios profesionales, el término Socio se refiere a aquellas personas que son socios o equivalentes a socios de dichas organizaciones. Asimismo, el término oficina se refiere a cualquier oficina de dichas firmas de abogados.

24 II Tema Control de Legalidad de las Decisiones de la Autoridad Administrativa

25 Presupuestos para el análisis A. La acción de nulidad simple por la causal de mala fe, cuando el accionante no ha sido parte del trámite administrativo (no presentó oposición ni recurso) B. Suspensión provisional de las decisiones de la Autoridad Administrativa, frente a la necesidad de obtenerse la interpretación prejudicial, y a considerarse prejuzgamiento en caso de concederse. C. La oportunidad para solicitar la interpretación prejudicial.

26 Procedimiento de Nulidad del Acto Administrativo versus Procedimiento de Nulidad del Registro Marcario Decisión 486 D.Leg.1075 Procedimiento administrativo especial (dos instancias en INDECOPI) Nulidad de Registro Buena fe objetiva: Pre - registral: D. 486, 136 incido d) y buena fe para la prelación ( no reconocer la prelación del solicitante cuando queda demostrado que obró sin buena fe ) Post registral :D. 486, 172 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº Nulidad de Acto Administrativo. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto. 26

27 Colombia: Cancelación o Nulidad? Decisión 486, artículo Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. 27

28 Competencia Funcional Proceso Contencioso Administrativo: Perú Agotada la vía administrativa. Competencia funcional: Poder Judicial Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo, Primer grado: Segundo grado Casación: Juez Especializado Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior Corte Suprema

29 Supuestos de Suspensión del Procedimiento Administrativo D. Leg. 1075, artículo 25.- Suspensión del procedimiento La autoridad competente suspenderá la tramitación de los procedimientos que ante ella se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella. Agotada la etapa administrativa, el pedido de Nulidad de Resolución por la vía Contencioso Administrativa no suspende, per se, la eficacia y validez de la Resolución Administrativa 29

30 Interpretación Prejudicial. Decisión 500 Consulta facultativa. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

31 Proceso No Consulta INDECOPI. Tribunal carece de competencia para conocer solicitudes de interpretación prejudicial que provengan de personas que no sean jueces nacionales que estén conociendo de una causa concreta... Le corresponde la facultad de apreciar y definir la calidad de órgano judicial (...) por cuanto puede darse el caso de organismos a los cuales las leyes nacionales encargan definir, en materia especializada, algunas controversias específicas, como podría ser un tribunal especial, para el caso de que llegare a establecerse su calidad y funciones de órgano contencioso administrativo...

32 Muchas Gracias Estudio Echecopar forma parte de la Sociedad Suiza (Verein) Baker & McKenzie International, de la que forman parte firmas de abogados en todo el mundo. De acuerdo con la terminología comúnmente usada en organizaciones de prestación de servicios profesionales, el término Socio se refiere a aquellas personas que son socios o equivalentes a socios de dichas organizaciones. Asimismo, el término oficina se refiere a cualquier oficina de dichas firmas de abogados.