Marcas y Nombres de Dominio

Transcripción

1 Ediciones Francis Lefebvre 1 D O S S I E R F R A N C I S P R Á C T I C O L E F E B V R E Marcas y Nombres de Dominio Aspectos Legales, Fiscales y Valoración de Activos Intangibles ACTUALIZADO: OCTUBRE DE 2005

2 4 Ed. Francis Lefebvre El presente Dossier es el fruto de un estudio cedido a Ediciones Francis Lefebvre por los siguientes autores todos ellos profesionales de Landwell-PriceWaterhouse Coopers: COORDINADOR: Luis Corno Caparrós AUTORES: José Abad Revenga Scott Carmelitano Antonio Pina Gil Álvaro Porras Fernández-Toledano Mar Reinoso Casado Carlos Rodríguez Sau Eli Salis Jesús Toribio Ramos Alberto Tornero Suárez Begoña Uriarte Valiente EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S. A. Santiago de Compostela, Madrid. Teléfono: (91) Fax: (91) ISBN: Depósito legal: M Impreso en España por Printing 94 Puerto Rico, Madrid

3 Ed. Francis Lefebvre SUMARIO 5 SUMARIO SUMARI O nº marginal CAPÍTULO 1. MARCA NACIONAL Sección 1. Generalidades I. Clasificación Objeto constitutivo del derecho Protección que se obtiene del registro Conocimiento por el público Otros tipos de marcas II. Adquisición del derecho sobre la marca Excepciones al principio de registro Acción reivindicatoria III. Diseño de marcas Sección 2. Prohibiciones de registro de marcas I. Prohibiciones absolutas Representación gráfica y capacidad distintiva Capacidad distintiva extrínseca Signos descriptivos Signos habituales o usuales Excepciones Formas tridimensionales Signos contrarios a la ley, orden público o buenas costumbres Signos engañosos Marcas que incluyen topónimos para distinguir vinos y bebidas espirituosas 285 Vocablos en lengua extranjera Emblemas de las Administraciones públicas II. Prohibiciones relativas Concepto Intereses protegidos Signos distintivos anteriores Incompatibilidad con otros derechos anteriores Sección 3. Procedimiento de concesión A. Legitimación para solicitar una marca B. Tramitación del expediente Sección 4. Efectos del registro de la marca y su solicitud A. Derecho de uso del signo registrado B. Prohibición de uso a terceros C. Límites D. Protección provisional Sección 5. La marca como objeto del derecho de propiedad A. Titularidad pro indiviso B. Negocios jurídicos en el Derecho de marcas Sección 6. Obligación de uso de la marca registrada A. Fundamento B. Contenido Sección 7. Nulidad y caducidad I. Nulidad Nulidad absoluta

4 6 SUMARIO Ed. Francis Lefebvre nº marginal Nulidad relativa Efectos II. Caducidad Causas Efectos Legitimación activa Sección 8. Regímenes especiales A. Marca no registrada notoriamente conocida B. Marcas notorias y renombradas Sección 9. Marcas colectivas y de garantía A. Marcas colectivas B. Marcas de garantía Sección 10. Nombre comercial Sección 11. Rótulos de establecimiento Sección 12. Aspectos procesales I. Órdenes jurisdiccionales II. Acciones civiles Aspectos generales Tipos de acciones III. Acciones penales Tipo penal básico Tipo agravado Procedimiento IV. Arbitraje V. Procedimiento contencioso-administrativo CAPÍTULO 2. MARCA COMUNITARIA I. Generalidades Principios informadores Requisitos Funciones Tipos de marcas II. Registro de la marca Prohibiciones Procedimiento III. Contenido del derecho de marca IV. La marca como objeto del derecho de propiedad Cesión de marca Licencia de marca V. Uso de la marca registrada VI. Extinción de la marca registrada Causas Procedimiento ante la OAMI Efectos de la declaración de caducidad o nulidad VII. Marcas comunitarias colectivas VIII. Transformación de la marca comunitaria en marca nacional IX. Aspectos procesales Tribunales de marca comunitaria Acciones por infracción de la marca comunitaria CAPÍTULO 3. MARCA INTERNACIONAL I. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

5 Ed. Francis Lefebvre SUMARIO 7 nº marginal II. Sistema de Registro Internacional de Marcas Solicitud internacional Registro internacional Vínculo entre el sistema internacional y España Extensión del registro internacional a la Unión Europea CAPÍTULO 4. NOMBRES DE DOMINIO I. Generalidades Clasificación Regulación de los dominios Naturaleza jurídica Registro de dominios II. «.com» y «.net» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación Resolución de disputas III. «.org» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación Resolución de disputas IV. «.info» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación Resolución de disputas V. «.biz» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación Resolución de disputas VI. «.pro» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante Alta de dominio Resolución de disputas VII. «.name» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante Alta y transferencia de registrante Resolución de disputas VIII. «.aero» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante

6 8 SUMARIO Ed. Francis Lefebvre nº marginal Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación Resolución de disputas IX. «.coop» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación Resolución de disputas X. «.museum» Organización delegada Criterios de elegibilidad Registrantes y relaciones con el solicitante Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación Resolución de disputas XI. «.es» Principios generales Entidad de asignación Definiciones y tipos de nombres de dominio bajo «.es» Criterios de asignación XII. «.eu» Registro y registradores Legitimados para solicitar el registro y procedimiento Uso de lenguas y caracteres especiales Registro escalonado Revocación y resolución de controversias XIII. «.cat» XIV. Acciones contra dominios Ámbito de la Ley de Marcas Ámbito de la Ley de Competencia Desleal Mecanismos de resolución de disputas alternativos CAPÍTULO 5. ASPECTOS FISCALES I. Creación o adquisición de la marca Valoración Aspectos contables Tasas administrativas II. Titularidad de la marca III. Rentas derivadas de la explotación de la marca Tributación en el IRPF Impuesto sobre Sociedades Impuestos indirectos IV. Rentas derivadas de la transmisión de la marca Transmisiones lucrativas o mortis causa Transmisiones por operaciones onerosas V. Tributación de las operaciones internacionales Establecimientos permanentes y marcas Cesiones de uso de carácter internacional Transmisión internacional de marca Operaciones dentro de grupos internacionales CAPÍTULO 6. VALORACIÓN DE MARCAS A. Contexto actual de las marcas

7 Ed. Francis Lefebvre SUMARIO 9 nº marginal B. Definición y valoración contable C. Criterios de valoración D. Valor razonable E. Métodos de valoración F. Ejercicio práctico de una valoración de una marca ANEXOS

8 Ed. Francis Lefebvre ABREVIATURAS 11 Principales abreviaturas ABREVI ATURAS ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio AELC Asociación Europea de Libre Comercio AP Audiencia Provincial art. artículo/s BOE Boletín Oficial del Estado BOPI Boletín Oficial de Propiedad Industrial CC Código Civil CCom Código de Comercio CCAA Comunidades Autónomas CE Comunidad Europea CUP Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Dir Directiva disp.adic. disposición adicional disp.trans. disposición transitoria DOCE Diario Oficial de las Comunidades Europeas EP Establecimiento permanente IANA Internet Assigned Numbers Authority ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IS Impuesto sobre Sociedades ISD Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones IVA Impuesto sobre el Valor Añadido L Ley LIVA Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (L 37/1992) LM Ley de Marcas (L 17/2001) LP Ley de Patentes (L 10/2002) LPI Ley de Propiedad Intelectual (RDLeg 1/1996) modif modificado/a ND Nombre de dominio NPNND Nuevo Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas OMC Organización Mundial del Comercio OMPI Organización Mundial de Propiedad Industrial PNND Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet RD Real Decreto RDL Real Decreto Ley RDLeg Real Decreto Legislativo redacc redacción Resol Resolución Rgto Reglamento RJ Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi Tribunal Supremo TCo Tribunal Constitucional TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas TPI Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas TS Tribunal Supremo TSJ Tribunal Superior de Justicia UE Unión Europea

9 Ed. Francis Lefebvre INTRODUCCIÓN 13 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN El presente Dossier es, como todas las publicaciones de Ediciones Francis Lefebvre, una guía esencialmente práctica que persigue ser una ayuda eficaz y de fácil consulta, para todos aquellos profesionales que precisan tener una herramienta de trabajo de primera mano sobre los temas abordados. El tratamiento de los temas que se incluyen en el presente Dossier, como se apreciará inmediatamente, no consiste en ofrecer un análisis profundo y doctrinal propio de otras obras en el mercado y de estudios monográficos más extensos, sino que pretende contener una exposición clara y precisa de la legislación vigente, y una anticipación de la respuesta más ajustada en Derecho a las cuestiones que plantea el día a día de la práctica jurídica, en un ámbito tan esencial para el desarrollo del mercado como es la protección de los signos identificativos del origen empresarial de los productos o servicios. En el presente Dossier se estudia y se expone sistemáticamente, en primer lugar, la legislación vigente sobre la Marca Nacional, sobre la Marca Comunitaria, y sobre la Marca Internacional. En una economía globalizada, la protección de los signos distintivos no puede efectuarse desde el punto de vista exclusivo del Derecho Positivo de un país concreto, prescindiendo de conquistas tan esenciales para la seguridad jurídica en el trafico internacional de productos y servicios, como son: a) la existencia de la normativa de la Unión Europea sobre Marca Comunitaria (como norma imperativa de aplicabilidad inmediata en todos los Estados Miembros, sin necesidad de normas nacionales de trasposición y desarrollo), y b) los acuerdos internacionales sobre la Marca Internacional, fruto de tratados interestatales, y por tanto vigentes y vinculantes, dentro del ámbito territorial de los Países signatarios de los mismos. Obedeciendo a la realidad incuestionable de un mercado «global», el presente Dossier persigue, pues, no sólo un estudio ordenado pero «separado y estanco» de los tres ámbitos jurídicos antes mencionados de protección de las Marcas, sino un estudio «intercomunicado» y coordinado de los tres (Marca Nacional, Marca Comunitaria y Marca Internacional), apuntándose las conexiones y recíprocas imbricaciones de los mismos. Asimismo, incluye aquellas resoluciones dictadas por los Tribunales españoles, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, así como de la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior, más comúnmente conocida como la Agencia Europea de Marcas, Modelos y Diseño Industriales, con sede en Alicante), que se han dictado hasta la fecha sobre temas puntuales, y cuya consideración hemos estimado indispensable para el conocimiento de determinados temas. Por otro lado, el análisis de la legislación sobre Signos Distintivos no puede abandonar aspectos tan importantes, y tan poco tratados en obras similares, como son los aspectos fiscales que acompañan a la titularidad de las marcas, y resultan de la percepción y/o pago de las rentas derivadas de la explotación y transmisión de las mismas. Todo ello, sin olvidar algo tan frecuente en el mercado actual, como es la tributación de las operaciones internacionales.

10 14 INTRODUCCIÓN Ed. Francis Lefebvre Asimismo, este Dossier aborda, con las limitaciones propias de su extensión, el importantísimo tema de la valoración de las Marcas, haciendo referencia desde sus aspectos contables, hasta la exposición de los criterios de estimación del «valor razonable» de una marca en el mercado. Para concluir, y por su valor como signo distintivo de la identidad empresarial, se incluye en este Dossier el estudio de la regulación normativa de los Nombres de Dominio en Internet, su clasificación y registro. Deseamos plenamente que el esfuerzo que encierran estas páginas resulte en una herramienta útil a quienes han acudido a su consulta en busca de una ayuda rápida, concisa y eficaz. Luis CORNO CAPARRÓS Coordinador

11 Ed. Francis Lefebvre MARCA NACIONAL 15 CAPÍTULO 1 Marca nacional MARCA NACIONAL SUMARIO 1. Generalidades Prohibiciones de registro de marcas Procedimiento de concesión Efectos del registro de la marca y su solicitud La marca como objeto del derecho de propiedad Obligación de uso de la marca registrada Nulidad y caducidad Regímenes especiales Marcas colectivas y de garantía Nombre comercial Rótulos de establecimiento Aspectos procesales SECCIÓN 1 Generalidades SUMARIO I. Clasificación II. Adquisición del derecho sobre la marca III. Diseño de marcas La marca se define como aquel signo que sirve para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otros (LM art.4). Consecuentemente, tal signo debe ser objeto de protección mediante un derecho de exclusiva, que prohíba su uso por cualquier tercero no legitimado, evitando, de ese modo, que los consumidores se vean inducidos a confusión. Del anterior concepto se desprenden tres principios básicos: 1. Capacidad diferenciadora. Toda marca ha de tener una capacidad diferenciadora tanto intrínseca como extrínseca. La capacidad distintiva intrínseca del signo radica en que todo elemento, para constituir un derecho de marca, ha de ser apto para distinguir, en general, cualquier producto o servicio de cualquier empresario, teniendo en cuenta su configuración (p.e., los signos de puntuación, no tienen capacidad para distinguir producto o servicio alguno). Tienen capacidad distintiva extrínseca los signos que, puestos en relación con unos concretos productos o servicios, sirven para distinguir un concreto origen empresarial. PRECISIONES Ha de tenerse en cuenta, que una marca consiste en un signo que ha de ser puesto en relación con los concretos productos o servicios, para los que se registró. Es necesario que el signo pueda ser distintivo per se y, además, puesto en relación con el objeto que va a distinguir. 2. Especialidad. El principio de especialidad delimita el monopolio que el Estado concede al titular de la marca. Las facultades positivas de uso, que el Estado otorga

12 16 MARCA NACIONAL Ed. Francis Lefebvre al tercero por el registro de un determinado signo no son absolutas, sino que se delimitan a los concretos productos y servicios para los que el signo se solicita, ampliándose dicho ámbito en lo que se refiere a la faceta negativa del derecho, pues el titular no sólo puede prohibir a terceros el uso de un signo que distingue iguales artículos, sino también aquellos que son similares. Como se verá en capítulos posteriores, este principio general quiebra en determinados supuestos, en particular, en aquellos en los que la marca goza de un especial grado de notoriedad entre los consumidores. 3. Registro (LM art.2). Con las excepciones que son objeto de estudio posterior, todo derecho de marcas nace del válido registro efectuado de buena fe, configurándose de éste modo un sistema registral constitutivo que otorga el derecho de exclusiva sobre las marcas. 120 I. Clasificación SUMARIO A. Objeto constitutivo del derecho B. Protección que se obtiene del registro C. Conocimiento por el público D. Otros tipos de marcas De la LM y de la doctrina se pueden extraer diferentes criterios tendentes a individualizar cada tipología de signo, y poder realizar una exposición más clara y ajustada de la realidad marcaria. A. Objeto constitutivo del derecho (LM art.4.2) 125 Se establece un elenco de carácter abierto o «ad exemplum» de tipología de marcas. Atendiendo a la naturaleza del signo, pueden ser marcas, entre otros: palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas; imágenes, figuras, símbolos y dibujos; letras, las cifras y sus combinaciones; formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación; signos sonoros; y cualquier combinación de los signos anteriores. La anterior enunciación legal permite, de acuerdo con este criterio, clasificar las marcas en las siguientes categorías: denominativas; gráficas (nº 135); tridimensionales (nº 140); mixtas (nº 145); y no convencionales (nº 150).

13 Ed. Francis Lefebvre MARCA NACIONAL Denominativas Las marcas denominativas no son sólo aquellas que vienen constituidas por palabras (si entendemos como tales un conjunto de fonemas con significado propio), sino que vienen determinadas por toda suerte de sonidos que pueden ser pronunciados. Es decir, las marcas denominativas son aquellas que pueden ser pronunciadas, ya tenga, o no, el conjunto de letras algún significado. Por lo tanto, la marca puede estar constituida por palabras o combinaciones de palabras, ya sean con sentido propio o no lo sean, por letras y combinaciones de las mismas. A éste respecto es necesario tener en cuenta las prohibiciones absolutas de registro expuestas en el nº 225 s. Y ello, por cuanto las marcas han de tener capacidad diferenciadora tanto intrínseca como extrínseca (nº 233). Y es que, en tales casos, puede ocurrir que los sonidos no sean aptos para diferenciar algún tipo de productos y servicios por ser genéricos o descriptivos, o simplemente por constituir un signo no apropiable en exclusiva al carecer de capacidad para distinguir producto o servicio alguno. Sin embargo, una especial grafía, puede otorgar al conjunto suficiente carácter distintivo para constituir una marca válida Gráficas o figurativas Conocidas en el tráfico económico como logos, se trata de aquellas marcas que vienen determinadas por un dibujo o gráfico y que el público identifica por el impacto visual que reciben al percibirlo. Son marcas que comercialmente son muy interesantes, pues el hecho de que una marca sea gráfica puede dotar al signo de cierto atractivo para los consumidores, ya que determinados dibujos, en ocasiones, tienen capacidad para transmitir información al consumidor que con palabras sería más complejo. Asimismo, presentan la gran ventaja de su universalidad al no estar limitadas por barreras idiomáticas. Valga como ejemplo el signo (Marca nacional nº M ), que distingue zapatillas de deporte. Este símbolo transmite al consumidor el concepto de sagacidad, agilidad, rapidez, etc., que para distinguir zapatillas tiene un valor sustancial Mixtas En esta clase de signos lo que se protege es una combinación de elementos gráficos y denominativos conjuntamente. Es decir, el objeto constitutivo del derecho de marcas no protege aisladamente el gráfico y el elemento denominativo, sino ambos a la par. En ocasiones sucede que determinados fonemas o combinaciones de los mismos no pueden ser protegidos como tales, sino por la especial grafía que adoptan, (constituyendo marcas gráficas o mixtas), protegiéndose con el registro la grafía de tal palabra y no el vocablo como tal. 140

14 18 MARCA NACIONAL Ed. Francis Lefebvre 4. Tridimensionales 145 Existe la posibilidad de registrar marcas de carácter tridimensional, siempre y cuando la forma que se pretenda registrar tenga fuerza distintiva y no incurra en la prohibición de registro impuesta por la LM art.5.e. La prohibición de registro a la que nos referimos impide el acceso registral a las formas tridimensionales que vienen impuestas por la naturaleza del producto a distinguir, o que son necesarias para la obtención de un resultado técnico o dotan al producto, que pretenden distinguir, de un valor sustancial (nº 270). Fuera de estas prohibiciones, un signo tridimensional puede constituir marca, siempre y cuando, cumpla el requisito de distintividad que es inherente a toda marca. 5. Marcas no convencionales 150 En los últimos años han surgido una serie de signos cuya registrabilidad se recoge implícita y explícitamente en la LM art.4.2.f, al disponer que la lista contenida en el citado artículo es de tipo enunciativo. Por lo que al no ser numerus clausus, cualquier signo capaz de distinguir productos y servicios de un empresario respecto de los productos y servicios de otros empresarios puede constituir un derecho de marca, aunque no se encuentre incluido dentro de la citada lista. Dentro del ámbito de las marcas no convencionales podemos encuadrar a los siguientes tipos de marcas: olfativas; sonoras; los colores «per se»; hologramas; marcas táctiles; y gustativas. B. Protección que se obtiene del registro 155 Toda solicitud de registro de marca ha de indicar qué productos o servicios se pretenden distinguir en el mercado con la misma. Es decir, en la solicitud del derecho de marca se ha de incluir el signo que se pretende proteger y los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con ese determinado signo. Con el único fin de organizar y agilizar la práctica administrativa en el registro de marcas, se firmó el Arreglo de Niza de 1957, Tratado que es administrado por la OMPI, y que consiste en clasificar en 45 nomenclátores los productos y servicios que se van a distinguir con la marca. Por lo tanto, tomando como base lo anteriormente dicho podemos establecer que existen marcas de producto y marcas de servicio. Las marcas de producto son aquellas que pretenden distinguir en el tráfico económico cualquier tipo de producto, que están contenidos en los nomenclátores 1 a 34. Las marcas de servicio son las que distinguen los diferentes servicios que ofrecen los empresarios, conteniéndose los servicios a distinguir entre los nomenclátores 35 a 45 del Arreglo de Niza de 1957.

15 Ed. Francis Lefebvre MARCA NACIONAL 19 C. Conocimiento por el público (LM art.8) Se reconoce dos tipologías cualificadas de marca, debido al amplio conocimiento de las mismas por el público. Son, en concreto, las marcas notorias y renombradas, cuyo ámbito de protección es superior al de las marcas que no ostentan tal estatus. Marca notoria Es aquella que tiene una amplia difusión, entendiéndose que es conocida por todos los consumidores del sector al que se destinan los concretos productos o servicios (p.e., la marca Francis Lefebvre, para los profesionales del derecho). Y en virtud de éste grado de conocimiento por el público consumidor se le otorga una protección mayor que a las marcas normales (ver más ampliamente nº 910 s.), rompiéndose en parte el principio de especialidad, pues no se pueden registrar ni utilizar marcas para productos y servicios que se encuentran en el ámbito comercial de la marca notoria. En consecuencia, cuanto mayor es el grado de conocimiento de la marca por los consumidores, más amplio es el grado de protección otorgado por la Ley. Marca renombrada Es aquella que goza de un conocimiento generalizado en todo el público consumidor, estando dotada, en determinadas ocasiones, de reputación y prestigio, por ejemplo (Marca Nacional nº ). Y por tal grado de conocimiento por parte de los consumidores, hace quebrar totalmente el principio de especialidad, siendo imposible el acceso al registro de marcas de terceros que sean idénticas o similares, por dispares que sean los productos que se pretenden proteger. Dicho de otro modo, aunque el titular de la marca renombrada sólo haya realizado un registro para un nomenclátor, por la amplia difusión que ha tenido el signo en el mercado éste goza de un blindaje especial respecto de terceros que pretenden utilizar o registrar signos idénticos o similares por diferentes que sean los productos o servicios a los que se pretenda aplicar el signo, pues constituye riesgo de confusión, suponiendo infracción de marca en caso de que se utilizase en el tráfico económico (LM art.34) o un impedimento al registro pretendido por tercero (LM art.8). PRECISIONES Lo anterior tiene su razón de ser en que si un tercero, distinto del titular de la marca, utilizase «COCACOLA» para distinguir servicios financieros o ropa, cualquier consumidor asociaría el origen empresarial del último al del primero, cuando en realidad no guardarían relación alguna D. Otros tipos de marcas Además de los tipos de marcas anteriores, pueden citarse otras clases de marcas. Así, junto con las marcas individuales, se prevé la existencia de marcas colectivas y de garantía, cuya titularidad y uso están disociados (nº 950 s.). Marcas de garantía (LM art.62) Son signos que certifican unos niveles mínimos de calidad y unas características comunes de los productos o servicios que ofrecen las personas que usan dichas marcas. El titular es persona diferente a los usuarios de la misma, teniendo que autorizar y controlar el uso. Marca colectiva (LM art.68) Es aquella utilizada por asociaciones de empresarios para distinguir sus productos o servicios de aquellos que no pertenecen a la citada

16 20 MARCA NACIONAL Ed. Francis Lefebvre asociación, siendo ésta la titular de la marca que tiene como función indicar la procedencia empresarial del colectivo. 168 Marcas blancas o de distribuidor Son aquellas generalmente utilizadas por las grandes superficies que se aplican a una amplia gama de productos vendidos exclusivamente en ese establecimiento o en otro de la misma cadena. Normalmente son productos elaborados por empresas de prestigio, que complementan su actividad mediante la fabricación de productos distinguidos con marcas de las citadas grandes superficies. Tal forma de comercialización, supone una importante reducción en los costes para las comercializadoras de tales productos, ya que se elimina la inversión en plantas de producción, siendo los canales de distribución y, la estructura y estrategia promocional la misma que figura implantada. Así, se consiguen poner a la venta productos de buena calidad a precios bastante más bajos: por ejemplo, la marca Nº HACENDADO, para productos de clase 32 cervezas y bebidas no alcohólicas, perteneciente a los supermercados Mercadona, SA; o la marca Nº EROSKI para distinguir productos de clase 33 bebidas alcohólicas excepto cervezas, perteneciente a «Eroski Sociedad Cooperativa». 169 Marca de reserva Es aquella que se registra para usarse en un futuro. No se prevé un uso inmediato, pero para evitar que terceros puedan registrarlas o usarlas con motivos tanto legítimos como ilegítimos. Este tipo de prácticas son muy habituales en joint ventures, tratos preliminares de posibles fusiones o escisiones, posibles incursiones en el mercado de empresas extranjeras o UTE. Evidentemente el uso de la marca no puede permanecer inactiva indefinidamente, pues pasados cinco años de no uso de la marca el titular se arriesga a que cualquier tercero pueda instar la caducidad de la marca (LM art.39, 55.1.e y 58). Ver nº 700 y nº 800 s. 170 Marca de defensa En ocasiones los empresarios registran marcas para la mayoría de los nomenclátores, aunque el uso que vayan a hacer de la marca tenga un ámbito más restringido. Dichos registros son denominadas marcas de defensa. La finalidad de efectuar registros para marcas que no se pretenden usar, consiste en impedir el registro por terceros de marcas similares o idénticas que vengan a proteger productos o servicios muy diferentes a los que en realidad se pretenden utilizar. Dotándole, al menos durante cinco años (LM art.39, 55 y 58), de un halo de unicidad en el mercado a la espera de que la marca que efectivamente usan goce de notoriedad o renombre. El peligro que corren este tipo de marcas es que puedan ser declaradas caducadas por falta de uso, en el supuesto de no ser usadas durante cinco años (nº 800 s.).

17 Ed. Francis Lefebvre MARCA NACIONAL 21 II. Adquisición del derecho sobre la marca (LM art.2.1) SUMARIO 175 A. Excepciones al principio de registro Fraude a los derechos de tercero Supuestos específicos de registros de mala fe B. Acción reivindicatoria El derecho de marca se adquiere por el registro válidamente efectuado, constituyendo el Sistema de Registro el elemento rector para el nacimiento de una marca. El Registro de la Propiedad Industrial es constitutivo, haciendo emanar del válido registro un derecho de uso en exclusiva sobre un determinado signo que es aplicado a unos determinados productos o servicios. Ver nº 112. Con el registro del signo no sólo nace el derecho de marca, sino toda una suerte de derechos accesorios como son las diferentes acciones de infracción. 176 PRECISIONES La razón principal por la que el legislador concentra en las autoridades públicas la concesión del derecho de marca, radica en la necesidad de establecer un control y un orden de los signos sobre los que se otorga el monopolio, consiguiendo de este modo mayor seguridad jurídica, ya que el principio fundamental que informa al sistema de registro es prior in tempore potior in iure (o lo que se ha venido a llamar en derecho anglo-americano, sistema first to file first to be served), otorgando a aquel que primero acceda al registro mediante solicitud de marca mejor derecho que aquellos que lo hagan con posterioridad. A. Excepciones al principio de registro A pesar de que el requisito general para el nacimiento del derecho de marca es el válido registro, la LM atempera el carácter constitutivo del Registro de Propiedad Industrial introduciendo el principio de buena fe, en virtud del cual, cuando la marca ha sido solicitada de mala fe la misma es nula. Con base a lo anteriormente dicho, la ley prevé un supuesto genérico y dos específicos en virtud de los cuales se hace decaer el registro efectuado de mala fe Fraude de los derechos de tercero (LM art.2.2 y 51.1.b) La LM sienta como principio rector del sistema marcario la buena fe, interpretada tanto en sentido subjetivo (CC art.433), como en sentido objetivo (CC art.7); es decir, como estándar ético de conducta. La mala fe ha de existir al momento de formular la solicitud la marca, pues si es sobrevenida no se encuadra dentro del supuesto contemplado. Y en el supuesto de ser alegada por tercero, éste último soporta la carga de la prueba, ya que la buena fe se presume, correspondiendo probar los hechos a aquel que los propone (LEC art.217; CC art.434). 185

18 22 MARCA NACIONAL Ed. Francis Lefebvre Incluimos dentro del presente epígrafe la mala fe, pues el legislador en el anteproyecto de la vigente Ley de Marcas lo incluía dentro del actual LM art.2.2, teniéndose que entender que todo registro en fraude de derechos de un tercero o violando una obligación legal o contractual, supone un registro de mala fe. Es decir, en el caso en que los presupuestos, para ejercitar una acción reivindicatoria, el solicitante de la marca habrá actuado necesariamente de mala fe. En concreto, se repudia del registro todos aquellos signos que se han registrado en fraude de los derechos de un tercero o con motivo de la violación de una obligación legal o contractual mediante una acción reivindicatoria impropia. Asimismo, se establece la posibilidad de anular cualquier registro efectuado de mala fe. Ver nº 755 s.). Así, cuando existe un tercero que ha sido defraudado por el registro de marca que otro ha realizado, el legítimo titular dispone de una acción reivindicatoria impropia para que la realidad registral sea veraz conforme a los parámetros de justicia material. 2. Supuestos específicos de registros de mala fe 190 Dentro de los supuestos específicos, previstos en la LM, de registro de marcas de mala fe o en fraude de derechos ajenos, se encuentran los registros de: marca notoriamente conocida; y el realizado por el agente o representante (nº 195). 192 Marca notoriamente conocida no registrada (LM art.6.2.d; CUP art.6 bis) Quien ostenta un signo que es notoriamente conocido en España, tiene un derecho de exclusiva sobre el mismo, a pesar, de que no se haya registrado tal signo. En concreto, en virtud del Convenio de la Unión de París, se establece que, siempre y cuando alguien utilice un signo para identificar sus productos o actividad, y fruto del amplio uso que se haga del mismo, los consumidores identifiquen el mismo con un determinado origen empresarial, los países se comprometen a proteger a los súbditos de los demás Estados, que hayan usado un signo en estas condiciones sin haber registrado el mismo. Para estimar la notoriedad de una marca, hemos de atender a si el público relevante al que se destinan los productos o servicios concretos la reconoce como propiedad de la citada empresa. Es decir, el legislador en éste supuesto reconoce derechos a quien no ha registrado una marca (ya sean nacionales o extranjeros) pero ha hecho, de manera directa o indirecta, un uso profuso de la misma, haciendo que el público consumidor identifique el origen empresarial, cumpliéndose así la función esencial de la marca. 193 Las concretas facultades que se le otorgan al titular del signo no registrado son las siguientes: a) Puede oponerse a la concesión de una marca solicitada idéntica o semejante que pretende identificar productos o servicios idénticos o similares (LM art.6). El legislador concede un trato diferente en comparación con los titulares de marcas notorias o renombradas registradas, pues el ámbito de protección es menor al no quebrarse el principio de especialidad. b) Puede ejercitar las preceptivas acciones de cesación, en caso de que un tercero esté utilizando un signo idéntico o semejante, para productos idénticos o similares (LM art.34). Ver nº 485.

19 Ed. Francis Lefebvre MARCA NACIONAL 23 c) Puede instar la nulidad de cualquier signo que se haya registrado, siempre y cuando el signo usado, en virtud del cual se solicita la nulidad, fuese notorio al momento de solicitar la marca que se pretende anular (LM art.52). Marca registrada por agente o representante (LM art.10) Se dota de acciones al titular de una marca en otro estado miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio, que habiéndose valido de un agente o cualquier otro representante legal para comercializar sus productos en España y/o para registrar la marca en nombre del principal, se encuentra con que el agente ha registrado la marca en su propio nombre. Se pretende corregir la actuación potencialmente maliciosa del mandatario, que ha registrado la marca en su propio nombre en lugar de en nombre del mandante (in aliena nomine), no permitiendo al verus dominus de la marca comercializar, por tanto, sus productos en nuestro mercado con el signo distintivo que venía haciéndolo pues, el titular real y el jurídico no concuerdan. La relación jurídica con el agente o representante se ha de interpretar en un sentido amplio; es decir, el sujeto defraudador ha de ser cualquier tipo de agente, representante conforme a cualquier tipo de contrato de comercialización de productos ajenos, no teniéndose que restringir únicamente al ámbito de los contratos de agencia firmados al amparo de la L 12/1992, que regula el régimen jurídico del contrato de agencia. Los requisitos que se han de cumplir para que se produzca este supuesto son: a) Que se trate del titular de una marca, registrada en un país miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio. b) Que el registro de la marca en España se haya realizado a nombre del agente o representante sin consentimiento del titular en el extranjero. c) Que el agente no tenga causa justificativa. En determinados supuestos, la actuación del agente puede estar justificada (p.e., cuando la legislación exija comercialización del producto bajo una marca registrada). Si no se cumplen los requisitos anteriores, el supuesto puede ser encuadrado en lo dispuesto en la LM art.2 o en los supuestos de nulidad de marca (LM art.50). Supuestos excluidos Si el mandante no tiene la marca registrada en el extranjero, al supuesto no le es aplicable la LM art.10, aunque sí el LM art.2.2. Nótese que el caso puede ser muy habitual, habida cuenta que, en países como EEUU e Inglaterra, el derecho de marca también se puede adquirir por el uso de la misma. Otro evento posible, es aquel en el que el agente registra la marca con consentimiento del titular extranjero en el marco de una relación contractual con el fin de facilitar la defensa de la marca, otorgándole al agente la facultad de defender la marca en el territorio nacional. De tal relación, por tanto, se desprende que finalizada la relación contractual, la marca debe volver al patrimonio del titular que consintió el registro. En el supuesto de que la devolución de la marca no fuese pacífica, por no haberse estipulado en contrato, no cabe aplicar las acciones previstas en la LM art.2 y 10, pero si las respectivas de enriquecimiento injusto o infracción contractual. Facultades otorgadas al «verus dominus» (LM art.10) El perjudicado del registro realizado por un agente, está facultado para elegir la vía más adecuada para la defensa de su marca. Así, puede ejercitar las respectivas acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación. También puede oponerse al registro efectuado por el agente