CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile

Transcripción

1 CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile En Santiago de Chile, a once de abril del año dos mil quince. VISTOS: Que en la causa, expediente Rol número mil ochocientos treinta y cuatro del año dos mil catorce, sobre nombre de dominio trendyworld.cl iniciada por el revocante, PORZIO, Ríos & ASOCIADOS contra el titular del dominio, JUAN MIGUEL BOEHM con fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce fui designada juez árbitro y acepté el encargo. Que con fecha doce de diciembre de dos mil catorce, el revocante arbitrales. pagó los honorarios Que mediante resolución de fecha trece de diciembre pasado se requirió información al revocante para efectos de la facturación de los honorarios arbitrales pagados en autos. Que el veintidós de diciembre del dos mil catorce, comparece don Hernán Ríos Marimon, abogado, domiciliado en calle Cerro el Plomo 5680, piso 19, comuna de las Condes, en representación de la empresa Industria de Alimentos Trendy S.A e interpone demanda de revocación solicitando le sea asignado el dominio trendyworld.ci a su representada por tener derechos preferentes sobre ese dominio. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que Industria de Alimentos Trendy S.A. es una conocida empresa fabricante de helados y productos alimenticios, snacks y chocolates, nacida en el año 1997, cuyo producto estrella es la cassata de helado de un litro. Que el año 2000 inicia la actividad de exportación a diversos países, entre ellos, Ecuador, México y los Estados Unidos de América. El año 2002 incluye nuevos productos como los chicles, chocolates y el 2005 snacks y una línea de productos TIM. El 2003 con la compra de Unilever y la marca PANDA su planta industrial pasó al tercer lugar de las fábricas de helados. Que la empresa revocante se basa en la alta calidad de sus productos y sus precios razonables. Que es dueña de la marca TRENDY y diversas otras marcas que contienen dicha expresión, tales como: 1. El registro PLANETA TRENDY, clases 29 y 30, del 17 de febrero de El registro TRENDY, establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 29,30,31, Y 32 de la Región 13, de fecha 3 de marzo de El registro TRENDY, de establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 29, 30, 31, Y 32, de fecha 3 de marzo de El registro TRENDY para las clases 29, 30, 31 Y 32, de fecha 5 de mayo de El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 6 de junio del 2005.

2 10. El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 6 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 6 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 6 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 6 de junio del EI registro TRENDY para la clase 30, de fecha 6 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 16 de junio del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 10 de noviembre del El registro TRENDY para la clase 30, de fecha 13 de febrero del El registro TRENDY de establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 29, 30, 31, 32, Y 33, de fecha 18 de marzo de El registro TRENDY, para la clase 29, de fecha 16 de septiembre del año El registro TRENDY, para la clase 32, de fecha 16 de septiembre del año El registro TRENDY, para la clase 39, de fecha 23 de noviembre del El registro TRENDY para la clase 35 de fecha 23 de noviembre del El registro SNAX TRENDY para la clase 30, de fecha 18 de enero del El registro PETIT TRENDY para la clase 30, de fecha 18 de enero del El registro TRENDY SUPER CHOC para la clase 30, de fecha 21 de julio del El registro TEX TRENDY para las clases 29 y 30, de fecha 22 de noviembre del El registro CHOCODRILO TRENDY para las clases 29 y 30, de fecha 6 de marzo del El registro TRENDY para las clases 16 y 28, de fecha 1 de febrero del El registro TRENDY PALOPITO, para la clase 30, de fecha 10 de enero del El registro TRENDY EXPLORADOR para la clase 30, de fecha 4 de abril de El registro TRENDY SKT para la clase 30, de fecha 22 de febrero del El registro TRENDY-GURT para la clase 30, de fecha 27 de septiembre del El registro TRENDY-CHOC para la clase 30, de fecha 5 de abril del Que el revocante, además, es titular de diversos nombres de dominio que comprenden la expresión TRENDY, tales como: trendy.cl casatrendy.ci heladostrendy.cl trendyhawai.ci trendydiscover.cl trendymaps.cl Que el revocante, señala, es dueño de la palabra TRENDY constituyendo una familia de marcas TRENDY para productos, establecimientos comerciales, e industriales. Que el revocante ha hecho un uso efectivo de su marca TRENDY en forma famosa y con notoriedad, existiendo un alto conocimiento del público consumidor de su marca, así como de usuarios en Internet. De manera que colocada la palabra TRENDY en Google lleva inmediatamente al revocante. 2

3 Que además es dueño de la marca PLANETA TRENDY que es un concepto creativo del revocante similar al dominio en disputa trendyworld.cl Que la sola expresión "Word" que agrega el actual titular en el dominio no le otorga un carácter de distintividad suficiente de manera que, mantener el dominio en el actual titular, producirá dilución marcaria afectando al revocante, y producirá confusión en el público consumidor en cuanto a la procedencia y calidad de los productos. En circunstancias que el dominio debe cumplir un rol de real identificador del proveedor, conforme a la Reglamentación del NIC. Que el principio "First come first served" opera cuando ambas partes actúan de buena fe y ambas tienen legítimos derechos, e intereses equivalentes. Lo que no ocurre en este caso en que el revocante, señala, tiene un mejor derecho. Que en el primer otrosí de la demanda acompañó copia de los registros marcarios antes indicados así como registros de los dominios inscritos. Que en el segundo otrosí, solicitó tener presente que el revocante actúa como cesionario de los derechos litigiosos y como continuador de Porzio, Ríos & Asociados, y acompañó un documento sobre Cesión de derechos litigiosos de fecha 19 de diciembre del 2014 en que Porzio, Ríos & Asociados vende, cede y transfiere a Industria de Alimentos Trendy S.A. los derechos que le corresponden como litigante en este litigio sobre nombre de dominio trendyworld.cl y acepta aquello el cesionario. Que en el tercer otrosí acompañó poder especial otorgado por Industria de Alimentos Trendy S.A. a Marino Porzio Bozzolo y otros, de fecha 28 de agosto de 2006, ante el Notario don Sergio Jara Catalán y asumió el patrocinio y poder de la causa. Que mediante resolución de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, se proveyó la demanda, en lo principal confiriendo traslado a la contraparte; al primer otrosí, teniendo por acompañados los documentos con citación, al segundo otrosí teniendo presente la cesión de derechos litigiosos y por acompañado el instrumento en que consta con citación y al tercer otrosí se tuvo presente el patrocinio y poder que se indica y por acompañado con citación el poder especial por escritura pública de fecha veintiocho de agosto de dos mil seis otorgado ante el Notario de Santiago don Sergio Jara Catalán en que consta la personería que se invoca y se ordenó la debida notificación de esta resolución. Que con fecha dos de enero del año dos mil quince el actual titular, don Juan Miguel Boehm Rojas, ingeniero comercial, domiciliado en calle El Bergatín 965, comuna de Las Condes, Región Metropolitana presentó un escrito de contestación de demanda y un escrito de complementación. Que el actual titular en su escrito de contestación de demanda en lo principal evacua el traslado señalando que mantener la inscripción del dominio en el actual titular no producirá confusión en el público consumidor. Que el dominio corresponde a la razón social Asesorías Trendy World Limitada, que usa como nombre de fantasía "Trendy World", de la cual él es el socio en un 50%. Dicha compañía fue fundada el 10 de diciembre del año 2008 y se dedica a la representación, importación, exportación y comercialización de productos relacionados con juguetería, productos de belleza y perfumería. Que el actual titular ha hecho un uso legítimo de la expresión TRENDY WORLD. 3

4 Que manifiesta tener derecho preferente sobre el dominio atendida su razón social. Que si bien no ha usado el dominio, a su juicio se debe aplicar en este caso el principio "First come first served" atendido su legítimo derecho al nombre, y que no ha actuado de mala fe. No siendo, entonces aplicable la revocación conforme a la Reglamentación del NIC. Que en el otrosí de su contestación de demanda, el actual titular acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de inscripción social en el Registro de Comercio de Santiago de "Asesorías Trendy World Limitada" de fojas N del año 2008, Santiago. 2. Protocolización de Extracto de Trendy World Ltda. de fecha 12 de diciembre de 2008 ante la Notario doña María Soledad Santos Muñoz del 16 de octubre del Copia de extracto del 16 de octubre del Factura N emitida por Salcobrand por la venta de productos por el precio de 19 millones de pesos. 5. Guía de despacho número emitida por Salcobrand a Trendy World Ltda., de fecha 22 de noviembre del 2012, por 12 muñecas Monster High y 24 muñecas Barbie Bath por la suma de $ Copia de Anexo de Convenio entre Asesorías Trendy World Ltda. y Comercial Eccsa S.A, de fecha 22 de agosto del 2013, en que el representante de ventas de Asesorías Trendy World Ltda. autoriza a Comercial Eccsa S.A. para la comercialización y distribución de productos de higiene y belleza Monster High, Hot Wheels y Barbie de Mattel, que son manufacturados bajo licencia por "The Beauty and Care AG Suiza". Documento que figura autorizado ante notario; y 7. Carta de Conny Weckmann, Export Manager de "The Beauty Care Company" que autoriza a Trendy World Ltda para distribuir los productos Hello Kitty, Barbie, Monster High y Hot Wheels. Que ese mismo día 2 de enero, el actual titular acompañó un documento adicional que consiste en un archivo que contiene la imagen de un Shampoo Hello Kitty que tiene un documento adherido que señala: "Fabricado en Grecia Importado y Distribuido por A. Trendy World Ltda. el Bergatín 965, Las Condes, Chile. Gel de Baño y Shampoo, 300 mllns ISP N 1168/10, Lote A. Producto vence 30/08/2016 No usar en menores de 6 años". Que con fecha catorce de enero del presente, se dictó resolución que proveyó la contestación de demandada en lo principal dando por contestada la demanda y al otrosí por acompañados los documentos con citación. También esa resolución proveyó el escrito de complementación presentado el mismo dos de enero y tuvo por acompañado el documento acompañado con citación. Que mediante resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil quince, se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CI: A

5 "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Cl: d. Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que el revocante ha demandado la revocación del dominio trendyworld.ci argumentando básicamente tener derechos previos y preferentes sobre la expresión TRENDY al tener registros marcarios previos sobre ella, y nombres de dominio; tener un uso legítimo de la expresión TRENDY en Internet, que la expresión WORLD que se agrega al dominio no es distintiva, de manera que los usuarios y consumidores en Internet creerán que TRENDYWORLD es una nueva campaña publicitaria de los productos del revocante en Internet, y que el actual titular no tendría a su respecto un interés o derecho legítimo sobre el dominio. Que para acreditar los hechos que esgrime, el revocante ha acompañado copia de numerosos registros marcarios vigentes sobre la denominación TRENDY para productos, establecimientos, y servicios, en diversas clases; específica mente en las clases 29, 30, 31, 32, 33, 39 35, 16 Y 28. Que el actual titular del dominio contestó la demanda, argumentando tener un derecho o interés legítimo sobre el dominio, atendido a que es socio en un 50% de la sociedad "Asesorías Trendy World Ltda", cuyo nombre de fantasía es precisamente TRENDY WORLD. Que dicha empresa se dedica a la comercialización y distribución de productos relacionados con juguetería, higiene y belleza. Que el actual titular ha acreditado fehacientemente sus dichos en orden a que es efectivamente socio en un 50% de la referida sociedad. Ello mediante la inscripción social respectiva donde consta la existencia de dicha empresa, que él es socio de ella, y su nombre o razón social Que el actual titular también ha acreditado el uso legítimo de la expresión TRENDY WORLD en diversos documentos, entre ellos, facturas, guías de despacho y convenios de comercialización. En ellos consta que el actual titular ha usado la expresión TRENDY WORLD en la actividad de comercialización y distribución de productos relacionados con higiene, belleza y juguetería. Que conforme a la Reglamentación del NIC Chile, al que se someten las partes en este juicio arbitral de nombres de dominio, para proceder a la revocación de un nombre de dominio, el demandante debe acreditar tener derechos previos y preferentes sobre el dominio y que el actual titular ha efectuado una inscripción abusiva del mismo. Que conforme al mérito del proceso, es posible concluir que el actual titular no ha efectuado una inscripción abusiva, ya que el dominio inscrito corresponde al nombre de su sociedad, sobre el cual tiene un derecho o interés legítimo y que ha hecho un uso efectivo del mismo en el ámbito de sus relaciones comerciales. Que en consecuencia, no siendo abusiva la inscripción cabe respetar el principio "First come first served". Que si bien, éste no es un juicio marcario, cabe expresar que el actual titular usa su nombre social en el ámbito de la comercialización y distribución de productos relacionados con juguetería, higiene y belleza, actividad que es claramente diversa a la del revocante que se encuentra cubierta en el ámbito de la producción, elaboración y comercialización de productos alimenticios. De manera que a juicio de esta juez árbitro 5

6 la mantención del dominio trendyworld.ci en el actual titular no producirá confusión en el público consumidor al tratarse de giros y de mercados diversos. Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes disponibles, siguiendo el criterio de la relación más estrecha con el dominio en disputa, a juicio de esta sentenciadora se ha acreditado en juicio que es el actual titular quien tiene más derecho sobre el mismo, ya que su inscripción no es abusiva, posee un legítimo derecho o interés sobre el dominio, y ha hecho un uso legítimo de la expresión TRENDY WORLD, en términos que resulta coherente que le sea mantenido el dominio, conforme al principio "First come first served'. RESUELVO: Que se rechaza la demanda de revocación. Que en consecuencia, se mantiene la asignación del dominio trendyworld.ci en el actual titular. Que se ordena que el dominio en disputa trendyworld.ci se asigne en definitiva a favor del actual titular JUAN MIGUEL BOEHM. Que cada parte pagará sus costas. Que se declara cerrado el expediente electrónico. Notifíquese. Jonat C.N.! K Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.