Trabajo compartido entre oficinas de patentes en materia de búsqueda y examen

Transcripción

1 Trabajo compartido entre oficinas de patentes en materia de búsqueda y examen Material elaborado por el Área Patentes y Tecnología DNPI

2 Introducción 1 Hoy en día, con el uso de herramientas informáticas las distintas oficinas de patentes del mundo se han visto beneficiadas con la gran cantidad de información que se encuentra disponible. Dentro de la Propiedad Industrial, la figura de la patente de invención se destaca en el sentido de que por tratarse de creaciones novedosas (respaldadas generalmente por una extensa investigación en un determinado campo técnico) y debido a su complejidad técnica, ameritan un examen de fondo minucioso. Para la realización de este tipo de examen, actualmente existe la posibilidad de acceder con facilidad a bancos de información clasificados en prácticamente todas las áreas de la ciencia, la búsqueda de antecedentes sobre el estado de la técnica a la que pertenece una invención se facilita enormemente, lo que implica una disminución en el tiempo de la realización del análisis de los criterios de patentabilidad de una invención (novedad, altura inventiva y aplicación industrial). Si bien la legislación de cada país es diferente, los criterios para determinar si una invención es susceptible de patentabilidad son únicos, de manera que si una solicitud de patente es presentada en varias partes del mundo, ya sea utilizando el sistema tradicional de patentes o a través de algún tratado, los resultados obtenidos por alguna de las oficinas de patentes pueden ser compartidos y utilizados por otras si así lo consideran pertinente. Las oficinas de patentes deben tomar la decisión de conceder o denegar una solicitud de manera precisa, eficaz y eficiente lo cual es una tarea complicada, puesto que muchas oficinas reciben un volumen cada vez mayor de solicitudes, cuya complejidad también va en aumento. El tamaño de cada oficina de patentes y la magnitud de sus operaciones varían considerablemente de una oficina a otra. Por ejemplo, una oficina recibió más de solicitudes de patente en 2012, mientras que otra oficina recibió seis solicitudes en el mismo año 2. El número de examinadores de patente empleados por oficina varía en gran medida: de dos examinadores en algunas oficinas a más de examinadores, en otra oficina de patentes (ver figura 1). El marco jurídico internacional, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) dejan un amplio margen de maniobra a los Estados miembros a la hora de introducir maneras concretas de abordar la búsqueda y el examen del estado de la técnica en sus oficinas de patentes. 1 Guía sobre alternativas en materia de búsqueda y examen de patentes, OMPI, Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2013, OMPI.

3 Figura 1: Número de solicitudes de patente presentadas y número de examinadores de patentes en algunas oficinas de patentes. CN: China; US: Estados Unidos de América; JP: Japón; KR: República de Corea; EPO: Oficina Europea de Patentes; IN: India; BR: Brasil; EG: Egipto; MY: Malasia; CO: Colombia Fuentes: Base de datos estadísticos de la OMPI; IP5 Statistics; IP India Annual Report ; Brazil s Patent Reform, Center for Strategic Studies and Debates (2013); documento de la OMPI PCT/A/40/4; Seminario Regional de la OMPI sobre la utilización eficaz del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) y las iniciativas internacionales de reutilización de resultados (noviembre de 2013) y el sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia). Número de examinadores Número de solicitudes Número de examinadores Número de solicitudes CR CU NI DO UY 1PE 2AR 3CL 4CO CR: Costa Rica; CU: Cuba; NI: Nicaragua; DO: República Dominicana; UY: Uruguay; PE: Perú; AR: Argentina; CL: Chile; MY: Malasia; CO: Colombia Fuente: Curso de formación regional para examinadores de patentes de países de América Latina (octubre 2015) El presente artículo pretende mostrar algunas de las opciones existentes en la actualidad, de las cuales los países pueden hacer uso para la búsqueda y el examen de solicitudes de patente. Con la finalidad de aprovechar al máximo la eficiencia y la productividad de las distintas oficinas nacionales de patentes, se han creado y aplicado varios mecanismos, programas e iniciativas de cooperación internacional. El sistema ideal de búsqueda y examen de patentes puede variar de una oficina a otra. A fin de elegir entre las diversas opciones disponibles para concebir un sistema de búsqueda y examen, se deben tener en cuenta diferentes factores.

4 Algunos de estos factores son: Volumen de trabajo y origen de las solicitudes: La demanda de patentes en un país determinado, evaluada, por ejemplo, en función del número de solicitudes es un elemento importante. El tamaño del mercado, el tipo y el alcance de las actividades industriales o la población global del país también pueden incidir en el número de solicitudes de patente presentadas en ese país. Por ejemplo, si el número de solicitudes de patente es muy reducido o se concentra principalmente en un sector de la tecnología, quizá sea necesario justificar la contratación de examinadores capacitados para realizar el examen sustantivo en todos los sectores de la tecnología. Otro factor que hay que considerar es el principal origen de las solicitudes presentadas, es decir, si estas últimas corresponden a residentes, a no residentes que hacen uso del Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o a no residentes que presentan solicitudes nacionales directamente ante la oficina. Si la mayoría de solicitudes son presentadas por no residentes, es más probable que se disponga de los resultados de la labor de búsqueda y examen ejecutada por otras oficinas en relación con la misma invención. En Uruguay el 92% de las solicitudes de patentes presentadas (invención y modelos de utilidad) corresponden a no residentes. Figura 2: Porcentaje de solicitudes de patentes de residentes y no residentes Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI, junio de 2014

5 Política nacional y asignación racional de recursos: El examen sustantivo de las solicitudes de patente se considera una garantía que impide la concesión de patentes sin fundamento y de calidad inferior. Por lo tanto, en el contexto de las políticas nacionales de desarrollo e innovación se ha subrayado la importancia que tiene introducir el proceso de búsqueda y examen en el sistema nacional de patentes. Es decir, dentro de los limitados recursos nacionales, las oficinas de patentes efectúan la búsqueda y el examen para velar por que no se concedan patentes inválidas o que, en caso contrario, puedan anularse de manera fácil y eficaz. Disponibilidad de marcos internacionales/regionales y posibilidad de cooperación: La disponibilidad de marcos internacionales y regionales que contribuyan a la labor de búsqueda y examen nacional influye en la concepción de prácticas nacionales de búsqueda y examen. Por ejemplo, la existencia de una organización regional de patentes 3 que posea un equipo sólido encargado del examen sustantivo en todos los sectores de la tecnología influye en las prácticas de los solicitantes e incide notablemente en la estrategia de las oficinas nacionales en lo relativo a búsqueda y examen de patentes. Sin embargo, la posibilidad de cooperación internacional depende de muchos factores. Por ejemplo, como los informes de búsqueda y examen se elaboran en el idioma de cada oficina de patentes, los examinadores que posean las mismas competencias lingüísticas podrán facilitar la cooperación internacional entre las oficinas. 3 Por ejemplo, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO), la Oficina Europea de Patentes (OEP) o la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo).

6 Iniciativas sobre el uso de los resultados de la búsqueda y el examen de fondo Un número importante de solicitudes presentadas en una oficina corresponde con las que son presentadas en otra u otras oficinas de patentes, varias oficinas utilizan los resultados de la búsqueda y el examen de esas oficinas y otra información relativa a la tramitación de las solicitudes y las patentes correspondientes presentadas o concedidas en el exterior. La cooperación entre las oficinas de patentes puede llevarse a cabo en un marco oficial como un tratado o acuerdo bilateral entre los países. Asimismo, las oficinas pueden cooperar en un entorno informal, por ejemplo mediante el intercambio de datos de búsqueda y examen o la autorización para acceder a esos datos en el marco de un memorando de entendimiento suscrito entre las partes. Incluso si no existen dichos acuerdos oficiales o informales, muchos examinadores de patentes usan de manera unilateral, si procede, los informes de búsqueda y examen así como otra información útil publicada por otras oficinas a fin de facilitar el examen de las solicitudes nacionales equivalentes. La cooperación internacional en el ámbito de la búsqueda y el examen no implica el reconocimiento automático de las decisiones adoptadas por las oficinas de patentes de otros países. Cada oficina de patentes conserva su autonomía y poder de decisión a la hora de otorgar o de negar solicitudes de patente con arreglo a su legislación aplicable. La cooperación internacional en materia de búsqueda y examen tiene por fin prestar asistencia a los examinadores para que tomen decisiones mejor fundamentadas al proporcionar información adicional sobre el estado de la técnica y las conclusiones analíticas de otros examinadores. Los examinadores usan esa información únicamente en la medida de lo posible y según lo aplicable en virtud de la respectiva legislación nacional y pueden ejecutar nuevos exámenes en caso de considerarlo necesario. Este tipo de trabajo compartido tiene como objetivo agilizar el procedimiento de examen de fondo de una solicitud de patentes (evita duplicidad de esfuerzos y aprovecha el resultado del examen de fondo realizado por otra oficina por lo que reducir la carga de trabajo). Por lo tanto, varias oficinas de patentes están usando los conocimientos especializados y los resultados de la labor de otras oficinas, y están colaborando de diversas maneras. Si bien existen muchos tratados, programas y colaboraciones en la materia, en este documento nos limitaremos a tratar 5 de ellos: 1. Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) 2. Procedimiento acelerado de patentes (PPH) 3. Sistema de gestión de solicitudes de patentes (CADOPAT) 4. Examen colaborativo en materia de patentes (PROSUR) 5. Acceso Centralizado a la Búsqueda y el Examen (WIPO CASE)

7 1. Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT por sus siglas en ingles) 4 Es el mecanismo de cooperación más convencional y conocido del sistema internacional de patentes. Este tratado facilita a los solicitantes el procedimiento para obtener protección por patente para sus invenciones a escala internacional, ayuda a las oficinas de patentes a tomar decisiones sobre la concesión de patentes y facilita el acceso del público a un caudal de información técnica relacionada con las invenciones. Al presentar una solicitud internacional de patente en el marco del PCT, los solicitantes pueden solicitar simultáneamente protección para la invención en 148 países. El PCT ofrece a los solicitantes una ventajosa vía alternativa para presentar solicitudes en el exterior. Las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT son objeto de una búsqueda internacional realizada por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y, si el solicitante lo pide, de un examen preliminar internacional realizado por las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional. Esas Administraciones, que son oficinas de patentes cuyos conocimientos especializados en materia de búsqueda y examen de las solicitudes de patente suelen ser reconocidos, emiten los informes de búsqueda internacional del PCT, las opiniones escritas y los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad (en Latinoamérica, Brasil y Chile son Administraciones encargadas de emitir este tipo de informes internacionales). Esos informes, si bien no son vinculantes para las oficinas de los Estados contratantes del PCT, pueden ser utilizados por las oficinas para determinar la patentabilidad de una invención, una vez que una solicitud internacional presentada en virtud del PCT entra en la fase nacional. Todos los informes se traducen al inglés y se redactan en un formato estándar. El mecanismo de cooperación establecido por el PCT permite a los examinadores de patentes empezar su tarea de búsqueda y examen utilizando los informes internacionales, antes que comenzar la búsqueda y el examen 4

8 desde cero y de manera totalmente aislada. Al mismo tiempo, las oficinas de patentes mantienen pleno control sobre sus procedimientos nacionales, y sus decisiones en materia de concesión de patentes se basan en los criterios sustantivos de patentabilidad previstos en sus legislaciones nacionales. De América del Sur, restan ingresar al tratado Argentina, Bolivia, Las Guayanas, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 2. Procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patentes (PPH por sus siglas en inglés) 5 Es una iniciativa que permite un procedimiento acelerado en la tramitación de una solicitud de patente mediante el intercambio de información entre oficinas de patentes. También permite a cada oficina de patentes participantes beneficiarse del trabajo realizado previamente por la otra oficina, con el objetivo de reducir la carga de trabajo de examen y mejora de la calidad de la patente. Se estudia una solicitud de patente con base en el resultado obtenido en uno de los países con los que se ha firmado un acuerdo de cooperación. Se toma el examen de fondo hecho por la otra oficina y no tiene un costo adicional para el solicitante. Muchas oficinas de patentes participan de este programa y existe más de una modalidad del mismo. Básicamente consiste en que si la oficina de la primera presentación (OPP) estima que las reivindicaciones de una solicitud son patentables, el solicitante podrá pedir que, en la oficina de la segunda presentación (OSP), se proceda a un examen acelerado de las reivindicaciones correspondientes. El procedimiento de examen acelerado permite a los solicitantes obtener con mayor rapidez una decisión final sobre el examen en la OSP. Al mismo tiempo, la OSP puede utilizar los resultados de la búsqueda y el examen de la OPP al evaluar si se cumplen los requisitos de patentabilidad previstos en la legislación nacional de la OSP. El uso por la OSP de los resultados de la labor de la oficina de primera presentación constituye un mejor punto de partida para la oficina que realice el examen posterior. 5

9 Se presume que es elevada la probabilidad de que la OSP utilice los resultados de la labor de examen realizada anteriormente en el marco del mecanismo PPH, porque en la OPP se ha llevado a cabo un examen exhaustivo con respecto a las mismas reivindicaciones o reivindicaciones correspondientes. En consecuencia, se prevé que la labor de examen en la OSP se verá facilitada, reduciéndose el tiempo dedicado al examen de las solicitudes. La reducción del tiempo dedicado al examen constituye una ventaja para todos los solicitantes, (incluidos los solicitantes nacionales que no utilizan el mecanismo PPH). Al países han firmado este tipo de acuerdo y al día de hoy en Latinoamérica, Colombia y México tienen PPH funcionales (por ejemplo, algunos de los PPH firmados por Colombia son con Corea, España, Japón, USA y México con Canadá, China, Corea, España, EPO, Japón, Portugal, USA, Singapur). Recientemente Perú firmó este tipo de acuerdo con España (entró en vigencia el ). 3. Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patente (CADOPAT) 6 Este sistema se estableció en el año 2007 con el objetivo de facilitar el intercambio de información obtenida de los exámenes de patentes y prestar apoyo a las oficinas de patentes, en los procedimientos de búsqueda del estado de la técnica y examen sustantivo de solicitudes de patente, en principio en la región de América Central y el Caribe. Este sistema permite mejorar la gestión de las solicitudes de patente que son presentadas en los dos países obteniendo tiempos de respuesta más rápidos para los usuarios del sistema de Propiedad Industrial. 6

10 Actualmente se amplió a otros países interesados entre los que figuran los Estados miembros de la ARIPO (Organización Regional Africana de la PI), de modo que también puedan beneficiarse de este servicio. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el marco del proyecto CADOPAT permite que las Oficinas Beneficiarias (OB) de la región dispongan de un mecanismo de colaboración en la realización de búsquedas internacionales del estado de la técnica, opiniones de patentabilidad así como de informes de examen, con el fin de mejorar la gestión de las solicitudes de patente que son presentadas en los dos países obteniendo tiempos de respuesta más rápidos para los usuarios del sistema de Propiedad Industrial. Se puede solicitar este tipo de colaboración tanto cuando la OB posee una solicitud equivalente en México como si no la tiene. Figura 3: Número peticiones registradas en el período enero 2007 abril 2015 con y sin solicitud equivalente en México. NI: Nicaragua; HN: Honduras; SV: El Salvador; GT: Guatemala; DO: República Dominicana; PA: Panamá; CR: Costa Rica; CU: Cuba; BZ: Belice; ARIPO: Oficina Regional Africana de PI; CO: Colombia; PY: Paraguay; EC: Ecuador. Fuente: VI Seminario Regional sobre la Gestión de las Oficinas de Propiedad Industrial en América Latina: el papel de los programas de trabajo compartido.

11 4. Examen colaborativo en el marco del Proyecto PROSUR 7 PROSUR fue creado en 2009 como sistema regional de cooperación entre nueve países sudamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay), para promover la innovación, la competitividad y el espíritu empresarial en la región mediante el uso estratégico de los derechos de propiedad intelectual, y en particular, mediante el establecimiento de una plataforma común para la integración y el intercambio de información sobre solicitudes de patente, resultados del examen de solicitudes de patente y otros recursos de propiedad intelectual. Este proyecto busca diseñar e implementar esquemas y servicios colaborativos entre las oficinas participantes con el fin de hacer más eficiente los procesos de examen de las solicitudes de patentes presentadas en los países del PROSUR. En este marco, se creó la plataforma electrónica e-pec, que permite el intercambio de información sobre solicitudes de patente examinadas por cada oficina individual. e-pec es una plataforma que permite trabajar a los examinadores de las oficinas pertenecientes al PROSUR en una misma solicitud de patentes (siempre que pertenezcan a la familia) de manera sincrónica y asincrónica, o sea, un mecanismo que permite tanto compartir exámenes técnicos como también realizarlos de forma conjunta. De esta manera, entre los examinadores de las oficinas se fomenta el entendimiento mutuo, se busca minimizar la variabilidad y promuever una mayor fiabilidad en la labor mutua. 7

12 5. Acceso Centralizado a la Búsqueda y el Examen (WIPO CASE por sus siglas en inglés) 8 El sistema de la OMPI para el Acceso Centralizado a la Búsqueda y el Examen constituye una plataforma de internet en la las oficinas de patentes pueden intercambiar información con respecto a la búsqueda y el examen. Surge en el año 2012 como respuesta a una petición de las Oficinas del Grupo Vancouver (integrado por las oficinas de propiedad intelectual de Australia, el Canadá y el Reino Unido), pero su uso se ha expandido y a partir de marzo a la fecha ya son más de 15 las Oficinas con derecho a acceso al sistema. A partir de marzo de 2013, cualquier oficina de patentes puede unirse al sistema mediante notificación a la Oficina Internacional, de conformidad con las disposiciones marco del sistema. Una oficina decide si desea desempeñar la función de oficina depositante (poniendo a disposición de otras oficinas su documentación sobre la búsqueda y el examen para las solicitudes de patente presentadas en ella) o solo de oficina con derecho de acceso (acceso a los documentos de búsqueda y de examen que otras oficinas hayan cargado en el sistema); en este caso, las oficinas deberán tomar decisiones técnicas en lo relativo al intercambio de documentos entre las oficinas y el sistema. 8

13 Conclusión La calidad de la búsqueda y el examen es fundamental para la seguridad jurídica del sistema de patentes, así como para garantizar la confianza de la sociedad en general en ese sistema. Al mismo tiempo, es sabido que no hay un sistema único de búsqueda y examen que se aplique a todas las oficinas de patentes. Aquí se expusieron algunas de las opciones relativas a la búsqueda y el examen de patentes que podrán ser tenidas en cuenta por los encargados de la formulación de políticas. Existe un amplio espectro de opciones, desde marcos jurídicos e institucionales hasta procedimientos, medidas prácticas y cooperación internacional. Cada una de las opciones deberá ser evaluada a la luz de las circunstancias nacionales. Hay características particulares de las oficinas de patentes, en la esfera tanto interna como externa, que puede ser útil tener en cuenta a la hora de examinar las distintas opciones. Entre ellas, el origen de las solicitudes (por ejemplo, presentadas por residentes o no residentes, presentación en virtud del PCT o directa, país de origen) y los sectores de la tecnología de las solicitudes, son datos fundamentales para evaluar la viabilidad de una eventual cooperación internacional. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, al igual que la digitalización de la información contenida en las patentes, han desempeñado un papel significativo en lo que se refiere a ampliar las oportunidades de cooperación internacional en relación con la búsqueda y el examen de patentes 9. A través del nuevo modelo de gestión de esta administración y en búsqueda de la optimización de los recursos humanos, tecnológicos, entre otros, la oficina Uruguaya tiene como uno de sus principales desafíos disminuir el tiempo de tramitación en el estudio de una solicitud de patentes. Para ello, se está analizando las experiencias obtenidas en las oficinas de la región, en cuanto a los diferentes trabajos compartidos aquí descritos, con el objetivo de avaluar las etapas que se deben transitar para participar en alguno de ellos. 9 Guía sobre alternativas en materia de búsqueda y examen de patentes, OMPI, 2014.