Fallo arbitral por dominio biobionegrete.cl ASOCIACIÓN DE CANALISTAS BIO BIO NEGRETE. -v- PESQUERA BIO BIO S.A.

Transcripción

1 Fallo arbitral por dominio biobionegrete.cl ASOCIACIÓN DE CANALISTAS BIO BIO NEGRETE -v- PESQUERA BIO BIO S.A. Juez Arbitro Ricardo Sandoval López En Santiago, 24 de Enero de 2007 VISTOS: PRIMERO: Que por Oficio OF07513, de 03 de Mayo de 2007, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio biobionegrete.cl SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto ASOCIACIÓN CANALISTAS BIO BIO NEGRETE, domiciliada para estos efectos en Emilio Serrano 398, de la comuna y ciudad de negrete, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio biobionegrete.cl, el cual pidió a su favor con fecha 20 de Febrero de 2007 a las 13:07:53 horas GMT; y PESQUERA BIO BIO S.A, representado por doña Sandra Seguel de Sargent &

2 Krahn, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, comuna de Las Condes, Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio biobionegrete.cl, el cual pidió a su favor con fecha 22 de Febrero de 2007 a las 20:48:34 horas GMT. TERCERO: Que por resolución de fecha 17 de Mayo de 2007, que rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 05 de Junio de 2007, a las 15:30 horas, para convenir las reglas de procedimiento. CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente. QUINTO: Que el día 05 de Junio de 2007, tuvo lugar el comparendo con asistencia de don NICOLAS RODRÍGUEZ PINTO, debidamente facultada y en representación de la ASOCIACIÓN DE CANALISTAS BIO- BIO NEGRETE, primer solicitante del dominio en conflicto y don OSCAR MOLINA DIAZ, debidamente facultado y en representación de PESQUERA BIO BIO S.A., segundo solicitante del mismo dominio en conflicto, procediendo a fijar y acordar, el árbitro y las partes, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 17 de autos.

3 SEXTO: Que por resolución de fecha 05 de Junio de 2007, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 05 del mismo mes y año. SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 20, de fecha 14 de Junio de 2007, la parte de ASOCIACIÓN DE CANALISTAS BIO BIO NEGRETE, en cuyo nombre actuó el abogado don Nicolás Rodríguez Pinto, debidamente facultado, demandó la asignación del nombre de dominio biobionegrete.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan: 1. Que la Asociación de Canalistas del Bío Bío Negrete solicitó en NIC Chile la inscripción a su nombre del dominio biobionegrete.cl conn fecha 20 de febrero del Dicho nombre hace referencia directa al nombre propio y al canal que administra, Bío Bío Negrete, con bocatoma en el río Bío Bío y destinado al riego de aproximadamente hectáreas en la zona de Negrete, con a lo menos 700 asociados. El nombre Bío Bío Negrete lo distingue además de otros canales existentes en la zona, tales como el canal Bío Bío Sur y Canal Bío Bío norte. 2. Que con fecha 22 de febrero del 2007, Pesquera Bío Bío S.A., solicitó que se registrara a su nombre el mismo domicilio e interpuso una oposición a la inscripción del dominio a nombre de la Asociación. 3. La Asociación de Canalistas del Canal Bío Bío Negrete tiene existencia legal desde el 29 de Noviembre del año 1956 en que se dictó el decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas N Su principal actividad es administrar el Canal Bío Bío Negrete y tiene su domicilio en Negrete. 4. EL dominio solicitado cumple completamente con los requisitos establecidos en el Reglamento de Nic Chile, puesto que hace

4 referencia explícita al Canal que administra, a su nombre propio, al lugar de sus negocios y tiene interés directo y legítimo en él. 5. Por su parte, la Pesquera Bío Bío S.A., es una empresa pesquera cuya principal sede de negocios se encuentra en Talcahuano y su giro es la extracción y procesamiento de pesca. Dicho dominio no hace referencia alguna a su giro, domicilio, nombre propio, etc., por lo que su solicitud no cumple con ninguno de los requisitos del Reglamento de NIC Chile y su oposición a nuestra solicitud es manifiestamente infundada OCTAVO: Que por resolución de fecha 19 de Junio de 2007, que rola a fojas 51, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio biobionegrete.cl en favor de PESQUERA BIO BIO S.A. y se confirió traslado al primer solicitante, se notificó a las partes con esa misma fecha, estableciendo los siguientes argumentos de hecho y derecho: 1. La Pesquera Bío Bío comienza a forjarse en el mes de octubre de 1955, cuando la familia alemana Stengel zarpa de su país de origen a bordo de cuatro goletas pesqueras para iniciar su travesía hacia Chile. 2. En 1977 los hermanos concretan y forman una empresa que se especializa en la pesca de arrastre. 3. EN 1988 la empresa ya contaba con un amplia flota y expandieron el negocio y giro hacia la harina de pescado y procesadora de congelados. 4. Además en 1999 se suman a la industria salmonera. 5. Actualmente Pesquera Bío Bío exporta a más de 50 países del mundo.

5 6. Asimismo la mandante se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que la identifica BíoBío bajo los siguientes registros: a. Registro N , mixta para productos de la clase 31; b. Registro N , mixta para productos de la clase 29; 7. El mandante se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos como a la empresa misma y de su sola comparación se puede observar que la marca del mandante BIOBIO y el dominio en disputa BIOBIONEGRETE, es idéntica en su estructura al nombre de dominio. La marca está íntegramente comprendida dentro del dominio en disputa y el público asociará el sitio con los productos del mandante, aún con el añadido de NEGRETE que no logra dotar al signo de una adecuada diferenciación. 8. Con lo anterior Pesquera Bio Bio es titular de los siguientes nombres de dominio: a. Ebiobio.cl b. Bíobio.cl c. Bíobío.cl d. Bio-bio.cl e. Biobioproyecta.cl f. Todobiobio.cl g. Abiertobiobio.cl h. Biobiopesquera.cl i. Mallaltobiobio.cl j. Mielbiobio.cl k. Museosdelbiobio.cl l. Pesquerabiobio.cl m. Productosbiobio.cl

6 9. Que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de internet es conocido y se identifica dentro de la red. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar una empresa u organización con un nombre de dominio. 10. Que la aplicación del principio first come, first served no es un criterio absoluto y tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan en utilizarlo como ultima ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes ha demostrado tener mejor derecho sobre el nombre en disputa. 11. Que en derecho comparado y también en la jurisprudencia de nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales debido, sostiene la actora, que con los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos características y propósitos con las marcas comerciales y de tal identidad se permite sostener que los nombres de dominios, además de su función técnica que cumplen, tiene un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen en internet. 12. Que se tuvieron por acompañados los documentos con citación, los que rolan de fojas 29 a 50: 1. Copia de poder otorgado por Pesquera Bío Bío a Sargent & Krahn. 2. Copia de poder otorgado por Sargent & Krahn al abogado patrocinante. 3. Copia de la patente. 4. Copia de documento nic que da cuenta de la titularidad del mandante respecto de los nombres de dominio señalados. 5. Copia simple de certificados de registros marcarios.

7 6. Copia del sitio internet en que la exitosa historia del mandante y comercialización de sus productos a nivel mundial. NOVENO: Que mediante escrito que rola a fojas 52, de fecha 19 de Junio de 2007, la parte de Pesquera Bío Bío S.A., en cuyo nombre actuó el abogado don Matías Somarriva L., debidamente facultado, mediante su contestación hizo presente descargos frente a la demanda de mejor derecho presentada por su contraparte. En sus dichos sostiene: 1. Que, a juicio del actor, la contraria reconocería expresamente que su contraparte realiza, como principal actividad, la de administrar el Canal Bio Bio negrete. 2. Que ambos son agentes que confluyen y participan del mismo mercado. 3. Que se está en presencia de un dominio casi idéntico a uno previamente registrado por el mandante y que se estructura sobre una expresión que se encuentra registrada ante el departamento de Propiedad Industrial y identifica al mandante en el mercado. 4. Que lo anterior se encuentra acreditado por los documentos acompañados donde constan las marcas comerciales registradas y nombres de dominio de que es titular. 5. Que la contraria carecería de estos antecedentes y en consecuencia no posee vinculación alguna con el dominio en disputa. DECIMO: Que con fecha 26 de Junio de 2007, la parte de la Asociación de Canalistas del Canal Bío Bío, evacua el traslado conferido, en los siguientes términos: 1. Que es en el hecho el primer solicitante del dominio en disputa.

8 2. Que la contraparte posee y es titular de diversos dominios y marcas biobio para las clases 31, harina de pescado y 29, aceite de pescado. Las dos marcas registradas a su nombre están autorizadas para solo esos productos; 3. Que es cuestionable el interés por el nombre en disputa, siendo que nunca se interesó en este dominio hasta ahora y más cuando no guarda relación directa con su actividad económica y marcas comerciales. 4. Que el topónimo bíobío es el nombre propio de uno de los ríos más importantes del país y que dicha denominación no solo se aplica a Pesquera Bío Bío sino también a la región del Bío Bío y a un sin número de empresas que llevan el mismo nombre, tales como Radio Bío Bío, Cementos Bío Bío, Buses Bío Bío, entre otras cuyas existencias son anteriores al nacimiento de Pesquera Bío Bío. De hecho la pesquera que inicialment6e pertenecío a la familia Stengel fue pesquera el Golfo y Pesquera Bío Bío es recién del año 1977 y a esa fecha muchas empresas, asociaciones gremiales y entidades usaban el nombre Bío Bío como parte de su razón social nombre propio, por lo tanto, la parte demandante exagera la asociación del nombre Bío Bío a su empresa. 5. Que la mandante se identifica con la expresión mucho antes que la pesquera, que incluso identifica más al río que a la pesquera. De hecho el nombre propio de la mandante incorpora el nombre del Canal Bío Bío Negrete, por cuanto toma de dichas aguas para el riego de la zona negrete. 6. Que pesquera Bío Bío no tiene posicionado el nombre Bío Bío como propio, aun cuando tenga registros marcarios, pues existen numerosas empresas que lo utilizan. 7. Que el dominio solicitado por la asociación agrega a biobio la diferenciación específica de otros dominios, la palabra negrete.

9 BioBionegrete no es cualquier cosa, sino que es una asociación a una ubicación geográfica. Diferenciación que es de importancia, pues permite la diferenciación con otros nombres que llevan en diversas posiciones el nombre Bío Bío. Así, la empresa pesquera Bío Bío utiliza el dominio pesbio.cl tanto más que utiliza el mail pesquerabiobio@pesbio.cl. 8. Que el mandante está amparado por el principio first come, first served ; que tiene el uso desde 1957 con dicho nombre, bío bío Negrete. 9. Que el dominio no es idéntico ni confusamente similar a la marca de productos de la pesquera. Más cuando el dominio BioBio.cl no pertenece a la pesquera sino a una empresa de cementos. 10. Que el dominio tampoco es engañosamente similar ni idéntico a la marca comercial de la pesquera ni a sus productos. DECIMOPRIMERO: Que por resolución de fecha 07 de Agosto de 2007, que rola a fojas 70, notificada por correo electrónico a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio biobionegrete.cl y; Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre biobionegrete. DECIMOSEGUNDO: Que la parte de Pesquera Bío Bío solicita tener por acompañados y como parte de prueba, los documentos presentados junto a la demanda, además de los siguientes, con citación de la contraria, que rolan a fojas 71 a 84:?? Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado LT que el mandante produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIOBIO;

10 ?? Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado Super Prime 500 que el mandante produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIOBIO;?? Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado White Fishmeal que el mandante produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIOBIO;?? Papelería del mandante en cuya esquina superior derecha se destaca la marca BIOBIO que identifica tanto a los productos del mandante como a la empresa misma;?? Libro Informativo sobre el desarrollo de Pesquera BIOBIO S.A., en el cual se explica el origen de esta importante empresa, se detallan sus principales productos, destacan los productos BIOBIO. DECIMOTERCERO: Que la parte de la Asociación de Canalistas Canal Bío Bío, con fecha 6 de agosto, acompaña, dentro de plazo, lista de testigos, a lo cual este tribunal resuelva, con fecha 10 de agosto, que dicha prueba testimonial se recibirá como medida para mejor resolver en su oportunidad. DECIMOCUARTO: Que con fecha 20 de agosto, parte de la Asociación de Canalistas Bío Bío Negrete, acompaña los siguientes documentos y antecedentes los que rolan a 91 a 108;?? Copias de tarjetas de presentación del presidente y del administrador de la Asociación;?? Copia del Rut de la Asociación;?? Copia de los estatutos actualizados de la Asociación;?? Copia de la Ordenanza de la Dirección General de Aguas;

11 ?? Copia del Decreto número 2461 del Ministerio de Obras Públicas de fecha 29 de Noviembre de 1956 que aprobó la constitución de la Asociación de Canalistas Bío Bío Negrete;?? Copia de la publicación del citado decreto en el diario oficial;?? Copia de la escritura de constitución de la Asociación;?? Copia del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje números y otorgados a la Asociación;?? Certificado emitido con fecha 17 de agosto de 2007 por el señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Negrete, que da cuenta de proyectos en conjunto y que ella se identifica como Canal Bío Bío Negrete o Asociación de Canalistas BioBio Negrete desde hace más de 50 años por los habitantes de la comuna, no existiendo en dicha comuna registro de otra organización que utilice el mismo nombre;?? Copia de búsqueda en Guía de teléfonos, páginas blancas, con los parámetros Asociación Canalistas, cuidad de Negrete y sólo arroja como resultado la Asociación;?? Formato de página web de la Asociación, actualmente en diseño. DECIMOQUINTO: Que con fecha 27 de agosto, la parte de Pesquera Bío Bío S.A., objeta los documentos presentados por la contraria en fecha 20 de Agosto, por considerar que los numerados de 1 al 10 no consta su autenticidad, lo mismo que el numerado 11, además de estimar la parte que el uso no determina en si mejor derecho al dominio. Con fecha 30 de Agosto se tuvo presente las objeciones hechas, las que serán resueltas en definitiva por este Tribunal. DECIMOSEXTO: Que por resolución de fecha 04 de Septiembre de 2007, habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 días

12 para que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose. DECIMOSÉPTIMO: Que la parte de la Asociación de Canalistas Bío Bío Negrete, presentó observaciones a la prueba en los siguientes términos: 1. Que acompaño abundante prueba del uso efectivo y de los derechos que le asisten en la marca Bío Bío; 2. Que lo anterior se funda desde la constitución de la Asociación y su uso a través de los años en que tiene la administración de las aguas; 3. El hecho de ser el primer solicitante; 4. Que para este parte, Pesquera Bío Bío no utilizará jamás este dominio, pues es ajeno a sus fines comerciales, productos y área geográfica; 5. Que consta en el proceso, que Pesquera Bío Bío no tiene exclusividad del uso del término BíoBío en los dominios de Internet, pues varias empresas lo utilizan pacíficamente; 6. Que el dominio es disputa es biobionegrete, que guarda relación directa con el nombre propio de la Asociación, con su área geográfica de localización y con la denominación de que es públicamente conocida; 7. Que la Pesquera Bío Bío no ha acreditado el uso de Bío Bío en la red, sino que más, es conocida por pesbio. DECIMOCTAVO: Que con fecha 4 de septiembre, que rola a fojas 117, se tuvo presente las observaciones formuladas por la parte de la Asociación de Canalistas Bío Bío Negrete. DECIMONOVENO: Que con fecha 09 de Septiembre, la parte de la Asociación de Canalistas Bío Bío Negrete, se desiste de la prueba

13 testimonial ofrecida, lo que se tuvo por tal en resolución de fecha 9 de Noviembre y que rola a fojas 119. CONSIDERANDO: En cuanto a la objeción de documentos: PRIMERO: Que, a fojas 110, el segundo solicitante, dentro de plazo, objeta los documentos presentados por la contraria. SEGUNDO: Que este tribunal no dará lugar a la objeción de documentos interpuesta por el segundo solicitante, pues no especifica las causales bajo las cuales funda su presentación en conformidad a las normas expresadas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, normas supletorias a las fijadas a este procedimiento arbitral, además que los documentos acompañados resultan del todo concordante con los demás de índole comercial y publicitaria acompañados por el primer solicitante. En cuanto al fondo: TERCERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que han demandado en su concepto mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno. CUARTO: Que el primer solicitante, Asociación de Canalistas Bío Bío Negrete, es una organización que se dedica a la administración de las

14 aguas del Río Bío Bío en la localidad de Negrete, asegurando el abastecimiento y control de las mismas a sus asociados. QUINTO: Que, siguiendo el mismo razonamiento anterior, el segundo solicitante, Pesquera Bío Bío S.A., es una empresa cuya especialidad o principal gestión empresarial está enfocada a la producción de pescados congelados, en conservas, además de harina y aceite de pescado y que los dominios inscritos guardan relación directa con la razón social de la empresa, incorporándose el término Biobio en diversas posiciones dentro de la estructura del signo inscrito. Lo anterior conlleva, además, a formar en este Tribunal la convicción de que la conducta de este solicitante deber ser calificada de legítima y de buena fe. SEXTO: Que, si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio first come, first served, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no importa una regla absoluta, éste tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; first come, first served. SEPTIMO: Que dada la complejidad del conflicto, éste juez árbitro realizó visitas a los sitios de Nic Chile y del Departamento de Propiedad Industrial de Chile. Lo anterior, ha permitido constatar que la expresión Biobio puede ser considerada genérica y que se encuentra inscrita en

15 diferentes conjugaciones posibles junto a otras expresiones y que los titulares de dichas inscripciones excede a las partes de este conflicto. OCTAVO: Que, en consecuencia de lo anterior, la expresión que constituye el nombre de dominio en cuestión, conflicto de estos autos, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes, sea tanto en el vocablo biobio como en el de negrete. Que ambas vocablos distinguen a zonas geográficas de una región de nuestro país, es decir, se describen como nombres propios, un zona, una localidad y ambas pertenecen al patrimonio cultural de una comunidad y así usada no es posible establecerla como creación particular de uso exclusivo y excluyente por cualquiera de las partes. NOVENO: Que, además, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominios, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente. DECIMO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora en conjunto con la prueba rendida. Asimismo, como sostiene consecuentemente este sentenciador, quien no obtenga en juicio la titularidad del dominio, por

16 carecer de identidad tiene la posibilidad cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione de esa manera con su marca comercial. DECIMOPRIMERO: Que en consecuencia, este sentenciador tiene la convicción que el legítimo interés del segundo solicitante en el dominio en disputa se centra en la expresión Bío Bío, pero siendo objeto de esta litis el dominio biobionegrete.cl, no es posible desconocer la diferencia que se produce al agregarle la expresión negrete pues, este conjunto identifica de mejor forma al primer solicitante, como ha quedado señalado y demostrado. DECIMOSEGUNDO: Así las cosas, además, para este sentenciador, estamos en presencia de aquellos casos en el principio first come, first served, cobra relevancia en la forma descrita el considerando sexto de este fallo. DECIMOTERCERO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare; que precisamente sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada en autos para respaldar la convicción de su decisión. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de Mediación y Arbitraje de NIC Chile;

17 RESUELVO; PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio biobionegrete.cl al primer solicitante, esto es, ASOCIACIÓN DE CANALISTAS BIO BIO NEGRETE SEGUNDO: Que cada parte parará sus costas. Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su secretario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos. RICARDO SANDOVAL LOPEZ Juez Arbitro GONZALO ANGELI GUTIERREZ Secretario Manuela Contreras Contreras Pablo Sallés Ubilla