Fallo arbitral por dominio cicc.cl JESSICA TERESA LOPEZ SAFFIE. -v- COMPAÑIAS CIC S.A. Juez Arbitro. Ricardo Sandoval López

Transcripción

1 1 Fallo arbitral por dominio cicc.cl JESSICA TERESA LOPEZ SAFFIE -v- Juez Arbitro Ricardo Sandoval López En Santiago, a 07 de Noviembre de 2011 VISTO: PRIMER0: Que por oficio 0F , de 1 de Agosto de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio cicc.cl ; SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: JESSICA TERESA LOPEZ SAFFIE, particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº , domiciliada en Luis Pasteur 5728, Vitacura, Santiago, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio cicc.cl, el cual pidió a su favor el día 14 de Abril de 2011, a las 21:11:58 horas GMT y, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Carey y Cía. Ltda., RUT N , ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Isidora Goyenechea 2800, piso 42, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio cicc.cl, el cual pidió a su favor el día 09 de Mayo de 2011, a las 18:20:22, horas GMT.

2 2 TERCERO: Que por resolución de fecha 09 de Agosto de 2011, la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 22 de Agosto de 2011, a las 10,30 horas. CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente. QUINTO: Que el día 22 de Agosto de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante JESSICA TERESA LOPEZ SAFFIE y con la asistencia de doña Catalina Aldunate Heinecke, quien comparece en representación de CIC S.A., representada por Carey y Cía. Ltda., en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos. SEXTO: Que por resolución de fecha 22 de Agosto de 2011, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos. SÉPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 20 de autos, la parte del segundo solicitante, representada por Carey y Cía. S.A., mediante escrito presentado por la abogado doña CATALINA ALDUNATE HEINECKE, solicita la asignación del nombre de dominio cicc.cl, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

3 3 Respecto de los hechos señala que COMPAÑÍAS, es una empresa líder en la industria de muebles en nuestro país, con especial énfasis en aquel sector destinado a los muebles de dormitorio, tales como camas y todo tipo de escritorios, libreros, veladores y colchones. Sus productos son comercializados en la actualidad en todo Chile, principalmente a través de grandes tiendas comerciales y de hipermercados, así como en grandes ferreterías. Agrega que sus representados no son un actor nuevo o reciente en la industria en cuestión, sino que la creación de esta compañía data del año 1912, época en la cual Oscar Smits Longton, fusionó 5 fábricas de catres de bronce para constituir la firma CIC y hoy en día, con el fin de adaptarse a los cambios en los patrones de consumo, ha desarrollado nuevas tecnologías que lo han situado como uno de los pioneros en desarrollar el concepto de salud en relación al descanso con la fabricación de novedosos muebles destinados al dormitorio. En síntesis señala que sus mandantes son una reconocida firma de la industria de los muebles y colchones, en la cual se desempeña hace casi 100 años. Su sitial de privilegio en el mercado de los muebles, así como la distribución de sus productos a nivel nacional, han permitido que hoy sus marcas sean famosas y reconocidas en el medio nacional y que, por lo tanto, estos productos, sean asociados a COMPAÑÍAS por parte del público consumidor. Debido a la amplia gama de productos comercializados y, a fin de proteger su prestigio e imagen, ella ha inscrito con anterioridad a la solicitud del dominio, los registros de dominio CICSA.CL, CIC.CL y CICHILE.CL. Al ser así, el público cyber navegante puede acceder con la simple asociación del nombre del producto y su marca a la información relativa a ella y a los productos ofrecidos por ella, especialmente, a partir de la existencia de un catálogo virtual en la página señalada. Además, destaca que su representada, a fin de proteger el prestigio ya adquirido, ha inscrito una familia de marcas que están compuestas exclusivamente o incluyen el vocablo CIC. Señala también que el

4 4 dominio solicitado por el primer solicitante cicc.cl es determinadamente similar al ya registrado por mi representada. Esto puede apreciarse a través del siguiente cotejo: cicc.cl, dominio solicitado por el primer requirente, cic.cl, dominio registrado de la demandante. De tal comparación se desprende que el dominio solicitado por el primer peticionario es confusamente similar al ya registrado por su representada y que la sola adición de la letra c no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad necesaria para que los usuarios de Internet puedan reconocer que se trata de servicios ofrecidos por una compañía distinta a la de su representada. Por consiguiente, el nombre de dominio solicitado no es susceptible de ser distinguido del dominio ya registrado por CIC S.A., siendo posible que se produzcan una serie de errores de asociación entre ambos en el caso improbable que este nombre de dominio sea concedido al primer solicitante. Destaca asimismo que CIC S.A, además de los nombres de dominio ya citados, posee una serie de registros de la marca CIC, siendo éstos los señalados a continuación: Marca REGISTRO TITULAR1 CLASE FECHA ESTADO RENUEVAA CIC C35-C36-C CONCEDIDA CIC CIC CIC CIC CIC C16-C17-C18-C19-C20 CIC C38-C39-C40 C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12- C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21- C22-C23-C24-C25-C26-C27-C28-C29-C30- C31-C32-C33-C34 C1-C2-C4-C5-C6-C7-C8-C10-C11-C12-C13- C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22- C23-C24-C25-C26-C27-C28-C29-C30-C31- C32-C33-C34 C1-C2-C4-C5-C6-C7-C8-C11-C12-C13-C14- C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22-C23- C24-C25-C26-C27-C28-C29-C30-C31-C32- C33-C34 C1-C2-C4-C5-C6-C7-C8-C10-C11-C12-C13- C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22- C23-C24-C25-C26-C27-C28-C29-C30-C31- C32-C33-C CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA

5 5 CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC C40 C37 C38 C39 C36 C35-C45 C21-C22-C23-C24-C25 C26-C27-C28-C29-C CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA C35-C39-C43-C44-C45 C6-C7-C11-C12-C16-C17-C18-C19-C20-C22- C24 C16-C18-C19-C20 C1-C2-C4-C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12-C13- C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22- C23-C24-C25-C27-C28-C29-C30-C31-C33- C34 C41 C31-C32-C33-C34 X41-X42 X38-X39-X CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA CONCEDIDA X6-X7-X11-X12-X16-X17-X18-X19-X20-X22- X24 Indica que las marcas CIC, se encuentran actualmente registradas para distinguir toda clase de productos (desde la clase 1 hasta la 34 del clasificador internacional). Adicionalmente, del cuadro precedente, se puede advertir que las primeras 19 marcas corresponden a renovaciones de las marcas CIC, expresión que fue originalmente solicitada y registrada en el año Lo anterior, nos permite decir que el término señalado ya se encuentra protegido legalmente y es asociado a mis representados, en forma exclusiva y excluyente,

6 6 desde hace más de 20 años, esto sin contar los 100 años de existencia de la compañía, tiempo en el que los productos fabricados y comercializados por mis representados han sido identificados y reconocidos por parte del público consumidor que habitualmente consume los productos de la industria en cuestión. Para acreditar este punto se acompaña en un otrosí de esta presentación copias simples de material publicitario y reportajes periodísticos en torno a CIC S.A, siendo el de más antigua data un afiche publicitario del año En este mismo orden de ideas hace presente que las marcas de propiedad de CIC no se agotan en las ya señaladas, sino que éstos son también propietarios de los siguientes que incluyen la expresión CIC, en adición a otros términos: Marca REGI TITULAR1 CLASE FECHA ESTAD STRO O CICFORMAT CONCE ICA 09 X DIDA CIC CONCE ALLTERRAIN 33 X DIDA CONCE CPI-CIC 29 X17-X20-X22-X DIDA CONCE CIC MOON 94 X DIDA CONCE DIET CIC 82 X DIDA CIC, FABRICA DE CONCE SUEÑOS 82 X20-X DIDA CIC, BOUTIQUE DE SUEÑOS DUERMA A LO GRANDE, EN CIC MUEBLES CROMADOS CIC LA MARCA LIDER X20-X24 X6-X CONCE DIDA CONCE DIDA X6-X CONCE 1983 DIDA RODADOS 2800 X CONCE RENU EVAA

7 7 CIC LA DIDA MARCA LIDER X CONCE 1983 DIDA CIC HOGAR C CONCE 2007 DIDA C8-C11-C18-C CONCE 4865 CIC-HOGAR 10 C21-C24-C DIDA 40 CIC HOME ENTERTAIN MENT C CONCE 2006 DIDA CIC ANTISNORE C CONCE 2006 DIDA CIC SLEEPING SYSTEM C CONCE 2006 DIDA CIC RELAX C CONCE 2006 DIDA CIC FLEX C CONCE 2006 DIDA CIC CAMA EUROPEA C CONCE 2006 DIDA CIC FLEX C CONCE 2006 DIDA COLORS DE CONCE CIC 13 C DIDA COLORS DE CONCE CIC 12 C DIDA CIC VIVAMOS JUNTOS C CONCE 2005 DIDA CIC VIVAMOS JUNTOS C CONCE 2005 DIDA CIC VIVAMOS JUNTOS C CONCE 2005 DIDA CIC C1-C2-C4-C5-C6- C7-C8-C10-C11- C12-C13-C14-C15- C16-C17-C18-C19- C20-C21-C22-C23- C24-C25-C26-C27- VIVAMOS 7143 C28-C29-C30-C CONCE JUNTOS 07 C32-C33-C DIDA 6778 C CONCE 4111

8 8 CIC RELAX REVOLUTIO CIC HOME N OFFICE CIC REVOLUTIO SLEEPING N SYSTEM EXCELLENC CIC ESPIRA E CONTINUA ERGOLASTI BASIC C CIC DE ESPIRA CIC FULL CONTINUA RESSORT BASIC DE QUIERE CIC DORMIR BODYCIC MEJOR, CIC SEÑOR CIC-ART CIC-ART CIC-ART C20 C20 C20 C24 C20 CIC S.A. C24 CIC S.A. C20 20 C CIC S.A DIDA CONCE C DIDA CONCE C DIDA CONCE DIDA CONCE CONCE DIDA 3996 DIDA 44 CONCE CONCE DIDA DIDA CONCE 3453 DIDA CONCE CONCE DIDA DIDA CONCE 75 CONCE DIDA DIDA 75 En conclusión, el término CIC, el cual se encuentra contenido en el nombre de dominio solicitado por el primer requirente (cicc.), es objeto de una asociación exclusiva a los productos fabricados y comercializados por COMPAÑÍAS Por otra parte, cabe hacer presente que la más antigua de estas marcas registradas, corresponde a la marca, registrada con fecha 15 de Septiembre de 1983, es decir, hace aproximadamente 25 años. En consecuencia, queda demostrada la fama y notoriedad de la demandante, así como su inconfundible asociación a la marca señalada, al ser titular de una marca que existe desde hace 25 años en el mercado y en los registros del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Así, la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos y que es idéntico al de su representada, a un tercero distinto de ella, produciría confusión en el público consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión CIC, incluida tanto en los registros marcarios como de los dominios, beneficiando

9 9 con la fama e imagen reconocida de productos de primera calidad de COMPAÑÍAS, a una persona ajena a ella. En cuanto al derecho aplicable, el segundo solicitante señala que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio, es en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico ( ), conversaciones instantáneas, etc. Invoca en su favor lo previsto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, que ha adoptado criterios para resolver estos conflictos, entre están el principio del First Come First Served, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe., cuya aplicación favorece la pretensión de esta parte y que no se reproducen por ser ampliamente conocidos. Termina solicitando que se asigne a su representad el nombre de dominio cicc.cl objeto de este arbitraje. Se insertan a continuación los instrumentos acompañados en el presente arbitraje, por el segundo solicitante, para acreditar la existencia de los nombre de dominio inscritos en NIC Chile. Estos mismos documentos justifican, asimismo, el empleo que ha hecho Compañías CIC, de tales nombres de dominio, en la práctica de los negocios en realizados mediante las comunicaciones electrónicas en la red abierta Internet:

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 OCTAVO: Que por resolución de fecha 05 de Septiembre de 2011, notificada con esa misma fecha, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de CIC S.A., y se confirió traslado al primer solicitante, reenviándole por correo electrónico todos los antecedentes. NOVENO: Con fecha 22 de Septiembre de 2011, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: Derechos y/o interés de las partes en el nombre cicc.cl y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre cicc. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó. DÉCIMO: Que el segundo solicitante, acompañó documentos probatorios conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, con citación de parte contraria. El tribunal tuvo presente los documentos en la forma solicitada, se notificó a las partes por correo electrónico su providencia y los documentos no fueron objetados en tiempo ni forma. UNDECIMO. Que con fecha 07 de Octubre del presente año se dictó la resolución que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de

25 25 una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión CIC, como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo. SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio cicc.cl. TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio FIRST COME, FIRST SERVED, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio FIRST COME, FIRST SERVED. En el caso sub lite la parte de, presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión. CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo

26 26 que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie. QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio cicc.cl por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca CIC, que identifica las marcas registradas con la expresión CIC, puede entenderse que el dominio cicc.cl, forma parte de las de marcas CIC e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas CIC. SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio cicc.cl correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, RESUELVO: PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio cicc.cl al segundo solicitante, esto es,, RUT Nº , persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea 2800, piso 42, Las Condes, Santiago.

27 27 SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no haber antecedentes que permitan hacerlo. Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos. Ricardo Sandoval López Juez Arbitro Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes R.U.T. Nº R.U.T. Nº Testigo Testigo