SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXIV Número 2915 Lima, 2 de febrero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 124-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Marcas involucradas: LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixta) y CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR (denominativa) PROCESO 142-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Marca involucrada: RACLETTE (mixta) Pág. PROCESO 146-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: JR-CA-25. Referencia: Marcas involucradas: TOTALDENT (denominativa) y DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX Y DENTODRIN (denominativos) Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 124-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Marcas involucradas: LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixta) y CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR (denominativa) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0704, recibido el 11 de marzo de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudlcial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. 1

3 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio {SIC}, República de Colombia. 2. Hechos relevantes 2.1. El 12 de junio de 2012, CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. (en adelante, MELENDEZ) solicitó el registro de la marca LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixta) 1 para distinguir servicios comprendidos en las Clases 36 2 y 37 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). la Capital del Buen Viw 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 654, no se presentaron oposiciones por parte de terceros El 27 de diciembre de 2012, mediante Resolución , la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió denegar de oficio el registro del signo LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR {mixto) para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por la existencia previa de la marca registrada CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A. (denominativa) 4, registrada para amparar servicios de la Clase 37 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A MELENDEZ presentó recurso de apelación en contra la Resolución El 27 de septiembre de 2013, mediante Resolución 56979, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (e), al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución Expedientes internos y Negocios inmobiliarios, especialmente los relacionados con vivienda familiar, locales comerciales y urbanización de terrenos. Construcción de vivienda familiar, locales comerciales y urbanización de terrenos. Certificado Construcción; reparación; servicios de instalación. 2

4 GACETA OFICIAL 02/02/ de El 27 de diciembre de 2012, mediante Resolución , la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió denegar de oficio el registro del signo LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixto) para la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por la existencia previa de la marca registrada CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A. (denominativa), registrada para amparar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A MELENDEZ presentó recurso de apelación en contra de la Resolución El 27 de septiembre de 2013, mediante Resolución 56605, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (e), al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución MELENDEZ interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 80330, 56979, 80328, O. El 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a} de la Decisión Argumentos de la demanda planteada por MELENDEZ: 3.1. La SIC negó indebidamente el registro de los signos mixtos LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR para las Clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que enuncia que se confunden con el signo previo registrado CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR, obviando las reglas del cotejo marcario El elemento predominante del signo solicitado es el gráfico y no sus expresiones denominativas, las cuales quedan relegadas siendo parte secundaria del signo La propia autoridad calificó de evocativos los términos BUEN VIVIR por lo que no deben formar parte del cotejo Los signos en conflicto no poseen similitudes gráfico, fonética ni conceptual que los haga confundibles Al ser la expresión BUEN VIVIR evocativa, sugiere una idea de las características o propiedades del producto o servicio que identifica, por ello todos los competidores pueden o en algunos casos deben usarla para la identificación de sus prestaciones. 3

5 GACETA OFICIAL 02/02/ de Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: 4.1. Inexistencia de la alegada violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión Al analizar el signo solicitado e observa que el elemento denominativo es el preponderante en su conjunto, por la fuerza de que están dotadas las palabras, las cuales le permitirán al consumidor acceder al producto, considerando además que los componentes visuales no añaden ningún concepto diferente a lo que se extraen de la lectura del concepto verbal El elemento denominativo sobresaliente del signo solicitado hace parte de la marca previamente registrada, configurándose por tanto una reproducción marcaria parcial, no siendo los demás términos suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos Las marcas confrontadas están encasilladas en las denominadas marcas evocativas, la expresión "BUEN VIVIR" es el elemento símil entre las dos marcas, considerando que los vocablos "LA CAPITAL" y "CONSTRUCCIONES" son palabras de uso común y descriptivos. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretará el Articulo 135 literal g) 7 de la Decisión 486, para tratar lo referente a las palabras de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 6 "Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; c... r 7 "Artículo No podrán registrarse como marcas /os signos que: (...) g} consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o setvicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;(... }" 4

6 GACETA OFICIAL 02/02/ de Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Signos evocativos. 4. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil. 5. Conexión competitiva entre las clases 36 y 37. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixto) y la marca registrada CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR (denominativa) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ª En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee 9. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP Proceso 397-IP

7 GACETA OFICIAL 02/02/ de En cuanto al riesgo de asociac1on, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 12: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual Ibídem. Ibídem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP

8 GACETA OFICIAL 02/02/ de En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor En cuanto a las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto con parte denominativa compuesta y uno mixto con parte denominativa compuesta se abordará en este acápite este tema Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 7

9 GACETA OFICIAL 02/02/ de En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 13 entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar et grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 14 : Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e lnterprelación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP

10 GACETA OFICIAL 02/02/ de Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixto) y CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR (denominativo). 9

11 GACETA OFICIAL 02/02/ de Signos evocativos 3.1. La SIC manifestó que las marcas confrontadas son catalogadas como marcas evocativas, por su expresión 11BUEN VIVIR", por lo que se analizará este tipo de signos Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte En ese sentido, se deberá analizar si el signo opositor es evocativo y si posee una fuerte proximidad con los servicios que ampara. Un signo será evocativo si alguno de sus componentes lo es Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil Afirma la SIC que las palabras "CAPITAL" y "CONSTRUCCIONES" son términos de uso común y descriptivos y no deben entrar al cotejo de los signos en conflicto, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. lbidem. 17 Ibídem. 10

12 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 "Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs; (... )" 4.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común} llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto Conexión competitiva entre las clases 36 y En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixto), para amparar servicios de las 18 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de ó

13 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 Clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR (denominativa), para la Clase 37, por Jo que es preciso analizar este tema Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Níza 21 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a '9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 151. Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, /os Países Miembros utilizarán la Clasificación lntemacionat de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472 1P 2015 y 473 1P 2015 de fecha 10 de junio de El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondienles y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67 1P 2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441 1P 2015 de 4 de febrero de 2016, pp

14 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 22, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. 23 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 24 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambíabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p IJ

15 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 25 Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 26 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. I En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:< +efecto+sustitucion&hl=es&sa=x&ved=oahukewjqmbyuus3mahxihr4khrxzaxcq6aeijta C#v=onepage&q=microeconomia%20efeclo%20sust1lucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de ó

16 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 MIJ- Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA J Hugo Ra Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ja presente lnterpretac n Prejudicial el Presidente y el Secret rio. Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15

17 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 142-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Marca involucrada: RACLETTE (mixta) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1160, recibido el 6 de abril de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (ALPINA).

18 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. 2. Hechos relevantes 2.1. El 20 de abril de 1994, ACOPIO DE LECHE LIMITADA solicitó el registro de la marca RACLETTE (mixta) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 382, no se presentaron observaciones por parte de terceros El 26 de agosto de 1994, mediante Resolución 36027, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado RACLETTE (mixta) para proteger productos comprendidos en la Clase 29 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de ACOPIO DE LECHE LIMITADA, hoy DOf\JA LECHE ALIMENTOS S.A., (en adelante DOf\JA LECHE) El 15 de junio de 2012, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., (en adelante ALPINA) interpuso acción de nulidad en contra de la Resolución de 26 de agosto de 1994, argumentando la falta de distintividad del signo El 20 de enero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344. Expediente interno Leche, derivados de la leche, productos lácteos, quesos, mantequilla. crema de mantequilla, cuajo, suero de leche. Certificado

19 GACETA OFICIAL 02/02/ de Argumentos de la demanda formulada por ALPINA: 3.1. El RACLETTE (acepción masculina) es un queso suizo, creado y producido en el Cantón de Valais a base de leche cruda de vaca, que por lo general se presenta en grandes piezas circulares, y se caracteriza por su corteza firme de un particular color anaranjado En el año 2003, el queso RACLETTE obtuvo en Suiza la denominación de origen controlada AOC (Appellation dórigine controlée), con la cual se limita los productos de este tipo de queso al territorio suizo del Cantón de Valais. La denominación AOC RACLETTE solamente puede ser empleada por productores que cumplan con los requisitos territoriales y de modo de fabricación establecidos en su reglamento La RACLETTE, (acepción femenina) es un plato típico suizo, concretamente del Cantón de Valais, que ha traspaso fronteras, convirtiéndose en un plato popular en el mundo entero, incluido Colombia DOÑA LECHE, usa la marca RACLETTE (mixta) con un elemento gráfico diferente al que solicitó para registro Que, al ser una empresa líder en la producción de lácteos en Colombia, empleó en el mercado la palabra RACLETTE para describir las características y el destino de uno de sus quesos maduros, haciendo referencia clara al plato típico suizo denominado RACLETTE El 29 de marzo de 2012, DOÑA LECHE envió una carta a ALPINA exigiendo el cese del uso de la expresión RACLETTE en conexión con productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, particular que fue cumplido dentro del término concedido En consecuencia, ALPINA tiene interés legítimo en anular la Resolución en virtud de la cual se concedió el registro de la marca RACLETTE (mixta), ya que su titular no puede hacer uso de una expresión que es genérica y descriptiva, y, por lo tanto, necesaria para su actividad comercial, porque fue registrada como marca por la SIC, otorgándole a su titular el derecho a uso exclusivo La resolución cuya nulidad se solicita, viola los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Los artículos equivalentes en la legislación marcaria comunitaria actual, se contempla en los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3

20 GACETA OFICIAL 02/02/ de O. RACLETTE es un término genérico puesto que designa al queso maduro que en efecto identifica en el mercado RACLETTE además es un término descriptivo, porque indica una característica fundamental de dicho queso, que es su aptitud para usarse en el plato típico que la palabra designa, y con ella, su destino Cuando existe identidad entre el signo y el producto o servicio que él identifica, al punto que no es posible diferenciar al uno del otro, el signo carece de distintividad intrínseca Las acepciones de la palabra RACLETTE, así como ella misma, son anteriores a la presentación de la solicitud y concesión del registro de la marca RACLETTE (mixta) que nos ocupa, lo que era razón suficiente para que la SIC negara su registro El conocimiento y popularización de la palabra RACLETTE entre los consumidores colombianos ha llegado al punto en que hoy en día, ha adquirido una tercera acepción la de un electrodoméstico: la parrilla eléctrica en donde se elabora el plato del mismo nombre Al conceder el registro de la marca RACLETTE (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se coartó la posibilidad de ALPINA de competir libremente con DOÑA LECHE en el mercado de lácteos, concretamente en el segmento de quesos maduros, porque le impidió usar una expresión que ser genérica y descriptiva, es necesaria para ofrecer y promocionar en el mercado algunos de sus productos. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: 4.1. Que la marca RACLETTE (mixta) otorgada mediante trámite pertinente, en su oportunidad se ajustó a los requisitos pertinentes que dieron lugar al registro Que ALPINA en su momento no ejerció su derecho de oposición, ni interpuso las acciones pertinentes dentro del término establecido para tal fin Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho La resolución de 26 de agosto de 1994, se encuentra debidamente ejecutoriada y no fue impugnada, ni concurrió persona jurídica alguna a efectos de que fuera anulada Que, no se configuran las causales de nulidad contempladas en el Articulo 223 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4

21 GACETA OFICIAL 02/02/ de Que la resolución de 26 de agosto de 1994, fue debidamente motivada y por lo tanto cumple con el requisito de legalidad. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 82 de la referida Decisión. El Tribunal, de oficio interpretará el artículo 113 de la misma normativa por ser pertinente y aplicable al caso, toda vez que trata lo relativo a la nulidad marcaria. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 2. Signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas. 3. La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 344. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. Se analizará este tema en razón de que el actor solicitó la nulidad del signo RACLETTE por carecer de distintividad El requisito contemplado en el Artículo 81 de la Decisión 344 se refiere a que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 2. Signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas ALPINA afirmó que el signo solicitado está compuesto por una palabra genérica y descriptiva. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de signos marcarios Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, que individualmente 5

22 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el Jugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;" 2.6. La norma transcrita prohibe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas o palabras descriptivas, se debe tener en cuenta, que éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 6

23 GACETA OFICIAL 02/02/ de La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate La expresión genenca, puede identificarse cuando al formular la pregunta qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 2.1 O. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza El literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: "No podrán registrarse como marcas /os signos que Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate"; Si bien, la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, 7

24 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 4 Por lo tanto, se debe determinar en primer lugar si el signo RACLETTE (mixto) en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Acción de Nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión DOI\IA LECHE argumentó que la acción de nulidad ya caducó. Por lo anterior, es necesario abordar el régimen de nulidad en el marco de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que se presentó la acción mencionada. El régimen de la acción de nulidad al amparo de la Decisión 313 se resumen en el siguiente cuadro: Articulo 113 de la Decisión 344 Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Prescripción de la acción Causales de nulidad Hace referencia a una sola clase de nulidad 1 La parte interesada. 1 De oficio por la autoridad nacional. No establece término 1 de prescripción. Establece: "Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cua/auier momento." La norma señala tres causales: "a) El registro se haya concedido en 4 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: NEI titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asl configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las parliculas coparlicipadas insusceptibles de privilegio marcarlo. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS 9 Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 191.

25 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por 1 la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe" La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no diferencia entre nulidad relativa y absoluta. Además de lo anterior, no establece término de prescripción y, por lo tanto, todas las acciones que se iniciaron bajo su amparo son imprescriptibles. El propio Articulo 113 prevé que las acciones de nulidad podrán solicitarse en cualquier momento De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 344, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado. Sobre el tema, el Tribunal ha señalado lo siguiente: "En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada Pals Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción" Cuando la norma comunitaria utiliza el término "acción de nulidad", se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular 9 I

26 o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria Lo anterior, convierte a las acciones interpuestas en "acciones especiales de nulidad", por los siguientes motivos: El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna Asuntos procesales específicos, como la prescnpc1on de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina De conformidad con los puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el último párrafo de la Disposición Final Única de la Decisión 344, que establece: (... ) GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 "(....) entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia." 10

27 GACETA OFICIAL 02/02/ de Sobre el procedimiento de la acción de nulidad y su prescripción el Tribunal, en la misma línea de todo lo anteriormente anotado, precisó lo siguiente: "El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Carlagena en concordancia con la disposición final única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarlos obtenidos con violación de la ley. La acción que con tales nonnas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el arlículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la "Oficina Nacional Competente" y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. "La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional. "La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el arlículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carlagena, con las siguientes características: "Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. "Puede ser decretada de oficio o a petición de parle, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. "El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna, pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las parles interesadas. "La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurfdico interno, el cual, de confonnidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de ''Autoridad Nacional Competente' debiéndose destacar que, si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas fonnas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. 11

28 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 "El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario' 5 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 5 Esta posición ha sido reiterada en la Interpretación Prejudicial del 25 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 68-IP

29 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13

30 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 146-IP-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú JR-CA-25 Marcas involucradas: TOTALDENT (denominativa) y DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX Y DENTODRIN (denominativos) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio /Sta. SECA-CSJLI-PJ, recibido el 8 de abril de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicitó interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno JR-CA-25; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES

31 GACETA OFICIAL 02/02/ de Partes en el proceso interno Demandante: Demandado: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) Tercero interesado:albis S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 18 de mayo de 2012, ALBIS S.A. (en adelante) ALBIS, solicitó el registro de la marca TOTALDENT (denominativa) 1 para proteger productos comprendidos en la Clase 21 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., (en adelante) INTRADEVCO presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de sus marcas; MARCA CERTIFICADO CLASE DENTO( denominativa) DENTO (denominativa) DENTO (denominativa) OENTITO (denominativa) Expediente No /DSD Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); articules de cristalerla, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. CertíflC8dO No Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); articules de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones: productos de perfumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentlfricos Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentlfricos 2

32 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 DENTOAFTA C denominativa) DENTODEX (denominativa) DENTODRIN (denominativa} DENTOGOLD (denominativa} DENTOFILM l denominativa} 2.3. El 24 de abril de 2013, mediante Resolución /CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos, declaró infundada la opos1c1on interpuesta por INTRADEVCO y concedió el registro de la marca solicitada TOTALDENT (denominativa) El 8 de mayo de 2013, INTRADEVCO, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución CS0-INDECOPI El 8 de mayo de 2014 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución /TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución /CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca denominativa TOTALDENT Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales: emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales: desinfectantes: preparaciones para eliminar animales dañinos: fungicidas, herbicidas. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias: preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales: emplastos, material para apósitos: material para empastes e improntas dentales; desinfectantes: preparaciones para eliminar animales dañinos: fungicidas. herbicidas. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería. aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentlfricos Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir. desengrasar y raspar; jabones; productos de peñumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentlfricos 3

33 GACETA OFICIAL 02/02/ de El 23 de mayo de 2014, INTRADEVCO, presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución fl"PI INDECOPI El 11 de agosto de 2014 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa El 13 de agosto de 2014 ALBIS S.A., contestó la demanda contencioso administrativa El 12 de agosto de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete, resolvió declarar infundada la demanda contenciosa administrativa EI 17 de septiembre de 2015 INTRAOEVCO, presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Siete El 28 de marzo de 2016 mediante Auto signado con Resolución Número. Tres, la, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa INTRADEVCO en su demanda manifestó que: Los signos en conflicto son semejantes fonética y gráficamente, al grado de generar confusión. Evidentemente cuando visualizamos los signos TOTALDET y DENTO, no podemos sino relacionarlos como si provinieran de un mismo origen empresarial, dejando notar lo que conocemos como confusión indirecta. El signo solicitado no cuenta con elementos gráficos adicionales que le doten de distintividad, por lo que el consumidor medio caerá en la válida pero errónea confusión. El hecho de que el signo solicitado haya agregado el término "TOTAL" al inicio, no basta para dotar a dicho signo de distintividad. El término DENT va a estar siempre presente por ser la de mayor fuerza y estar presente en todas las marcas DENTO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX, DENTODRIN. 4

34 GACETA OFICIAL 02/02/ de El término TOTAL es a todas luces débil y más la palabra DENT, que como ya se analizó se confundiría con la marca DENTO, por lo que no alcanza la aptitud distintiva necesaria para que se registrada, encontrándose dentro de las prohibiciones del derecho marcario. 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1. Los signos confrontados no son confundibles Las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto establecen que sea posible la coexistencia pacífica de los signos en el mercado, sin que haya riesgo de confusión En el presente caso el consumidor o usuario, analizará el signo solicitado que tiene frente a él, cotejándola con el vago recuerdo que posee de las marcas registradas, dejándose llevar por la impresión general de las marcas La inclusión del término DENT en los signos confrontados no es determinante para establecer válidamente semejanzas entre los signos El signo solicitado TOTALDENT cuenta con elementos particulares que lo diferencian de las marcas de titularidad de la demandante Se aprecian diferencias fonéticas y gráficas que determinan una impresión en conjunto distinta. 5. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa ALBIS S.A., en su contestación a la demanda presentada señaló que: 5.1. INTRA VEDCO no tiene derechos de exclusividad sobre el término DENT en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen varias marcas registradas que contienen dicho término en su composición, como DENTAID (Reg ), ECODENT (Reg ), FIXODENT (Reg ), FLUOCARDENT (Reg ), FORTIDENT (Reg ), HILODENT LLEGA DONDE LLEGA EL CEPILLO y logo (Reg ), ORTODENT (Reg ), RECALDENT (Reg ), ZOODENT (Reg ) registradas en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de distintos titulares Las diferencias gráficas originan que no exista riesgo de confusión que pueda lesionar los intereses de los consumidores, por lo que podrian coexistir pacificamente. 5

35 5.3. Desde el punto de vista gráfico, si bien comparten el término DENT, tienen un distinto impacto visual, debido a la presencia de la denominación TOTAL en el signo solicitado y las letras finales en las marcas registradas O/ OGOLD / OFILM / OAFTA / ODEX / ODRIN, lo que determina que su diferenciación a nivel gráfico resulte distinta en cada caso. GACETA OFICIAL 02/02/ de Desde el punto de vista fonético, la presencia de los elementos adicionales al término DENT en los signos analizados genera que exista una distinta secuencia de vocales (O-A-E/ E-0) y consonantes (T-T-L-D N-T / D-N-T), lo cual determina que la pronunciación y entonación sea distinta. 6. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que; 6.1. El objeto de la discusión es establecer si los signos son idénticos o semejantes, de tal modo que causen riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor El término DENT es de uso común en la conformación de marcas que protegen productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza La demandante no puede oponerse a que terceras personas puedan utilizar el término DENT en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarios, tal como ocurre con el signo solicitado, debiendo resaltarse que términos de uso común no son apropiables No resulta amparable la pretendida semejanza fonética y gráfica de los signos en cuestión, solamente en el término DENT, al ser una palabra de uso común y débil. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 136 literal a). Procede la interpretación solicitada Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para las mismas productos o servicios, o para productos o se,vicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 6

36 GACETA OFICIAL 02/02/ de De oficio se interpreta el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para analizar el tema de las palabras de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación de signos denominativos. 3. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil. 4. Signos evocativos D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo TOTALDENT (denominativo) y las marcas DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX, DENTODRIN de propiedad de INTRADEVCO, detalladas en el punto 2.2. del apartado A, son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... )" Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) ylo riesgo de asociación en el (... )" 7

37 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 público consumidor, como asl lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 15 : La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP

38 GACETA OFICIAL 02/02/ de En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, Jo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo TOTALDENT (denominativo), solicitado, con las marcas denominativas registradas DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX Y DENTODRIN es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales 9

39 GACETA OFICIAL 02/02/ de 42 están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: 17 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la SIC debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas 18 : Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de lbfd. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP

40 GACETA OFICIAL 02/02/ de Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil 3.1. Uno de los temas que se discuten en este caso especifico, es que los términos "TOTAL" y "DENT'' son términos de uso común y/o descriptivos. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras descriptivas en la conformación de marcas El literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del productos o servicios de que se trate en el lenguaje comente en la usanza del pals; (... )" Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.19 Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA. 11

41 GACETA OFICIAL 02/02/ de Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 21, 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4. Signos evocativos INTRADEVCO, argumentó que los términos TOTAL y DENT son términos débiles respecto de los productos que protege Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo 21 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 22 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte De modo referencial, ver Proceso 327-lP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. lbidem. 23 lbldem. 12

42 GACETA OFICIAL 02/02/ de En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los términos TOTAL DENT y DENTO que forman parte de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno JR-CA-25 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. etrj Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hugo De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. -, Notiffquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13