TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 7-IP-98

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 7-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; e interpretación de oficio del 102 de la Decisión 344 y artículos 56 y 58, literales f) y g) de la Decisión 85. Proceso Interno Nº MARCA "PALMA FRIT". El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Quito, 7 de Abril de 1998 Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, ha presentado a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal. Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la Interpretación Prejudicial solicitada, según los artículos 28 y 29 del Tratado de su creación. Causa que origina la solicitud.- Que se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad Lloreda Grasas S.A., por intermedio de su apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº del 15 de junio de 1994, del 29 de septiembre de 1995 y 293 del 23 de febrero de 1996, las dos primeras expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última de ellas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se concedió y confirmó la concesión del registro de la marca "PALMA FRIT" para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Fábrica de Grasas Modernas Ltda. y se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Lloreda Grasas S.A. y La Americana Grasas y Aceites Comestibles S.A. Que conforme a la certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio la marca PALMA FRIT se encuentra registrada bajo el certificado Nº para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y su titular es la sociedad Fábrica de grasas Modernas Ltda., cuyo domicilio es la ciudad de Barranquilla - Atlántico - Colombia y que el mencionado título marcario se encuentra vigente hasta el 15 de junio del 2004, certificación que consta en el expediente.

2 - 2 - Hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial.- Que el Consejo de Estado considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos: 1. La Sociedad Fábrica de Grasas Moderna Ltda. presentó el 16 de junio de 1986 ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca nominativa PALMA FRIT para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora formuló oposición al registro de dicha marca, argumentando que desde el año de 1985 es titular de la marca PALMITA para distinguir productos de la misma Clase 29, y solicitante prioritaria de la marca PALMITO para distinguir igualmente productos de dicha Clase. 2. La Sociedad Americana de Grasas y Aceites Comestibles S.A., también formuló oposición al registro de la marca PALMA FRIT, con el argumento de que la marca LEFRIT había sido registrada por ella con anterioridad a la solicitada, fundamentándose, al igual que la actora, en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. Mediante el primero de los actos acusados, se declararon infundadas las oposiciones presentadas, y se concedió el registro de la marca solicitada, por cuanto, en opinión de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dicha marca "... consigue ser lo suficientemente novedosa y distintiva, pues no puede considerarse confundible con la opositora por compartir comúnmente la partícula PALM, ya que adicionalmente la solicitada se acompaña de la expresión FRIT". Por consiguiente, estimó la Administración, "... la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pudiendo la marca opositora y la solicitada coexistir en el mercado. 4. Mediante los dos restantes actos acusados se confirmó el primero de ellos, con fundamento en las consideraciones que, en aras de la brevedad, se omite su transcripción, toda vez que con la presente solicitud de Interpretación Prejudicial se acompaña copia de todos ellos. 5. El apoderado de la demandada sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era el ordenamiento aplicable para, con base en sus ordenamientos, expedir los actos acusados, y que "la Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada 'PALMA FRIT' (nominativa) para servicios de la Clase 29 (expediente No ) frente a las marcas registradas LEFRIT y PALMITA, concluyendo acertadamente que entre las mismas no existen similitudes que conlleven a la confundibilidad a los consumidores conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3 Marcas fundamento de las oposiciones Que la sociedad demandante Lloreda Grasas S.A. es titular de las marcas PALMITA, de un lado y LEFRIT por el otro, conforme consta en el expediente, esta última de ellas adquirida mediante traspaso que hiciera la sociedad La Americana Grasas y Aceites Comestibles S.A. en favor de Lloreda Grasas S.A. Que igualmente se permite el Tribunal citar los argumentos expuestos por la sociedad demandante frente a la violación de la norma comunitaria: 1. Mediante los actos administrativos acusados la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena..." 2. La marca PALMA FRIT y la marca PALMITA (de propiedad de la sociedad demandante) son confundibles, por cuanto "la marca prioritaria está constituida por el diminutivo de un elemento esencial de la marca objeto de esta demanda (PALMA - PALMITA) y que una y otra amparan idénticos productos." 3. La marca PALMA FRIT y la marca LEFRIT son confundibles, dado que un elemento esencial de la marca objeto de esta demanda reproduce parcialmente la marca prioritaria (FRIT - LEFRIT) y que una y otra amparan idénticos productos." 4. La confundibilidad o riesgo de confusión entre las marcas en conflicto se deriva de las siguientes consideraciones: a. PALMA FRIT es una marca compuesta constituida por dos denominaciones (PALMA y FRIT) cada una con identidad propia, al punto de poder constituir marca por sí solas. Tiene pues cada una el carácter de elemento esencial dentro del conjunto. (El subrayado es del Tribunal). b. Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria. En este orden de ideas puede afirmarse que la marca PALMA FRIT es irregistrable por cuanto cada uno de sus elementos esenciales es confundible con una marca prioritaria de un tercero (PALMA frente a PALMITA; FRIT frente a LEFRIT). Tal conclusión resulta más evidente si se tiene en cuenta que en la actualidad el titular de las marcas prioritarias es el mismo y podría eventualmente usarlas en forma conjunta (PALMITA LEFRIT - PALMA FRIT). (El subrayado es del Tribunal). c. El diminutivo de una denominación con significación propia, es evidentemente confundible con ésta. En primer lugar por razón de su aspecto conceptual pues evocan la misma idea (PALMA y PALMA

4 - 4 - pequeña en el caso que nos ocupa). En segundo término, por su composición morfológica, son ortográfica y fonéticamente confundibles (PALMA - PALMITA). d. En el caso de denominaciones carentes de significado (FRIT y LEFRIT), su confundibilidad por razón de su aspecto ortográfico y fonético se produce por la presencia de las mismas letras o parte sustancial de las mismas y por su mismo orden de disposición (FRIT - FRIT). e. Por último debe tenerse en cuenta el público consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos. Por tratarse de alimentos y presumiblemente aceites y grasas comestibles en razón del objeto social de las sociedades titulares de las marcas, es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera más rigurosa, pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión netamente distinta. Puede entonces concluirse que al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, la Administración estaba en obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar la marca PALMA FRIT. Al conceder el registro de la marca PALMA FRIT la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el citado literal a) del art. 83 de la Decisión 344." Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de industria y Comercio.- Que este Tribunal considera indispensable citar la contestación a la demanda que diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia por intermedio de su apoderado, conforme a la cual: "... al expedirse los actos administrativos acusados, no se incurrió por parte de la División de Signos Distintivos en violación de las normas legales a que se refiere la parte demandante como la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De los documentos obrantes en el expediente No y contentivo de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por la Oficina Nacional Competente, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca "PALMA FRIT" (nominativa) presentada por la sociedad FABRICA DE GRASAS MODERNAS LTDA., para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29a, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada "PALMA FRIT" (nominativa) para servicios de la clase 29a (expediente No ) frente a las marcas registradas LEFRIT y PALMITA

5 - 5 - concluyendo acertadamente que entre las mismas no existen similitudes que conlleven a la confundibilidad a los consumidores conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por ello puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en los actos administrativos acusados, se ajustan a pleno derecho además de que no violentan disposiciones legales superiores ni en materia marcaria; lo anterior seguramente se concluirá sin dificultad de la interpretación prejudicial que profiera el Tribunal Andino de Justicia". El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONSIDERANDO I. ALCANCE DE LAS NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS El Tribunal reconoce que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de Creación es el Juez Nacional quien está facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que considere necesario interpretar. No obstante la consideración anterior, este Tribunal ha venido sosteniendo que para cumplir con la finalidad de la interpretación esto es, "de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trata, el acervo de normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado," queda al criterio del Tribunal determinar "cuáles son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente." (Proceso 01-IP-94, G.O. Nº 164 del 2 de Noviembre de 1994 y Proceso 2-IP- 94, G.O. Nº 163 del 12 de Septiembre de 1994). De acuerdo con ese criterio, el cual no pugna en ningún momento contra la indispensable y necesaria cooperación entre la jurisdicción comunitaria y la nacional, así como tampoco contra el espíritu de la norma comunitaria en mención (Artículo 29 del Tratado de Creación), por considerar que existe una íntima relación entre la norma cuya interpretación ha sido solicitada y los principios marcarios que se esgrimen en el proceso, este Tribunal estima conveniente proceder a la interpretación -además de la norma señalada por el consultante- de las disposiciones de los Artículos 56 y 58, literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que estas normas sirvieron de fundamento para la oposición presentada por la sociedad La Americana Grasas y Aceites Comestibles, y Lloreda Grasas, S.A. conforme consta en el expediente y además se relacionan directamente con la norma solicitada para interpretación. La norma requerida en interpretación prejudicial y las adicionadas por el Tribunal, son las siguientes: DECISION 344 "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por

6 - 6 - un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;..." Artículo El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. DECISION 85 "Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos." "Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:...f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;..." II. NATURALEZA DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL En reiteradas ocasiones, en los alegatos presentados por parte de los abogados de la Oficina Nacional Competente se cita como prueba de Interpretación Prejudicial que dicte este Tribunal, error en la apreciación que se tiene con respecto a este mecanismo legal dispuesto por el Ordenamiento Jurídico Comunitario. En el proceso 4-IP-97, se dijo que este particular causa extrañeza,...después de haber aclarado repetidamente y con precisión la naturaleza y alcances de la interpretación prejudicial, aún pueda considerarse por la Oficina Nacional competente de un país que esta figura constituye una pieza probatoria. En primer lugar nótese que la función del Tribunal es la de interpretar la ley y no la de probar su existencia: esto último no corresponde ni a la naturaleza de sus atribuciones ni a la del ordenamiento jurídico comunitario cuya existencia no requiere de prueba. La calidad de prueba que se pretende dar a la interpretación prejudicial es un error de apreciación doctrinal sobre la naturaleza de la acción, por lo cual procede reproducir a continuación la opinión de este Tribunal reiterada en los procesos 10-IP-94 y 1-IP-96, publicados en las Gacetas Oficiales 177 de 20 de abril de 1995 y 257 de 14 de abril de La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del Artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los 5 Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981). Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma,

7 - 7 - conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado; artículo que por otra parte establece: "Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el Juez suspenderá el procedimiento, y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, o a petición de parte si la considera procedente" (artículo 29, 2a. parte, del Tratado constitutivo del Tribunal). Los siguientes artículos 30 y 31 del mismo Tratado se refieren a los alcances y limitaciones que deba tener la interpretación prejudicial, así como la obligación del juez solicitante de adoptar la interpretación del Tribunal. Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: "Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente. Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba." (El subrayado es nuestro) De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara.... III. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS PARA PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTO DE LOS CUALES EL USO DE LA MARCA PUEDA INDUCIR A ERROR El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, se refiere a la imposibilidad de registrar una marca cuya existencia en el mercado pueda inducir al público consumidor a error, bien sea porque es idéntica o porque se asemeje a "una marca anteriormente

8 - 8 - solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca" induzca al público a error, como fruto de la confusión que puedan suscitar la coexistencia de ambos signos distintivos. Esta causal recalca el altísimo grado de exigencia con respecto a la distintividad de las marcas, característica esencial para que una marca pueda ser registrada; con esta apreciación, se deduce que los signos que no sean suficientemente distintivos con respecto a otras marcas ya registradas o que se hayan presentado para su registro, podrían inducir al público consumidor a error o confusión, violando lo dispuesto por esta norma comunitaria. Para efectos de comprender aún mejor la naturaleza de las marcas, es conveniente citar la apreciación que diera la OMPI, con respecto a la naturaleza jurídica de las marcas: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13). De las consideraciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros existentes en el mercado, cuyo requisito sine qua non para su existencia es la distintividad; al efecto este Tribunal se ha pronunciado en diversos fallos de interpretación prejudicial, en los que ha destacado que "Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio" (Proceso 9-IP-94 Gaceta Oficial Nº 180 del 10 de Mayo de 1995). En otro fallo de interpretación prejudicial se destacó que "La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado. Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado y de ganarse en forma ilegítima una porción del mercado, sobre la base de una práctica desleal que viola las reglas de la competencia comercial. La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del "riesgo de confusión" o de la "similitud confusionista" que puede presentarse cuando entre ellos exista una

9 - 9 - semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado." (Proceso 2-IP-95, Gaceta Oficial Nº 199 del 26 de Enero de 1996). "El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos." (Proceso 09- IP-94, Gaceta Oficial Nº 180 del 10 de mayo de 1995)...". En el orden de ideas aquí esbozado, vemos que la causal de irregistrabilidad prevista por el mencionado artículo 83 de la Decisión 344 en su literal a), omitió la frase "para productos comprendidos en la misma clase" que traía la Decisión 85, artículo 58, literal f), con lo cual este Tribunal se permite citar la apreciación que hace el Doctor Marco Matías Alemán al respecto: "Vale la pena resaltar que, en la redacción del mencionado literal, se suprime la expresión "para productos comprendidos en la misma clase" utilizada en la Decisión 85, haciéndola extensiva a "los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error"; con ello se resaltan dos cosas: la primera, que las solicitudes de marcas deben hacer referencia específica a los productos o servicios que se proyecta identificar, con lo cual se evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error; y en forma correlativa la segunda, que con base en una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ello se pueda inducir al público a error". (MARCAS, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Marco Matías Alemán, Top Managemant International, Bogotá, pág. 90). Así las cosas, el legislador andino fue mucho más exigente en esta última norma y por tanto amplía la protección, consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, al no restringir el requisito de la distintividad únicamente a una clase determinada, pues de haberlo hecho se hubiese permitido que en casos de cotejos de marcas similares que distingan productos afines, pero comprendidos en diferentes clases internacionales, se diera la coexistencia de marcas que llevaran al público consumidor a cometer error en la escogencia entre una u otra de las marcas, consecuencia directa de la confusión existente en la mente del consumidor. De esta manera el Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta. Por la primera se induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado. Con respecto a la confusión, este Tribunal se ha pronunciado en numerosas oportunidades, citando en particular una de ellas:

10 "...Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado "riesgo de confusión". Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es "confundible" con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (artículo 64). Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, a)), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar..." (Proceso 1-IP-87). Confusión error Con respecto al tema, este Tribunal retoma lo consignado en el Proceso 7-IP-97, en el cual se puntualizó lo siguiente: La legislación y la jurisprudencia andina se han referido unas veces al fenómeno de la confundibilidad (Decisión 85, artículo 58, literal f)) y otras (Decisión 313 artículo 71 literal a) y 344, artículo 83 literal a)) al error como uno de los vicios del sistema marcario que genera causal de irregistrabilidad. En realidad ambas figuras de irregistrabilidad están estrechamente relacionadas porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación con los mismos. En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra. La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva. Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. IV. MARCAS DENOMINATIVAS En este sentido, y siguiendo el lineamiento mantenido hasta ahora, para efectos de esta sentencia, conviene citar la consideración que ha sostenido el Tribunal en el Proceso

11 IP-94: "La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer un significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. No tienen ninguna connotación conceptual las marcas caprichosas o de fantasía, es decir son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas; en las marcas compuestas de una palabra con significado y otra caprichosa, esta última suele tener la fuerza diferenciadora. Ahora bien, para efectos de establecer los criterios básicos para determinar la similitud entre dos marcas, se debe tener en cuenta que uniformemente se ha admitido que éste es uno de los puntos más difíciles en materia de propiedad industrial. Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tomadas en cuenta". Las reglas que reconocen la jurisprudencia y la doctrina son las siguientes: Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) Recogiendo lo dicho por este Tribunal en el citado Proceso 09-IP-94, "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

12 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes, con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema es el de que recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, pero no hasta el punto de "disecarlas", que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Respecto a la cuarta regla, el profesor Breuer Moreno (citado anteriormente) ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos. Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión han de examinarse los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto." (Proceso 09-IP-94). Aplicando tales criterios al análisis comparativo de marcas denominativas, como en el caso que nos ocupa, este Tribunal ha establecido que se deberá tener en cuenta "...la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación de los

13 cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca". (Proceso 1- IP-87, Gaceta Oficial Nº 28 del 15 febrero de 1988). En otra oportunidad, este Tribunal se refirió a los criterios auxiliares para determinar la confusión entre este tipo de marcas denominativas; así, se dijo al respecto que "a más del criterio de la visión en conjunto de la marca, en el cual "el todo prevalece sobre las partes o factores componentes" existen otros que deben ser analizados para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión. 1. Comparación Conceptual o Semántica.- El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias), en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica. En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprehender la nueva palabra y enlazarla con los productos. Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables el significado de las mismas. La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si este es mas simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor. 2.- Comparación fonética Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética. En el plano fonético, se han establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

14 Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes. (tonalidad de la marca). Debe analizarse por último - según los tratadistas - la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones. Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.." (Proceso 09-IP-94, Gaceta Oficial Nº 180 del 10 de mayo de 1995). V. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE UNA MARCA Y SU PROTECCION Como se desprende de lo establecido en el artículo 102 de la Decisión 344, que volvió a adoptar la terminología de la Decisión 85, el derecho al "uso exclusivo" de una marca se adquiere por el registro ante la Oficina Nacional Competente. Al respecto, en el proceso de interpretación prejudicial Nº 04-IP-94, proferido por este Tribunal se dijo que la exclusividad sobre el uso de una marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario, el cual requiere de una amplia protección jurídica. "La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el "registro" de la marca ante la respectiva oficina nacional competente. (subrayado del Tribunal). De esa consideración, se deduce que la marca que no se encuentre registrada no goza de protección jurídica, aunque sin embargo la solicitud de registro de una marca una vez presentada, otorga el llamado derecho de preferencia en la concesión de ese título marcario, consistente en que las posteriores solicitudes de una marca semejante o idéntica no podrán llegar a ser registros válidos si se toma en cuenta ese viejo aforismo del derecho, según el cual "el primero en el tiempo es el primero en el derecho." No obstante esa apreciación, es de vital importancia establecer que los derechos conferidos por una marca mediante los cuales su titular podrá hacer "uso exclusivo" de ella e impedir que otras personas utilicen o soliciten registrar marcas idénticas o similares que puedan inducir al público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal título. En ese orden de ideas, es conveniente aclarar que si bien una persona puede ser titular de una o varias marcas, sin que existan límites cuantitativos para ello, es cierto que el uso que la ley marcaria le confiere se reduce a lo consignado en cada título individualmente considerado que confiere a su titular el derecho de utilizar la marca según la literalidad del registro y no con las variantes o modalidades que quiera introducirle su titular. En otros términos, el titular de varias marcas no podrá ejercer el derecho al uso de las marcas según su capricho. Así por ejemplo quien ha registrado dos marcas distintas no podrá utilizarlas para buscar una combinación de ellas y crear una tercera marca. Por lo mismo no puede argüirse válidamente que por una eventual utilización de marcas no

15 respaldadas por el registro, pueda hablarse de riesgo de confusión, pues donde no hay existencia legal de marcas no puede darse la comparación entre ellas que lleve a la existencia de una confusión, salvo el fenómeno de usurpación de marcas que cae dentro del ámbito penal, no contemplado en el régimen comunitario. En otras palabras quien pretenda oponerse a un registro marcario no podría alegar confusión por la posibilidad de uso de una marca que no existe. Así las cosas, quien desee proteger legalmente la unión de dos marcas registradas individualmente tendrá que solicitar el registro de una tercera marca con los componentes de las ya registradas, mientras tanto esa tercera marca no gozaría de protección legal. Para que la tenga deberá someterse a todo el procedimiento de solicitud de registro, cotejo y examen por parte de la Oficina Nacional Competente, la que en últimas decidirá si es registrable o no, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. De todo lo anterior se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma. La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares. Vemos que la protección legal desde el aspecto negativo es mucho más amplia que desde el punto de vista positivo, tal y como lo menciona el doctor Manuel Pachón, "...Desde hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la facultad negativa (ius prohibendi) tiene mayor amplitud que la dimensión positiva de la marca. Así por ejemplo, el titular de la marca CORONA no tiene el derecho, desde la dimensión positiva, de distinguir un producto con la marca CARONA, pero si tiene el derecho de impedir que se use la marca CARONA para distinguir productos que puedan inducir al público a error." ("El régimen Andino de la Propiedad Industrial", Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santafé de Bogotá , página 271). Este Tribunal se refirió al respecto en el Proceso No. 04-IP-94, el cual tomamos de referencia para el tema que nos ocupa: La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: 1. La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos

16 puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. 2. Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. 3. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca. Todas estas facultades se concretaban en el artículo 96 de la Decisión 311 y en el 95 de la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En defensa del uso exclusivo que las marcas otorgan, el titular marcario puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones nacionales (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc.). En la interpretación del artículo 72 de la Decisión 85 dada por este Tribunal dentro del Proceso 5-IP-94, se aludió al requerimiento del juez nacional en los siguientes términos: La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho. La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente por la Decisión 85 (artículo 72) en tanto que la Decisión 313 no la menciona (artículo 92). De todas maneras corresponde observar aquí que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza. El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca. A su vez los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 señalan en forma expresa los casos de excepción al uso exclusivo de la marca registrada, al permitirlo sobre la base de la buena fe, para fines tales como los publicitarios y de información al público acerca del producto. El derecho exclusivo sobre la marca, que confiere al titular el ius prohibendi, se halla recogido en el artículo 104 de la Decisión 344, cuyo antecedente legal se remonta al artículo 95 de la Decisión 311 y al 94 de la Decisión 313. La disposición vigente dice:

17 Artículo El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) b) c) d) e) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; Importar o exportar productos con la marca; Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado al misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.... VI. OPOSICION U OBSERVACIONES AL REGISTRO De la lectura y análisis de las normas sujetas a interpretación en concordancia con otras de la propia Decisión 344, se desprende que un tercero podrá ejercer sus derechos para impedir el registro de un signo idéntico o semejante que se preste a confusión con el del cual es titular y legítimo propietario mediante el procedimiento de "oposiciones", en vigencia de la Decisión 85 o presentando "observaciones" conforme a las Decisiones 311, 313 y 344 (artículos 93, 94 y 95) dentro de la etapa previa a la concesión de la marca. Una vez aceptadas las "observaciones" y habiéndose concedido oportunidad para que el solicitante de la marca en conflicto presente sus consideraciones al respecto, la Oficina Nacional Competente deberá resolver si concede o niega el registro de la marca, si ésta cumple o no con los requisitos exigidos en la Decisión para que pueda ser sujeta a registro. Habiéndose agotado la vía gubernativa, como en el caso en que nos ocupa, y de acuerdo con la respectiva legislación interna, el tercero independientemente de si ha presentado oposiciones o formulado observaciones e interpuesto los correspondientes recursos de ser necesarios, tiene la facultad y pleno derecho de impetrar u ocurrir ante el órgano competente para que dentro del procedimiento previsto en el País Miembro y previa audiencia de las partes, si se ha vulnerado su derecho se decrete la nulidad de la marca atacada. Con base en las consideraciones expuestas,