RESOLUCIÓN Nº /OSD-INDECOPI. Lima, 26 de Noviembre del 2007

Transcripción

1 REPÚBLICA DEL PERÚ EXPEDIENTE Nº RESOLUCIÓN Nº /OSD-INDECOPI Lima, 26 de Noviembre del 2007 Con fecha 03 de diciembre de 2006, FELIPE VICTOR CRUZ PUGA, de Perú, solicita la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación GUESS escrita en forma estilizada y debajo de ella un signo de interrogación, todo ello encerrado en un triangulo rectángulo formado por dos líneas paralelas, la interior más marcada que la exterior, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado Nº 77741, a favor de GUESS? INC., de Estados Unidos de América. 1. ANTECEDENTES 1.1. Fundamentos de las partes El accionante sostiene que el registro de la marca GUESS (mixta) debe cancelarse ya que no ha sido utilizada por su titular, ni por licenciatario alguno, desde hace más de tres años, para distinguir productos de la clase 25 Clasificación Internacional. Ampara su solicitud en el artículo 172 del Decreto Legislativo Nº 823. La emplazada, por su parte, manifiesta que encarga la manufactura de sus prendas de vestir (productos de la clase 25) a fábricas de nuestro país, las cuales son posteriormente exportadas para su venta en distintos países del mundo, por lo que solicita la aplicación del segundo párrafo del artículo 166 de la Decisión 486. Asimismo, a fin de acreditar el uso de su marca presenta los siguientes medios probatorios: - 22 (debió decir 24) órdenes de compra de sus licenciatarias a diferentes empresas peruanas para la elaboración de prendas de vestir. - Diversas fotografías donde se aprecia los logotipos y etiquetas de la marca GUESS? y logo triangular GUESS. - Índice de ventas de productos GUESS en el Perú desde 1998 hasta Índice de inversiones en publicidad durante los años 1982 a Mapa de las tiendas donde se venden las prendas GUESS a nivel mundial. - Cifras de la inversión de publicidad efectuada por STARSHIP COMMERCIAL S.A. licenciatario de GUESS? en Centro y Sudamérica. Pág. 1 de 9

2 - Relación de tiendas que expenden los productos GUESS en Centro y Sudamérica. - Relación de marcas GUESS registradas a nivel mundial. - Fotografías de paneles publicitarios en ciudades de Colombia y Ecuador. - Catálogos de los productos correspondientes a los años 2003, 2004 y Reporte Anual GUESS correspondiente al año Ejemplares de las revistas CARAS, SOHO, FUCSIA distribuidas en Colombia; asimismo ejemplares de la revista COSAS distribuidas en Ecuador. - Carta emitida por REGENT GLOBAL SOURCING mediante la cual declaran que realizan actividades comerciales con la marca GUESS? - Carta emitida por TSF LLC. mediante la cual declaran que realizan actividades comerciales con la marca GUESS? 1.2. Informe de Antecedentes Se ha constatado que GUESS? INC., de Estados Unidos de América, es titular del registro de la marca de producto constituida por la denominación GUESS escrita en forma estilizada y debajo de ella un signo de interrogación, todo ello encerrado en un triangulo rectángulo formado por dos líneas paralelas, la interior más marcada que la exterior, para distinguir todo tipo de prendas de vestir de damas, muchachos, muchachas, niños e infantes, a saber: ropa interior, calzado, trajes de baño, gorras, sombreros, delantales, túnicas, pijamas, calcetería, guantes, ligases o suspensotes, cinturones, corbatas, camisetas, calcetines, medias, camisas, polos, buzos, sudaderas, polerones, capuchones de punto, faldas, pantalones, pantalonetas, shorts, suéteres, pantalones vaqueros (jeans), chalecos, chaquetas, abrigos, casacas, overoles, blazers, vestidos, bufandas, blusas, chaquetas de punto, vestidos, camisas de golf, trajes para trotar, polones de cuello alto, trajes y camisas de polo, suéteres, bragas (calzones) para mujeres, sostenes, chalecos y camisetas sin mangas, chaquetas cortas, bustos o pecheras, camisolas, bikinis, calzoncillos para hombres de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado Nº 81509, vigente hasta el 03 de julio de ANÁLISIS DE LO ACTUADO Pág. 2 de 9

3 2.1. Cancelación del registro de una marca Ante la posibilidad de inscribir en los registros marcarios, signos que no se usan en el mercado, o cuyo uso se pospone indefinidamente, muchas legislaciones imponen al titular la obligación de usar sus marcas en el mercado para mantener su registro. De este modo, para cierto sector de la doctrina, dicho uso no constituye una obligación en sentido estricto, sino más bien una carga que ha de ser cumplida para evitar una consecuencia perjudicial, como sería la cancelación del registro. De manera general, la cancelación del registro de una marca por falta de uso procede cuando sin motivo justificado ésta no ha sido utilizada en el mercado para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, durante un periodo de tiempo determinado. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al comentar las normas de la anterior Decisión 344 -, señala que la cancelación de la marca por no uso dentro del régimen común andino de propiedad industrial es una manera de extinguir el derecho derivado del registro de la misma ( ) El artículo 165 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que la oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. Asimismo, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. También se establece que el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. El artículo 166, del referido dispositivo legal, dispone que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará Pág. 3 de 9

4 usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Finalmente, el artículo 167 establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro; y que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. Al respecto, no cabe duda que el uso de un signo debe ser efectivo y relevante, lo cual implica la penetración y/o la presencia del mismo en el mercado, de lo cual se deduce que tiene que ser público, y debe estar referido a los productos o servicios que distinga la marca en cuestión, ahora bien, éste debe ser en cantidades acordes al tipo de productos o servicios de que se trate. Complementando lo expuesto, resulta pertinente destacar, conforme lo recoge nuestra normatividad vigente, que la carga de la prueba recae en el titular del registro objeto de la acción, y el uso debe ser realizado dentro del país o en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina; ahora bien, a tales efectos se han de considerar los niveles de ventas de los productos o servicios identificados con la marca en cuestión, su disponibilidad real en el mercado, y la publicidad de la cual sea objeto Medios de prueba presentados La emplazada a fin de acreditar que viene utilizando la marca de producto GUESS, ha presentado los siguientes documentos: 24 órdenes de compra de sus licenciatarias a diferentes empresas peruanas, para la fabricación de prendas de vestir, conforme al siguiente detalle: Empresa Licenciataria Empresa Fabricante Fecha de Emisión Valor (dólares) Regent Global Sourcing Sumit S.A.C , Regent Global Sourcing Sumit S.A.C , TSF LLC. Confecciones San Antonio , , TSF LLC. Confecciones San Antonio , Regent Global Sourcing Corporación Santa María S.A.C , , Regent Global Sourcing Copertex S.A Regent Global Sourcing Copertex S.A , TSF LLC. Confecciones San Antonio , TSF LLC. Confecciones San Antonio , Regent Global Sourcing Corporación Santa María , Pág. 4 de 9

5 S.A.C. Regent Global Sourcing Sumit S.A.C , TSF LLC. Confecciones San Antonio , Regent Global Sourcing Corporación Fabril de Confecciones S.A. Regent Global Sourcing Corporación Fabril de , Confecciones S.A. TSF LLC. Confecciones San Antonio , TSF LLC. Confecciones San Antonio , Regent Global Sourcing Sumit S.A.C , Regent Global Sourcing Corporación Santa María , S.A.C. TSF LLC. Confecciones San Antonio , TSF LLC. Confecciones San Antonio , TSF LLC. Confecciones San Antonio , TSF LLC. Mercotex S.A.C , Regent Global Sourcing Corporación Santa María , S.A.C. Regent Global Sourcing Perú Fashions , Diversas fotografías donde se aprecia los logotipos y etiquetas de la marca GUESS? y logo triangular GUESS. Índice de ventas de productos GUESS en el Perú desde 1998 hasta Índice de inversiones en publicidad durante los años 1982 a Mapa de las tiendas donde se venden las prendas GUESS a nivel mundial. Cifras de la inversión de publicidad efectuada por STARSHIP COMMERCIAL S.A. licenciatario de GUESS? en Centro y Sudamérica. Relación de tiendas que expenden los productos GUESS en Centro y Sudamérica. Relación de marcas GUESS registradas a nivel mundial. Fotografías de paneles publicitarios en ciudades de Colombia y Ecuador. Catálogos de los productos correspondientes a los años 2003, 2004 y Reporte Anual GUESS correspondiente al año Ejemplares de las revistas CARAS, SOHO, FUCSIA distribuidas en Colombia; asimismo ejemplares de la revista COSAS distribuidas en Ecuador. Carta emitida por REGENT GLOBAL SOURCING mediante la cual declaran que realizan actividades comerciales con la marca GUESS? Carta emitida por TSF LLC. mediante la cual declaran que realizan actividades comerciales con la marca GUESS? Valoración de los medios probatorios presentados A efectos de determinar si los documentos presentados constituyen prueba de uso suficiente, resulta pertinente tomar en consideración la naturaleza de los productos que distingue la marca que se pretende cancelar. En tal sentido, es necesario evaluar si la marca GUESS distingue productos de consumo masivo o si por el contrario están dirigidos a un público especializado, a fin de determinar factores tales como los niveles de comercialización. Así, en el caso de Pág. 5 de 9

6 marcas aplicadas a productos de consumo masivo, los niveles de comercialización de productos necesarios para probar un uso efectivo y relevante de los mismos, serán mayores que los exigidos a marcas que distinguen productos especializados. Al respecto, se advierte que la marca GUESS (mixta) se encuentra registrada para distinguir todo tipo de prendas de vestir de damas, muchachos, muchachas, niños e infantes, a saber: ropa interior, calzado, trajes de baño, gorras, sombreros, delantales, túnicas, pijamas, calcetería, guantes, ligases o suspensotes, cinturones, corbatas, camisetas, calcetines, medias, camisas, polos, buzos, sudaderas, polerones, capuchones de punto, faldas, pantalones, pantalonetas, shorts, suéteres, pantalones vaqueros (jeans), chalecos, chaquetas, abrigos, casacas, overoles, blazers, vestidos, bufandas, blusas, chaquetas de punto, vestidos, camisas de golf, trajes para trotar, polones de cuello alto, trajes y camisas de polo, suéteres, bragas (calzones) para mujeres, sostenes, chalecos y camisetas sin mangas, chaquetas cortas, bustos o pecheras, camisolas, bikinis, calzoncillos para hombres de la clase 25 de la Clasificación Internacional, los mismos que por su propia naturaleza y finalidad, son productos de consumo masivo. En tal sentido, a efectos de acreditar el uso de la marca de producto GUESS (mixta), los medios probatorios deberán demostrar un nivel de comercialización acorde con la naturaleza de los mismos, durante un periodo que demuestre continuidad o regularidad en el tiempo. Ahora bien, tratándose el presente caso de una solicitud de cancelación de registro de una marca mixta, se debe tener en cuenta que los documentos comerciales medios probatorios por excelencia para acreditar el uso de una marca-, por lo general, no consignan el elemento gráfico de las marcas mixtas. De acuerdo a ello, a fin de acreditar el uso de signos de naturaleza mixta, es necesario que los medios probatorios que se aporten se encuentren debidamente complementados, a fin de crear convicción sobre la utilización efectiva del signo de la forma en que fue registrado o, que difiera tan sólo en cuanto a detalles o elementos que no alternen su carácter distintivo. De conformidad con lo señalado en los párrafos precedentes, se procedió a evaluar el expediente de vista, de lo cual se verifica que la empresa emplazada, no ha logrado demostrar que la marca GUESS (mixta), ha sido utilizada en algún país de la subregión. En efecto, las copias de las órdenes de compra presentadas solo demuestran la decisión de compra de camisetas por parte de REGENT GLOBAL SOURCING y TSF LLC., no pudiendo, por si solas, acreditar la comercialización de tales productos, debiendo las mismas ser complementadas en todo caso con medios probatorios adicionales (comprobantes de pago) que demuestren la comercialización y/o exportación efectiva de los productos identificados con la marca cuestionada, lo cual no ha sucedido en el presente caso. Pág. 6 de 9

7 Sin perjuicio de lo expuesto, en el supuesto negado que se hubieren adjuntado los medios probatorios adicionales a fin de acreditar la efectiva comercialización de los productos, cabe señalar que no se ha presentado documento alguno tendiente a acreditar que las empresas REGENT GLOBAL SOURCING y TSF LLC. sean licenciatarias o empresas autorizadas para utilizar la marca GUESS (mixta) en el mercado. Cabe precisar que para que el uso de una marca por parte de un tercero sea considerado válido a efectos de impedir la cancelación del registro, éste debe encontrarse de alguna manera autorizado por el titular, debiéndose precisar que si se trata de una licencia de uso no se requiere que la misma obre necesariamente inscrita en el registro correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486. Si bien la ley no exige que dicha autorización deba ser expresa o constar por escrito, en este caso no se han presentado documentos que permitan inferir que las empresas REGENT GLOBAL SOURCING y TSF LLC. han sido autorizadas por el titular para usar la marca en cuestión, por lo que dichos documentos no demuestran el uso de las marcas por alguna persona autorizada por el titular, en los términos del articulo 165 de la Decisión 486. En ese sentido, tampoco las cartas mediante la cual dichas empresas declaran que realizan actividades comerciales con la marca GUESS? resultan relevantes a efectos de acreditar el uso del signo cuestionado en el mercado. Por otro lado, la relación de las marcas GUESS registradas a nivel mundial solo acreditan que la emplazada goza de derechos registrales en diferentes países del mundo sobre la marca GUESS. Respecto al índice de ventas de productos GUESS (mixta) en el Perú desde 1998 hasta 2006, el índice de inversiones en publicidad durante los años 1982 a 2005, la memoria anual del año 2005, así como las cifras de la inversión de publicidad en Centro y Sudamérica y la relación de tiendas que expenden los productos GUESS en Centro y Sudamérica - estos dos últimos elaborados por la empresa STARSHIP COMMERCIAL S.A.-, no resultan idóneos a efectos de acreditar el uso de una marca, toda vez que se trata de declaraciones de parte, que no crean la suficiente certeza respecto de los hechos que pretenden acreditar. En relación a las fotografías de los paneles publicitarios en ciudades de Colombia y en Ecuador, si bien algunas contienen una fecha cierta y en estas se aprecia la marca GUESS, no se puede determinar, de la revisión de las referidas fotografías, que productos distingue efectivamente en el mercado la marca cuestionada. Asimismo en la publicidad que se aprecia en las revistas CARAS, SOHO, FUCSIA y COSAS, en algunos casos, no se aprecia fehacientemente que productos se están publicitando con la marca GUESS, y en otros casos se observa que se publicitan perfumes, accesorios, relojes y carteras, productos que no corresponden a la clase 25 de la Clasificación Internacional. Pág. 7 de 9

8 Finalmente, las fotografías de las etiquetas y logos de la marca GUESS, el mapa de las tiendas donde se venden las prendas GUESS a nivel mundial, así como los catálogos de los productos con la marca de la emplazada, no resultan idóneos para acreditar el uso efectivo de la marca, conforme a la legislación vigente, toda vez que no permiten establecer de manera inequívoca que los productos que distingue la marca cuestionada se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca o hayan circulado en la subregión, en los tres años precedentes, en la cantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Por todo lo expuesto, se concluye que en el presente caso, no ha quedado acreditado el uso de la marca GUESS (mixta), dentro de los tres años precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación de vista, en algún país miembro de la Comunidad Andina dentro de los lineamientos establecidos en las normas legales vigentes, razón por la cual corresponde amparar la pretensión del accionante Notoriedad alegada por la emplazada Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe hacer referencia a la afirmación efectuada por la empresa emplazada, en el sentido que la marca GUESS (mixta) goza de la calidad de notoriamente conocida y que por ello no puede ser cancelada. Al respecto, cabe indicar que la condición de notoria de una marca no determina necesariamente que ella no puede ser cancelada. Así, en caso que el titular no logre acreditar el uso de la marca en el Perú, ni en algún otro país de la Comunidad Andina, corresponde amparar la solicitud de cancelación sin que ello implique que no se reconozca la notoriedad de la marca, hecho que para efectos de una acción de cancelación resulta irrelevante. Lo señalado se explica por el hecho que la figura de la cancelación del registro de una marca tiene por finalidad eliminar derechos exclusivos sobre signos que no se utilizan efectivamente en el mercado, brindando la posibilidad de que otros agentes económicos puedan acceder al registro de los mismos. En tal sentido, únicamente se puede evitar que una acción de cancelación prospere acreditando el uso de una marca, dentro del periodo de tres años anteriores a la fecha de inicio de la acción de cancelación, o acreditando que dicha falta de uso se debió a causas de fuerza mayor, caso fortuito o alguna otra causa justificativa; por lo que resulta irrelevante a efectos del presente análisis, pronunciarse respecto a la notoriedad de la marca GUESS (mixta). Sin perjuicio de lo expuesto, conviene precisar que la figura de la cancelación de un registro no desnaturaliza la protección que se les brinda a las Pág. 8 de 9

9 marcas notoriamente conocidas, ya que si bien nuestra legislación otorga un derecho preferente a favor de quien obtuvo la cancelación de un registro, ello no implica que éste pueda registrar automáticamente a su favor la marca cancelada o una similar; si no que el signo que solicite en ejercicio del derecho preferente deberá reunir los requisitos de registrabilidad y no deberá encontrarse incurso en las prohibiciones de registro establecidas por ley, dentro de las cuales se encuentra aquella que impide el registro de signos que afecten derechos de marcas notoriamente conocidas. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 31 y 33 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Ley Nº 25868, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial. 3. RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS Declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por FELIPE VICTOR CRUZ PUGA, de Perú y, en consecuencia, CANCELAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación GUESS escrita en forma estilizada y debajo de ella un signo de interrogación, todo ello encerrado en un triangulo rectángulo formado por dos líneas paralelas, la interior más marcada que la exterior, inscrita a favor de GUESS? INC., de Estados Unidos de América, bajo certificado Nº 77741, para distinguir todo tipo de prendas de vestir de damas, muchachos, muchachas, niños e infantes, a saber: ropa interior, calzado, trajes de baño, gorras, sombreros, delantales, túnicas, pijamas, calcetería, guantes, ligases o suspensotes, cinturones, corbatas, camisetas, calcetines, medias, camisas, polos, buzos, sudaderas, polerones, capuchones de punto, faldas, pantalones, pantalonetas, shorts, suéteres, pantalones vaqueros (jeans), chalecos, chaquetas, abrigos, casacas, overoles, blazers, vestidos, bufandas, blusas, chaquetas de punto, vestidos, camisas de golf, trajes para trotar, polones de cuello alto, trajes y camisas de polo, suéteres, bragas (calzones) para mujeres, sostenes, chalecos y camisetas sin mangas, chaquetas cortas, bustos o pecheras, camisolas, bikinis, calzoncillos para hombres de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Regístrese y comuníquese. Miguel Ángel Sánchez del Solar Quiñones Jefe de la Oficina de Signos Distintivos Pág. 9 de 9