Usurpación y Competencia Desleal en el Comercio Objetivo: Analizar los riesgos inminentes de usurpación y competencia desleal en el comercio a nivel nacional e internacional y establecer los mecanismos de protección LEGAL de sus marcas, productos, clientes y mercado. MEDELLÍN, AGOSTO 4 DE 2010
GUSTAVO ADOLFO ORTEGA H. ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA EN LEGISLACION AMBIENTAL ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS.
PROPIEDAD INDUSTRIAL. SIGNOS DISTINTIVOS NOMBRE COMERCIAL ENSEÑA COMERCIAL MARCAS LEMAS
PROPIEDAD INDUSTRIAL. NOMBRE COMERCIAL SIGNO QUE IDENTIFICA UNA ACTIVIDAD ECONOMICA UNA RAZON SOCIAL, UNA EMPRESA O UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. EL DERECHO SE OBTIENE POR EL PRIMER USO. EL DEPOSITO SE REALIZA UNICAMENTE ANTE LA SIC. EL DEPOSITO ES DECLARATIVO Y NO CONSTITUTIVO DEL DERECHO.
PROPIEDAD INDUSTRIAL. ENSEÑA COMERCIAL ES EL SIGNO QUE IDENTIFICA EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, PUEDE SER NOMINATIVA O MIXTA. EL DERECHO SE OBTIENE POR EL PRIMER USO. EL DEPOSITO SE REALIZA UNICAMENTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. EL DEPOSITO ES DECLARATIVO Y NO CONSTITUTIVO DEL DERECHO.
NOMBRE COMERCIAL VS. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL: Es como el comerciante se identifica ante su público Se adquiere por el primero uso Se pierde por el NO USO Se Visualiza principalmente en las facturas El ámbito es nacional RAZÓN SOCIAL: Es la inscripción del comerciante en Cámara de Comercio Se adquiere por el registro Se pierde por la renuncia o cancelación del registro Se visualiza en el registro mercantil Su ámbito es regional (R.U.C. 2005 Es la excepción)
PROPIEDAD INDUSTRIAL MARCA ES EL SIGNO DISTINTIVO QUE DISTINGUE EN EL MERCADO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE UN UNA EMPRESA O UNA PERSONA, DE LOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE OTRA EMPRESA. PODRAN CONSTITRUIR MARCAS LOS SIGUIENTES SIGNOS: A. LAS PALABRAS O COMBINACION DE PALABRAS B. LAS IMÁGENES, FIGURAS, SIMBOLOS, MONOGRAMAS, RETRATOS, ETIQUETAS, EMBLEMAS Y ESCUDOS C. LOS SONIDOS Y LOS OLORES
D. LAS LETRAS Y LOS NUMEROS E. UN COLOR DELIMITADO POR UNA FORMA O UNA COMBINACION DE COLORES F. LA FORMA DE LOS PRODUCTOS, SUS ENVASES O ENVOLTURAS.
LEMAS COMERCIALES PALABRA FRASE O LEYENDA UTILIZADA COMO COMPLEMENTO DE UNA MARCA QUE HACE ALUSIÓN A LAS CARACTERISTICAS O BONDADES DEL PRODUCTO O SERVICIO. CARACTERISTICAS EL LEMA DEBE SER ASOCIADO DIRECTAMENTE CON UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA EL LEMA DEBERA SER TRANSFERIDO CONJUNTAMENTE CON LA MARCA LA VIGENCIA DEL LEMA ESTARA SUJETA AL LA DEL SIGNO MARCARIO.
USO DE MARCAS EXTRANJERAS NO OTORGAN NINGUN DERECHO SE PUEDE PERDER LA INVERSIÓN EL USO PROLONGADO NO MEJORA LAS EXPECTATIVAS DE DERECHO
REGISTRO DE MARCAS EXTRANJERAS QUIEN DEBE HACERLO EL DUEÑO EXTRANJERO EL DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA EL USO DE LA MARCA POR PARTE DE UN TERCERO LA MARCA EN EL PACTO ANDINO LA MARCA FUERA DEL PACTO ANDINO
LA MARCA TAL CUAL ES SIGNO ENGAÑOSO
PROTECCION DE LA MARCA SIN REGISTRO EL USUARIO EXTRARREGISTRAL REALIDAD DE LAS MARCAS MECANISMOS DE PROTECCION
COMPETENCIA DESLEAL
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL La Constitución Política en su artículo 333 establece como principios orientadores del Estado Social de Derecho colombiano la libertad de empresa y la libertad de competencia. Art. 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL De manera breve, la doctrina ha definido la competencia económica como: El ejercicio de la libertad en procura de captar la clientela, colocando en el mercado productos y servicios a precios, calidades y en condiciones contractuales diferentes a los demás participantes." Qué significa? Todas las personas tienen el derecho de concurrir al mercado dentro de un marco de competencia; Cada participante luchará por atraer el mayor número de consumidores; Quien lo logre, hará ver a sus competidores disminuida la demanda de los productos/servicios que ofrecen.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Conclusión: Si en la lucha por atraer a los consumidores se utilizan medios legales y leales, quienes resulten vencidos en virtud del libre juego de la oferta y la demanda tienen la obligación de soportar dicho efecto. A contrario sensu, cuando dentro de esa lucha los competidores se valen de medios restrictivos o desleales que distorsionan el mercado, su conducta se hace reprimible y sancionable. Lo que se sanciona son los medios ilegítimos que se utilicen para obtener mercado y no el querer incrementar o captar clientela, pues ésta no puede considerarse como propiedad de un oferente.
LA COMPETENCIA DESLEAL La Competencia Desleal es una rama del Derecho de la Competencia, junto con las siguientes materias: Prácticas Restrictivas. Protección al Consumidor. Metrología: Pesos y Medidas. Conjunto de normas jurídicas que pretenden regular el poder actual o potencial de las empresas sobre un determinado mercado, en aras del interés público.
CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL Para que un acto pueda ser sancionado como de competencia desleal, debe: 1. Ser desleal. Encuadrar en las conductas descritas en la Ley 256 o en la cláusula general de la misma; 2. Realizarse en el mercado. El acto debe tener efectos en el mercado colombiano, así se haya ejecutado fuera del país; y 3. Tener fines concurrenciales. Que su objetivo sea mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. El acto desleal se reprime siempre que tenga por objeto o como efecto competir deslealmente, sin considerar la intención de su autor.
NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DESLEAL : No es un término jurídico, sino ético y moral que varía según la persona y el escenario espacio-tiempo en el que se desarrolla. CONDUCTA DESLEAL : Las conductas que se pueden calificar como tales varían y evolucionan a la misma velocidad como se desarrolla el comercio. Con base en estas definiciones, la Ley 256 de 1996 establece una lista de doce acciones que se consideran desleales. Además, fija una cláusula general, dejando abierta la posibilidad de sancionar conductas que, aunque no estén enumeradas, se constituyan como desleales.
CONDUCTAS ESTABLECIDAS COMO DE COMPETENCIA DESLEAL Artículo 7 - Cláusula General. Teniendo en cuenta la calidad moral de la palabra desleal y la variación constante de las conductas en el tiempo, la Ley 256 de 1996 establece una cláusula general que permite abarcar posibles actuaciones desleales, diferentes a las enumeradas. ( ) se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial ( ).
CONDUCTAS DESLEALES - LEY 256 DE 1996 CLÁUSULA GENERAL Buena fe comercial. La práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad que rige a los comerciantes en sus actuaciones. -Será desleal la conducta contraria a la buena fe comercial. -Quien alega la mala fe debe probarla, demostrándola en la actuación del demandado. Sanas costumbres mercantiles. Para que sea considerada como tal, la costumbre debe ser pública, uniforme, reiterada, y tenida como obligatoria por los comerciantes. -Quien alega contravención a una sana costumbre debe probar la existencia de la costumbre y el acto violatorio de la misma.
CONDUCTAS DESLEALES - LEY 256 DE 1996 CLÁUSULA GENERAL El artículo 3º del código del comercio de Colombia establece que la costumbre mercantil detectada tiene la misma fuerza que la ley comercial, siempre y cuando ésta no resulte contraria de ninguna manera, y sea uniforme, reiterada y de conocimiento público. Se identifican como funciones LA RELATORIA DEL PUEBLO de la Costumbre Mercantil la interpretativa, tal como está establecido en el artículo 5 del Código; la integradora o interpretadora, como complemento de las normas jurídicas dictadas por el legislador; y normativa, a falta de ley comercial existente, en los casos previstos por el artículo 3 del Código de Comercio colombiano. Tal como se establece en ese mismo artículo, debe ser reconocida. Este reconocimiento puede ser tanto local, como nacional, según los requisitos que ésta disponga. Debe ser probada según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 190, por medio de testimonios y pruebas auténticas, a través de dos decisiones judiciales idénticas que sean definitivas, o por medio de la certificación de la cámara de comercio correspondiente. En este sentido, las cámaras de comercio se encargan de recopilar y certificar estas costumbres que se dan a nivel local y de los municipios que comprendan la jurisdicción. En el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, el proceso de reconocimiento está compuesto por etapas: la solicitud del interesado/a para la investigación de una costumbre, la determinación de la viabilidad jurídica, en el caso de ésta ser pertinente la recolección de las bases de datos en los cuales ésta es practicada (a través de muestras representativas, encuestas, etcétera). Realizados estos estudios, se procede a comprobar si la costumbre en cuestión recoge las condiciones para que sea confirmada como costumbre mercantil. Estos requisitos son la publicidad, la uniformidad, la reiteración, la vigencia y la obligatoriedad; tiene que ser conforme a que deben estar en un mínimo del 70% para declararse como probados. Por último la junta directiva de la Cámara pone a consideración la costumbre si esta parece estar acorde con el mínimo de requisitos, y si lo cree de esta manera, expide la certificación.
CONDUCTAS DESLEALES - LEY 256 DE 1996 CLÁUSULA GENERAL Usos honestos en materia industrial o comercial. Son las conductas seguidas por los comerciantes en sus negocios, pero, a diferencia de las costumbres, los usos no son considerados como obligatorios. -Será desleal la conducta que contraríe las conductas honestas, que sin ser constitutivas de costumbre mercantil, son seguidas por los comerciantes en sus actuaciones. -Debe probarse la existencia de los usos que se consideran contrariados por el infractor.
PRESTACIONES MERCANTILES ARTICULO 5o.- CONCEPTO DE PRESTACIONES MERCANTILES.- Las prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y operaciones de los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria que se constituyen en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 1. Desviación de clientela (artículo 8 ). Desviar la clientela del competidor no es ilegal, lo que es incorrecto es utilizar medios desleales para el efecto. Por lo general, este acto se presenta acompañado de alguna de las otras causales de competencia desleal. 2. Actos de desorganización (artículo 9 ). Estos actos buscan desorganizar internamente una empresa, alterando su estructura, orden y desenvolvimiento ordinario. Ejemplo: Sustracción de empleados de confianza y técnicos estrella, buscando generar desorganización interna en la empresa competidora.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 3. Actos de confusión (artículo 10 ). Buscan crear confusión con un competidor: sus productos, servicios, establecimientos o actividades; con el fin de traer para si la clientela. Genera mezcla de identidades empresariales. Afecta tanto al competidor como al usuario, pues lo induce a adquirir bienes o servicios que no desean. Ejemplo: El consumidor compra un producto de una marca pensando que está adquiriendo otra; o, sabiendo que son marcas diferentes, cree que provienen del mismo empresario.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 4. Actos de engaño (artículo 11 ). Utilización aseveraciones falsas o incorrectas, u omisión de la verdadera información, buscando engañar al consumidor. Diferencia entre confusión y engaño: En la confusión se busca crear una identidad entre los productos propios y unos ajenos, que son exitosos en el mercado; mientras que el objetivo del engaño es crear una imagen distorsionada del competidor, evitando cualquier identidad con la propia oferta.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 ACTOS DE ENGAÑO Para analizar si un acto es engañoso se observa su capacidad efectiva de distorsionar la realidad en la mente del consumidor. Se puede engañar diciendo la verdad (ej. tergiversación) Se puede no engañar diciendo mentiras (ej. exageración obvia) Ejemplo: Las películas que no consiga en Blockbuster, y consiga en otro lugar, deben ser piratas. Mensaje radial que la SIC determinó como engañoso, ya que resultó siendo falso.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 5. Actos de descrédito (artículo 12 ). Todas aquellas afirmaciones que afecten la reputación de un competidor y que no sean: -Exactas: puntuales, fieles, cabales; -Verdaderas: acordes con la realidad; -Pertinentes: justificadas y necesarias. Ejemplo: Las prendas que se venden en almacenes Exito son de mala calidad. Los endulzantes que contienen aspartame causan alzheimer.
6. Actos de comparación (artículo 13 ). CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 Las comparaciones entre productos, servicios y oferentes están permitidas, siempre y cuando sean: -Ciertas; -Verificables/comprobables; -Lo que se compare debe ser susceptible de comparación. No es comparable la velocidad de arranque de un BMW con la de un Renault 4. Ejemplo: El producto X tiene un 30% menos de grasas saturadas que el producto Y.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 7. Actos de imitación (artículo 14 ). La imitación en Colombia es libre, siempre y cuando no genere confusión o aprovechamiento de la reputación ajena. En estos casos, la imitación será sancionable. Lo más recomendable es evitar la imitación a toda costa. Ejemplo: Abrir establecimientos en las mismas partes donde los abre la competencia y ofrecer los mismos productos cuando la competencia los ofrece.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 8. Explotación de la reputación ajena (artículo 15 ). El aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir, pues implica tener una presencia en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero. Por lo general, esta causal va acompañada de usurpación marcaria o de actos que contravienen la propiedad industrial. La Ley 256 solo sanciona el acto desleal, sin inmiscuirse en lo relativo al derecho industrial que se esté contraviniendo. Ejemplo: Utilización de nombres ajenos, logos o empaques muy similares a los de la competencia, desviando así a los usuarios.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 9. Violación de secretos (artículo 16 ). Un secreto es aquello que por su naturaleza es reservado, custodiado, no evidente para las personas relacionadas con la materia y tiene un valor comercial, por el hecho de su desconocimiento. La divulgación o explotación de un secreto es desleal, cuando las acciones se desarrollan sin autorización de su titular. Ejemplo: El empleado que tiene acceso a la base de datos de la compañía y, al renunciar, pone al servicio de la empresa competidora la información conocida.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 10. Inducción a la ruptura contractual (artículo 17 ). Inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales que tienen con los competidores. De la ruptura se pretende disminuir la clientela del competidor. Ejemplo: Inducir a la parte a terminar el contrato celebrado con el competidor, prometiendo a cambio el pago de la cláusula penal u otras prevendas, desmejorando la condición la empresa en el mercado o lo colocándola en situación de desventaja.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 11. Violación de normas (artículo 18 ). Cuando un competidor viola una ley, y tal actitud le confiere una ventaja competitiva frente a los demás, se rompe la igualdad básica del mercado, pues no se puede asumir que el resto de participantes deban violar la ley para restaurar el equilibrio. La Ley 256 de 1996 no sanciona la violación de la norma particular, sino el haber adquirido una ventaja competitiva de dicha infracción, afectando la transparencia del mercado. Ejemplo: Un empresario no paga impuestos y, con los dineros de la evasión, invierte en publicidad y nuevas tecnologías, mejorando su posición en el mercado.
CAUSALES DE COMPETENCIA DESLEAL LEY 256 DE 1996 12. Pactos desleales de exclusividad (artículo 19 ). Serán desleales los pactos de exclusividad que: Tengan por objeto, o como efecto, restringir el acceso de los participantes en el mercado; Tengan por objeto, o como efecto, monopolizar la distribución de productos o servicios. Aunque esta causal se definió como de competencia desleal, está más relacionada con las prácticas restrictivas de la competencia, pues busca evitar la entrada de nuevos competidores al mercado o monopolizarlo.
SUJETOS DE LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL Sujeto Activo: Quién puede demandar? 1. Cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el mercado, probando el perjuicio actual o inminente sobre sus intereses económicos; 2. Las asociaciones gremiales en pro de sus miembros; 3. Las asociaciones de defensa del consumidor; y 4. El Procurador general de la Nación. Sujeto Pasivo: Quién puede ser demandado? 1. Quien realiza la conducta; 2. Empleador del trabajador que, en ejercicio de sus funciones, realizó la conducta.
USURPACION
DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA DESLEAL ES PENAL SE ADELANTA ANTE FISCALIA ESPECIALIZADA LAS PARTES SON EL ESTADO Y EL DENUNCIADO TERMINA CON CONDENA PENAL NO INCLUYE PERJUICIOS A LA PARTE
LEY 1032 DE 2006 Artículo 306. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.
ANTERIOR CODIGO PENAL ART. 306. Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.
CARACTERISTICAS ES UN DELITO SE REQUIERE DEMOSTRAR LA MALA FE NO ES TRANSABLE EL DENUNCIANTE NO HACE PARTE DEL PROCESO SE PUEDE CONSTITUIR EN PARTE CIVIL
MEDIDAS CAUTELARES INCAUTACIÓN MOMENTO DE SOLICITARLA SISTEMA ANTERIOR SISTEMA PENAL ORAL PRACTICA EN MEDELLÍN
INFRACCION MARCARIA
INFRACCION MARCARIA DECISION 486 del 200 ART. 238. El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
TIPO DE PROCESO ES UN PROCESO CIVIL LOS SUPUESTOS SON PARECIDOS A LOS DE LA COMPETENCIA DESLEAL ES MAS DE TIPO OBJETIVA QUE LA COMPETENCIA DESLEAL
3 AÑOS EN PRIMERA INSTANCIA 2 AÑOS EN SEGUNDA INSTANCIA ES UN PROCESO MAS BIEN EXOTICO EN COLOMBIA EN OTROS PAISES ES IGUAL A LA USURPACIÓN.
LA PRINCIPAL ES LA PRESCRIPCIÓN LOS HECHOS A DEMOSTRAR SON DIFERENTES, EN ESTE CASO SE DEBE PROBAR LA VIOLACIÓN POR PASIVA DEL SIGNO DEMANDANTE.
La "Cruz Roja" Denunciada por Infracción Marcaria La empresa estadounidense Johnson & Johnson ha procedido a denunciar a la Cruz Roja por el uso del popular logotipo. El gigante farmacéutico Johnson & Johnson y la Cruz Roja ha declarado que posee dicho diseño registrado en Estados Unidos como marca desde el año 1887. Por su parte la Cruz Roja emplea dicho símbolo desde su fundación en el año 1863, y representa la bandera suiza con los colores invertidos, en honor al país del fundador, Henry Dunant. Ambos grupos comparten símbolo desde que lo registrara la farmacéutica 24 años después de que lo estuviera usando la Cruz Roja. Johnson & Johnson argumenta que el problema ha surgido cuando la Cruz Roja ha decidido vender productos propios para buscar así nuevas formas de financiación. Los productos a los que se refiere Johnson & Johnson producen a la Cruz Roja unos 10 millones de dólares que son reinvertidos en fines humanitarios. Mientras tanto la farmacéutica obtuvo 11.100 millones de dólares en su último ejercicio fiscal.