De la idea al negocio. El emprendimiento desde el ámbito académico: las spin-off Ignasi Costas I Encuentro Internacional de Expertos en Emprendimiento Santander, 29 de noviembre de 2011
Concepto de spin-off Qué es una spin-off? 2
Aspectos jurídicos del proceso de creación de una spin-off Aspectos jurídicos más relevantes a tener en consideración en el proceso de creación de una spin-off desde el entorno público de investigación. I. Activos De qué dispondremos? II. Actividades A qué nos dedicaremos? III. Accionariado Quiénes seremos? 3
I.a Titularidad y estado de protección del conocimiento Determinación de la titularidad de la tecnología. Normativa general: titularidad de la entidad para la que se presta el servicio (centro hospitalario, Universidad, centro de investigación). Normativa propia del centro. Normativa específica: contratos y convenios de colaboración. Verificación del grado de protección de la tecnología. Conocimiento protegido por un derecho de propiedad intelectual o industrial, o en trámite de concesión. Conocimiento no susceptible de protección, o del que no se ha iniciado procedimiento (secreto comercial). Análisis de los derechos de participación en los beneficios que puedan corresponder a los inventores. Ley de Patentes / Ley de la Ciencia (derechos de propiedad intelectual). Contratos suscritos con los trabajadores. Contratos de colaboración con terceras entidades. 4
I.b Forma de transferencia y compensación Fórmulas para la transferencia de la tecnología : Transmisión de la titularidad de la tecnología a la compañía, pudiendo reservarse el centro público un derecho de uso. Concesión de licencia en exclusiva para el uso y explotación de la tecnología por parte de la spinoff, manteniendo el centro público la titularidad de la tecnología. Fórmulas de contraprestación (en base al modelo de transferencia): Retribución por royalties presente o futura (posibilidad de carencia). Eventual participación en el capital de la spin off. Determinación del procedimiento jurídico-administrativo requerido para la cesión de la tecnología, en atención a la forma jurídica del titular (Universidad, corporación, fundación, consorcio público, sociedad), e incluyendo mecanismos de defensa del interés público (reversión). Nuevo régimen de la Ley de Economía Sostenible. 5
III. Accionariado: Quiénes seremos? Spin-off A B Participación del personal del centro público de investigación Participación del centro público de investigación? Normativa de incompatibilidades (Ley 53/1984) Personal universitario: LOU Nueva Ley de la Ciencia 6
A. Participación del personal del centro público de investigación
La creación de la spin-off : Problemática Principales inconvenientes que tienen en la actualidad los emprendedores a la hora de constituir una spin-off. Participación en el capital social (art. 12.1.d Linc) Presencia en el órgano de administración (art. 12.1.b Linc) Realización de actividades en la spin-off (art. 12.1.a Linc) 8
La reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Hasta la fecha, sólo se habían desarrollado soluciones de carácter sectorial para permitir la participación de investigadores en spin-off. En el ámbito universitario, se habían aprobado las siguientes medidas: Excedencia para la participación en actividades de EBTs (art. 83.3 LOU). Inaplicación parcial de la normativa de incompatibilidades, para permitir la participación en el capital social y el consejo de administración a funcionarios en EBTs aprobadas por la Universidad (DA 24ª LOMLOU). En ambos casos, sin embargo, no se había aprobado el desarrollo reglamentario. La nueva Ley de la Ciencia introduce un régimen común aplicable a Universidades y otros centros públicos de investigación, y que introduce las siguientes medidas para permitir la participación del personal investigador en empresas: i. Autorización para la prestación de servicios a empresas, incluyendo la inaplicación parcial de la normativa de incompatibilidades (art. 18 LCTI).. ii. Regulación de la excedencia temporal para la prestación de actividades en entidades con un vínculo jurídico con la entidad pública (art. 17.3 LCTI). 9
Autorización para la prestación de servicios a empresas La Ley de la Ciencia establece un nuevo régimen de autorización para la prestación de servicios a tiempo parcial en empresas privadas, lo que permitirá además la inaplicación de los apartados b) y d) del art. 12 de la Ley de Incompatibilidades: 1. Las Universidades públicas, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en el caso de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, o las autoridades competentes en el caso de Centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con éste, o de Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, podrán autorizar al personal investigador la prestación de servicios, mediante un contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada, en sociedades mercantiles creadas o participadas por la entidad para la que dicho personal preste servicios. Esta autorización requerirá la justificación previa, debidamente motivada, de la participación del personal investigador en una actuación relacionada con las prioridades científico técnicas establecidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología o en la Estrategia Española de Innovación. 2. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada ni el horario del puesto de trabajo inicial del interesado, y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. 3. Las limitaciones establecidas en los artículos 12.1.b) y d) y 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, no serán de aplicación al personal investigador que preste sus servicios en las sociedades que creen o en las que participen las entidades a que alude este artículo, siempre que dicha excepción haya sido autorizada por las Universidades públicas, el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas o las autoridades competentes de las Administraciones Públicas según corresponda. 10
B. Participación del centro público de investigación?
Ámbitos de protección de la posición jurídica del centro público de investigación Los mecanismos de protección de los intereses del centro de investigación se han de realizar en un doble ámbito, atendiendo a la doble posición jurídica que asume en la creación de una empresa de base tecnológica de origen público. Centro de investigación Participación en el capital social de la spin off Transferencia de la tecnología de titularidad pública Pacto entre Socios Contrato de Transferencia de Tecnología Podrá ser un único documento integrado 12
Pacte entre Socis. La posició del centre públic Principales elementos a considerar en un Pacto entre Socios a la hora de defender la posición jurídica del centro público (defensa del interés público): Normas de gestión y administración de la compañía, y participación del centro público (derechos de veto). Normas relativas a la transmisión de participaciones de la compañía: Derecho de adquisición preferente. Derecho de venta conjunta y proporcional de la participación (tag along). Mayor fortuna. Derecho de no dilución. Derecho de salida (put). Derecho de auditoria y de información. Derecho preferente en la cuota liquidativa. 13
Contrato de Transferencia de Tecnología Clara exposición de motivos. Contexto. Ámbito de aplicación (geográfico, temporal, material) y alcance (exclusividad, transmisibilidad, sublicenciabilidad). Previsión de retribución (fija y/o variable). Establecimiento de pagos iniciales en los contratos de licencia y de royalties en los convenios de colaboración. Vinculación entre precio y propiedad de los resultados. Cláusulas de determinación de la titularidad, de protección y defensa del conocimiento. Comunicaciones recíprocas de patentabilidad. Régimen de las mejoras. Derechos de preferencia. Uso obligatorio del conocimiento de origen público. Posibilidad del retorno (reversión) en caso de desuso o uso contrario a determinados principios rectores. Derecho de uso a favor del centro público para actividades docentes y de investigación (explotación científica). Régimen de difusión y publicación de los resultados. Establecimiento de protocolos para evitar los conflicto de interés (convenios de colaboración). Indemnidad para el ente público en su explotación, excepto mala fe. Medidas de seguimiento y control de la explotación. 14
MUCHAS GRACIAS!!!! Ignasi Costas icostas@rcd-bcn.com Barcelona Escoles Pies, 102 Teléfono: 935 034 868 Madrid Zurbarán 20, 3º Teléfono: 917 583 906