Aspectos legales y contractuales. IPR. Acuerdo Consorcio Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa 1
OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN COMPARTIR CONOCIMIENTO La colaboración es un instrumento clavepara incrementar el nivel de innovación y la competitividad del sistema productivo. Todo proceso de colaboración conlleva un planteamiento inicial previo Qué quiero obtener? Qué participación tengo en resultados? Qué motiva mi participación? Programa marco Qué derechos de acceso concedo sobre mi conocimiento? Qué aporto al Proyecto?
PROPIEDAD INDUSTRIAL MODALIDADES INVENTIVAS SIGNOS DISTINTIVOS DISEÑOS INDUSTRIALES NOMBRES DOMINIO VARIEDADES VEGETALES SEMICONDUCTORES Patentes M. utilidad I P R KNOW SECRETOS INDUSTRIALES HOW SOFTWARE QUE CUMPLA UNA FUNCIÓN TÉCNICA OBRAS LITERARIAS O. ARTÍSTICAS O. CIENTÍFICAS SOFTWARE PROPIEDAD INTELECTUAL CREACIONES ORIGINALES 3
Gestión estratégica de los IPR en Proyectos colaborativos PROYECTO PREPARACIÓN PROPUESTA EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN Memoria de Proyectos Acuerdos (GA Y CA) Subcontratación Vigilancia tecnológica Identificación de resultados Protección de resultados Derechos de acceso Divulgación de resultados Valorización y posicionamiento de resultados Estrategia internacional de protección resultados GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Gestión estratégica de los IPR Metodología de negociación Los IPR en CENIT Identificar y proteger la información objeto de transferencia: Background y Sideground ( Pre existing IP) Documentar internamente Verificar y garantizar vigencia y disponibilidad de derechos Analizar la tecnología propia y de terceros: viabilidad y adaptabilidad Definir el alcance de los derechos de acceso Evaluar la capacidad técnica, económica y comercial de contraparte Acuerdo de confidencialidad en contactos previos para preparación y presentación de propuesta
Gestión estratégica IPR Gestión estratégica de los IPR Memoria de los Proyectos Informe sobre Impacto tecnológico del Proyecto investigación: y viabilidad de la Conocimiento de oferta y demanda tecnológica Tendencias del mercado Evolución del competidor Identificación de tecnologías claves Identificación de patentes y fortaleza de las reivindicaciones Apartado sobre gestión de la Propiedad industrial e intelectual: Definir las herramientas y pautas que el consorcio empleará en la gestión de los intangibles Apartado sobre explotación de resultados: establecer directrices sobre el escenario de puesta en el mercado
Gestión estratégica de los IPR EJECUCION DEL PROYECTO Sistema de Vigilancia Tecnológica: Información actualizada del sector de la investigación Detectar alternativas a desviaciones técnicas Evaluar patentabilidad de resultados Evolución de competidores en procedimientos idénticos o similares Gestión técnico documental: herramientas y pautas de actuación para identificación, seguimiento, comunicación inter partes, difusión y control de uso de los resultados que conformen activos de IP Disponer de Política de protección de resultados (Matriz de decisión) 7
Gestión estratégica IPR Gestión estratégica de los IPR Explotación de resultados Informes de valorización de resultados: Posicionamiento en el entorno tecnológico, de mercado y competitivo Acercar los avances tecnológicos al mercado Detectar nuevas oportunidades de negocio o nuevas aplicaciones Establecer estrategia para la extensión internacional de la protección de los resultados y la generación de nuevas alianzas 8
ACUERDOS ACUERDO DE SUBVENCIÓN (GRANT AGREEMENT) ACUERDO DE CONSORCIO (CONSORTIUM AGREEMENT) 9
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio Los IPR en CENIT CLAUSULADO GENERAL DEFINICIONES: aquellas que contribuyan a interpretación del acuerdo PARTES: los firmantes ( Filiales!) ORGANIZACIÓN y ESTRUCTURA CONSORCIO: Ágil y efectiva DURACIÓN GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES CONFIDENCIALIDAD LEY APLICABLE
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio Contemplar competencias en la supervisión de las actividades de protección y difusión de resultados. Incorporar regulación contractual específica de los IPR en el Proyecto IPR Background Foreground Derechos de Acceso Publicación explotación 11
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio IPR BACKGROUND Foreground Derechos de Acceso Publicación explotación Conocimiento que esté en posesión de los participantes antes del acuerdo de subvención ( patentes, modelos de utilidad, diseños, know how, derechos de autor..) Identificar el Conocimiento previo que sea necesario para el desarrollo del proyecto ( lista positiva ) Excluir los conocimientos previos determinados (lista negativa) El participante mantiene la propiedad sobre el background 12
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio IPR Background FOREGROUND Derechos de Acceso Publicación Explotación Conocimientos adquiridos en el desarrollo y ejecución del Proyecto Los conocimientos pertenecen a la participante que los haya generado, salvo pacto en contrario. Copropiedad : conocimientos generados de forma conjunta sin que sea posible distinguir aportaciones individuales: Acuerdo de cotitularidad: porcentaje de cotitularidad, Responsable del registro de modalidad IPR, mantenimiento y defensa; régimen de explotación; concesión de licencias exclusivas o no exclusiva; derecho de tanteo y retracto en cesión de copropiedad; duración mínima del acuerdo; causas de resolución de cotitularidad. Régimen por defecto: los participantes pueden conceder licencias no exclusivas, previa notificación a los demás copropietarios e indemnización justa y razonable 13
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio IPR Background FOREGROUND Derechos de Acceso Publicación Explotación PROTECCIÓN: Cada participante deberá proteger los conocimientos novedosos, susceptibles de aplicación comercial o industrial, acorde a su estrategia de negocio, y los objetivos del proyecto Si un participante no está interesado en protege los conocimientos adquiridos, ha de informar a los demás participantes, quienes pueden obtener la propiedad de los mismos y protegerlo LICENCIA EXCLUSIVA: se permite si el resto de los participantes renuncian a sus derechos de acceso sobre el conocimiento adquirido CESIÓN: El cesionario se subroga en todos los derechos y obligaciones del participante cedente ( confidencialidad, derechos de acceso, explotación o aprovechamiento, difusión..) Los demás participantes pueden presentar objeciones si sus derechos de acceso son afectados. EXPRESOS: acuerdo específico por escrito, no sublicencia (salvo asociaciones de SME 14
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio IPR Background Foreground Derechos de Acceso Publicación Explotación Licencias de uso del background y del foreground NECESARIOS :sin acceso es técnica y legalmente imposible la ejecución del proyecto o el aprovechamiento del conocimiento adquirido GRATUITOS para la ejecución del proyecto, tanto sobre el Background (salvo pacto en contrario firmado antes de acuerdo subvención) como sobre el foreground. ONEROSOS : para el aprovechamiento tanto el background como el foreground se concederá en unas condiciones justas y razonables. (el background puede concederse de forma gratuita. NO EXCLUSIVOS/ exclusivos ( si los participantes renuncian a derechos de acceso) EXPRESOS: acuerdo específico por escrito, no sublicencia (salvo asociaciones de SME) 15
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio IPR Background Foreground Derechos de Acceso Publicación Explotación PLAZO de solicitud: durante desarrollo del proyecto y un año de su terminación (salvo acuerdo de partes en contrario) ENTIDADES FILIALES: derechos de acceso, en los mismos términos que el participante (salvo acuerdo en contrario en el GA o CA), si son necesarios para el uso de su propio foreground El acuerdo de consorcio (CA) conviene que identifique a las filiales, establezca alcance derecho de acceso, posibilidad de sublicencia. Si el Acuerdo de subvención (GA) contempla la cláusula especial 12, se suprimen los derechos de acceso a las filiales PARTICIPANTE ABANDONA CONSORCIO: garantizar derechos de acceso sobre background y foreground que sea necesario para la ejecución y continuidad del proyecto 16
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio IPR Background Foreground Derechos de Acceso Publicación Explotación Respetar el régimen de protección de los conocimientos (divulgar siempre con posterioridad a presentación de solicitud de patente). No vulnerar confidencialidad y tener en cuenta los intereses legítimos de los participantes Comunicar a los participantes cualquier acción de divulgación y establecer un sistema ágil de plazos para notificación y autorización, en especial artículos y publicaciones académicas. Referencia expresa al 7PM en la divulgación de conocimientos del Proyecto (valorización de inversión) 17
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio IPR Background Foreground Derechos de Acceso Publicación Explotación Regular las directrices básicas del plan de explotación del proyecto, previendo las actuaciones que serán establecidas con mayor detalle en acuerdo posterior: Libertad de escenarios: Aprovechamiento o explotación por cada participante del foreground. explotación conjunta: asumida por todos o parte de integrantes del consorcio/ Creación de nueva entidad. Explotación por terceros, mediante la concesión de licencias no exclusivas, exclusivas 18
Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio Si no se prevé protección de resultado, antes de divulgación Comisión notificar objetar Comisión puede divulgar, si participante no procede a difusión licencias exclusivas o cesiones de foreground a licenciatarios no establecidos en Estados miembros o asociados Licenciasexclusivasocesionescontrariasa intereses de la economía europea, principios éticos o consideraciones de seguridad 19
Gestión estratégica IPR Ò Impulsar la investigación, innovación y competitividad dotado con 80.000 millones de euros Ò Convertir avances científicos en productos y servicios innovadores Ò Financiación en un único programa; simplificación de procedimiento Ò Programa vigente de 2014 a 2020 20
MUCHAS GRACIAS! Clarke, Modet & Cº C/ Fernández y González 2, Ent, Of. 341001 Sevilla Tel: 954 21 17 51 Fax: 954 21 61 67 mgarcia@clarkemodet.com María García Clarke Modet & Cº Alameda de Colón nº 9, Entreplanta Ofic.2 29001 Málaga Tel. 952.60.62.34 Fax 952.60.93.48 mlgarcia@clarkemodet.com Mª Luísa García 21