Buenas Prácticas en la Gestión de la Propiedad Industrial en las Universidades Carlos Vargas Vasserot Prof. Titular Derecho Mercantil Director OTRI-UAL Jueves, 28 de mayo de 2009
Sumario I. INTRODUCCIÓN II. III. IV. QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL? PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD PECULIARIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL GENERADA EN LA UNIVERSIDAD LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA COMO VÍA DE PUESTA EN VALOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL UNIVERSITARIA V. CONFLICTOS DE INTERESES EMPRESA-UNIVERSIDAD SOBRE LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE SE PUEDA GENERAR EN CONTRATOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VI. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RED OTRI QUE DEBEN REGIR LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ACTIVIDADES COLABORATIVAS. 2
I. INTRODUCCIÓN RAZONES PARA ORGANIZAR ESTA JORNADA Desconocimiento por los investigadores de sus derechos y obligaciones como inventores (estatus del investigador) Dudas generadas sobre la titularidad de la propiedad industrial generada en contratos y proyectos de investigación y en EBT de la UAL RAZONES PARA EL TÍTULO DE LA JORNADA Una excusa para exponer el marco jurídico general y el específico de nuestra Universidad en la gestión de la propiedad industrial y las líneas futuras de actuación 3
II. Qué es la propiedad industrial? Se entiende por Propiedad Industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. (OEPM) Los títulos de Propiedad Industrial se refieren a las Invenciones, los Diseños Industriales, los Signos Distintivos (marca, nombre comercial, etc.) y las Topografías de Productos Semiconductores. 4
Qué es una patente? Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. La duración de la Patente es de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión. Con carácter general se regulan por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 5
Qué es un Modelo de Utilidad? El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. La duración del Modelo de Utilidad es de diez años desde la presentación de la solicitud. También se regula por la Ley 11/1986 de Patentes 6
III. PECULIARIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL GENERADA EN LA UNIVERSIDAD PATENTES UNIVERSITARIAS ENLACES Escasas (46 patentes UAL) Poco valorizadas Patentes curriculares Solicitudes de patentes nacionales presentadas o participadas por Universidades durante el período 2000-2008 Acuerdo de Consejo de Gobierno de la UAL celebrado el 28 de noviembre de 2008: Autores (50%); OTRI (20%); UAL (20%) y Grupo de Investigación (10%). Pocas licencias de explotación (5) Solicitudes de patentes PCT presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas por Universidades en el período 2004-2008 Plan de Incentivos a la transferencia UAL 2009 7
IV. LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA COMO VÍA DE PUESTA EN VALOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL UNIVERSITARIA (1/2) REGLAMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UAL ESTADÍSTICA DE EBT DE LA UAL EBT creadas hasta el 2009 14 12 10 8 (de las 12 EBT del 2009, 6 se encuentran en fase de tramitación) 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 8
IV. LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA COMO VÍA DE PUESTA EN VALOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL UNIVERSITARIA (2/2) Proceso de constitución de una EBT: PLAN DE INCENTIVOS A LA TRANSFERENCIA UAL 2009 9
V. CONFLICTOS DE INTERESES EMPRESA-UNIVERSIDAD SOBRE LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE SE PUEDA GENERAR EN CONTRATOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (1/2) Papel de la OTRI en la gestión de la Propiedad Industrial Universitaria 10
V. CONFLICTOS DE INTERESES EMPRESA-UNIVERSIDAD SOBRE LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE SE PUEDA GENERAR EN CONTRATOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (2/2) Discusión sobre la titularidad de la propiedad industrial generada. Presión de la empresa y de los propios investigadores. Las universidades públicas tienen una responsabilidad social Se utilizan recursos públicos para la generación de esa propiedad industrial. Se ha de operar a precio de mercado (competencia desleal) 11
Normativa Europea El nuevo Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/1, publicado en el DOUE de 30 de diciembre de 2006) considera que puede haber ayudas de estado en este tipo de proyectos por el hecho de participar Centros Públicos de Investigación si no se cumplen una serie de condiciones, tal como se describe en el apartado 3.2 de dicho Marco Comunitario (de aplicación a los Estados Miembros de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007). 12
Normativa Europea La Comisión Europea ha publicado recientemente (4 de abril de 2007) una Comunicación, Com (2007) 182, bajo el título: Mejorar la transferencia de conocimiento entre las instituciones de investigación y la industria en toda Europa: Incorporar la innovación abierta Aplicar la innovación abierta. La Guía voluntaria que lo acompaña, documento SEC(2007) 449, recoge en su apartado 3.2 sugerencias de buenas prácticas para la gestión de los derechos en los acuerdos entre las instituciones de investigación y la industria. 13
Normativa Europea La presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea presentó el 13 de abril de 2007 una iniciativa para el desarrollo de una Carta para la gestión de la propiedad intelectual e industrial en los organismos públicos de investigación y en las universidades (IP CHARTER) en la que se contemplan asimismo recomendaciones sobre el estatus de los derechos de propiedad intelectual e industrial en los proyectos conjuntos entre las empresas y los organismos públicos de investigación. 14
Normativa Europea En esta línea, el 10 de abril de 2008, la Comisión Europea publica finalmente el que será sin duda uno de los documentos de referencia para la correcta regulación de la investigación colaborativa: la Recommendationonthemanagementof intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations (C (2008) 1329). 15
VI. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RED OTRI QUE DEBEN REGIR LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ACTIVIDADES COLABORATIVAS (1/2) 1. La gestión de IPR en acuerdos con empresas incluye no sólo el Conocimiento Generado sino también el Conocimiento Previo. Ello requiere de la identificación de éste y el establecimiento, si procede, las condiciones para su uso por la empresa en la ejecución del proyecto y en la explotación de los resultados. 2. En proyectos en colaboración, es decir, cuando los objetivos son comunes y existen aportaciones por ambas partes, se comparte riesgo y beneficio. La titularidad el resultado corresponderá a quien lo produce. 3. Sólo es planteable la cesión de los derechos sobre el Conocimiento Generado cuando el encargo cubre al menos el coste total de su desarrollo. Las ayudas públicas no pueden generar una minoración de esta compensación, salvo que se declaren y notifiquen como ayudas de estado. 16
VI. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RED OTRI QUE DEBEN REGIR LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ACTIVIDADES COLABORATIVAS (2/2) 4. La transferencia que se haga del Conocimiento Generado o del Conocimiento Previo debe tener en cuenta si existen condiciones derivadas de derechos ajenos. 5. La compensación económica de los trabajos de I+D debe fijarse atendiendo a la valoración de los mismos a precio de mercado. 6. La transferencia de Conocimiento Generado no debe cercenar la capacidad de investigación futura del grupo. 7. Se debe establecer la obligación de notificar las patentes que se originen por su titular a la otra parte del contrato, tanto en la solicitud como en la concesión. 8. Los conflictos de interés deben ser identificados y encauzados a través de un refuerzo de la transparencia de la actividad. 9. Se deben cuidar los cauces y flujos de comunicación para construir una relación de confianza mutua. 17
Carlos Vargas Vasserot Director de OTRI de la Universidad de Almería E-mail: otri@ual.es 18