Distintividad del signo solicitado Registro de un nombre geográfico como marca - Denominaciones genéricas.

SOLICITANTE : CORPORACION JPM S.A.C. OPOSITORA : GLORIA S.A. Distintividad del signo solicitado Registro de un nombre geográfico como marca - Denominaciones genéricas. Lima, veintiséis de octubre de dos mil diez. I. ANTECEDENTES Con fecha 23 de enero de 2009, Corporación JPM S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación PERU SABOR CHICHA MORADA y logotipo (se reivindica colores 1 ), conforme al modelo, para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 14 de abril de 2009, Gloria S.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente: (i) Su empresa tiene legítimo interés para formular oposición contra la presente solicitud de registro al ser una empresa que comercializa productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, por lo que el hecho de que se registre en dicha clase un signo que carece de distintividad le resultaría perjudicial competitivamente. 1 El signo solicitado tiene los colores: blanco, rojo, morado, amarillo, verde y marrón. 1-16

(ii) La denominación CHICHA MORADA es genérica para los productos que se pretende distinguir. (iii) La palabra PERÚ y el logotipo conformado por una serie de artículos utilizados en la preparación de la chicha morada son descriptivos con relación a los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. (iv) La denominación SABOR es usual en relación con los productos de la referida clase 32. (v) Invoca la aplicación del artículo 135 incisos b), e) y f) de la Decisión 486. Con fecha 2 de junio de 2005, Corporación JPM S.A.C. absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando que el signo solicitado tiene elementos que le aportan la distintividad requerida para acceder a registro. Agregó que la denominación PERÚ SABOR ha sido otorgada a su favor. Mediante Resolución Nº 3647-2009/CSD-INDECOPI de fecha 23 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: (i) La opositora tiene legítimo interés para formular oposición al ser titular de diversas marcas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. (ii) La denominación CHICHA MORADA constituye un término genérico toda vez que designa a uno de los productos (bebidas de zumos de fruta) que se pretende distinguir; adicionalmente dicha frase es frecuentemente utilizada en la conformación de diversas marcas registradas a favor de terceros en la clase. (iii) La frase PERÚ SABOR resulta no distintiva en la medida que los términos PERÚ y SABOR no pueden ser reivindicados de forma independiente a favor de una sola persona, por lo que no puede recaer sobre dicha frase un derecho de exclusiva. (iv) Las frases CHICHA MORADA y PERÚ SABOR, aisladamente carecen de aptitud distintiva y por lo tanto no son registrables y, a criterio de la Comisión, aun combinadas entre sí no logran conformar un signo que sea susceptible de ser percibido por el consumidor como un signo proveniente de un origen empresarial determinado. (v) Si bien el signo solicitado incluye elementos adicionales, se trata de elementos que no aportan la aptitud distintiva que requiere para acceder al registro, toda vez que solo refuerzan el concepto del elemento denominativo, es decir, que se trata de una bebida de sabor peruano denominada chicha morada para cuya elaboración se utilizan los insumos representados en la parte inferior del signo solicitado. 2-16

Con fecha 25 de enero de 2010, Corporación JPM S.A.C. interpuso recurso de apelación señalando que no pretende el derecho en exclusiva sobre cada elemento de manera aislada, sino sobre el conjunto del signo que si es distintivo. Agregó que la Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual solo señaló que no se podía impedir que terceros utilicen los términos SABOR y PERÚ, por lo que PERÚ SABOR en conjunto si cuenta con protección. Con fecha 22 de marzo de 2010, Gloria S.A. absolvió el traslado de la apelación reiteró sus argumentos respecto a la falta de distintividad del signo solicitado. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a) La opositora, Gloria S.A. (Perú) es titular, entre otras, de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial: MILKITO y logotipo (Certificado Nº 167834), PURA VIDA y logotipo (Certificado Nº 165001), ARUBA CITRUS PUNCH (Certificado Nº 27648), QUEQUEÑA (Certificado Nº 163864), GLORIA YOFRESH (Certificado Nº 141045), entre otras. b) La solicitante, Corporación JPM S.A.C. (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial: Marca Certificado Marca Certificado Nº 89592 Nº 97532 3-16

Nº 102026 Nº 103946 Nº 143394 Nº 11757 Nº 117758 Nº 117759 Nº 155648 Nº 158071 c) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación las denominaciones PERÚ o SABOR, tales como: PERÚ CHICHA DE JORA LORENZA NÉCTAR DE LOS INCAS (mixta), PERÚ DRY, PERÚ GOLD (mixta), AMPAY PERÚ (mixta), AQUAPERU VIDA A TU ALCANCE! (mixta), CERVEZA FRANCA PERÚ ESPECIAL HANS FRANCA (mixta), CHATO DE ICA PERÚ (mixta), MANTUY PERÚ (mixta), EL SABOR DE LO NUESTRO, EL SABOR DEL VALLE KERIGUETI (mixta), MAHOU SABOR GENUINO (mixta), SABOR DE ORO GRUPO KR (mixta), SABORE, SABORES PERU, CHANTYBON TIENE TU SABOR! (mixta). d) En la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, algunas marcas que incluyen la denominación CHICHA MORADA, tales como: Marca Certificado Marca Certificado Nº 162231 Nº 147277 4-16

Nº 159493 Nº 164725 2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él. En efecto, de estar conformado el signo solicitado por elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se centrará en los otros elementos. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que elementos en principio no registrables, en combinación con elementos registrables lleguen a determinar la impresión de conjunto de los signos. Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general como son los elementos genéricos, descriptivos, comunes o usuales que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad, se justifica esta separación. Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos, comunes o usuales en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto dé lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo. 5-16

En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas, genéricas, comunes o usuales) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar con relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos, estas uniones darán lugar a marcas con una fuerza distintiva no muy fuerte, que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes. Respecto a los signos conformados por la unión de dos términos genéricos Fernández-Novoa señala que Al esforzarse por determinar cuándo la combinación de dos o más vocablos genéricos es una marca registrable, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español parece intuir la categoría de marca sugestiva; es decir la marca consistente en una o varias denominaciones que no describen, sino que meramente sugieren las cualidades o funciones de un producto 2. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 33- IP-95 3 recogiendo una cita de Breuer Moreno 4 establece una condición para inscribir como marcas los conjuntos compuestos de signos o denominaciones genéricas: si se combinan palabras que son nombres genéricos del producto, sin caracterizarlos en otra forma no obtendríamos una marca válida. De lo expuesto se desprende que si bien es posible que en algunos casos la unión de elementos irregistrables puede dar lugar a un signo distintivo, para que esto suceda se requiere que dicha unión sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de relación entre el término que alude a la cualidad del producto y la marca. Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis de los elementos que conforman el signo solicitado. 2.1 Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente 2 Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 157. 3 Con relación a la solicitud de registro de la marca PANPAN PAN PAN para distinguir productos (entre los que se incluye el pan) de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 del 14 de abril de 1997, pp. 21 y 24. 4 Tratado de Marcas, Buenos Aires 1946, segunda edición, p. 81. 6-16

El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. La Sala advierte que la Decisión 486 a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82 inciso j) 5 y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París 6 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente. En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado. 2.2 Registro de un nombre geográfico como marca 2.2.1 Limitaciones relativas a estos signos 5 El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 establecían que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento accesorio del distintivo principal. 6 El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151) considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo, bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada. 7-16

La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 7 y éstos no provienen de dicha zona. iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). 7 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16. 8-16

iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 8 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 9 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 10 para distinguir cerveza o ALASKA 11 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 12. 8 Certificados N s 4162, 16688, 3236. 9 Certificado N 39267. 10 Certificado N 69934. 11 Certificados N s 12009, 25619. 12 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o 9-16

2.3 Denominaciones descriptivas Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio. El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 13 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 14 y 49-IP-2000 15 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios ( ). 13 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;( ). 14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 551 del 3 de abril de 2000, p. 12. 15 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6. 10-16

Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado. De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir. Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-95 16 el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo eterno, predilecto, entero, etc. 17 De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. 16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 del 14 de abril de 1997, p. 10. 17 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966. 11-16

2.4. Denominaciones genéricas, comunes o usuales La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias Nº 6-IP-95 18, 27-IP-95 19, 40-IP-98 20, 49-IP-2000 21, N 24-IP-2001 22 y 63-IP-2001 23, entiende por denominaciones genéricas aquéllas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden diferenciar 24. Las prohibiciones de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios se encuentran incluidas en el artículo 135 incisos f) y g) de la Decisión 486, según se trate del nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate o de la designación común o usual del producto o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del país. La Decisión 486 menciona exclusivamente a las denominaciones que constituyen el nombre genérico o que designan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, tan irregistrable es la palabra silla para distinguir sillas como la palabra mueble para distinguir sillas. 25 Conviene precisar que los signos genéricos o usuales deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir. Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente se impediría a los competidores utilizar esa denominación o representación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean 18 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 215 del 17 de julio de 1996, pp. 3 y ss. 19 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 del 14 de abril de 1997, pp. 2 y ss. 20 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 466 del 6 de agosto de 1999, pp. 11 y 12. 21 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 602 del 21 de setiembre del 2000, pp. 5 y 6. 22 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 739 del 4 de diciembre del 2001, pp. 1 y ss. 23 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 739 (nota 13), pp. 21 y ss. 24 Si bien dichas sentencias fueron emitidas cuando se encontraba vigente la Decisión 344, la Sala precisa que resulta relevante referirse a ellas en virtud de que parte del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, ha sido recogida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486. 25 Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 210. 12-16

libremente empleadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado. Además, los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otros, ya que constituyen el nombre utilizado en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos. En consecuencia, también se encuentran incursos en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. Asimismo, conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones genéricas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas. Por lo tanto, las variaciones de una denominación genérica en las que se siga percibiendo la denominación genérica o en las que la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación genérica, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso en que las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones. De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación genérica de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter genérico de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación genérica de determinados productos o servicios, no sea registrable con relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones genéricas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley. Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos genéricos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico. 13-16

2.5 Aplicación al caso concreto El signo solicitado en el presente expediente pretende distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial y se encuentra constituido por la etiqueta con la denominación PERU SABOR CHICHA MORADA; debajo la figura de dos mazorcas de maíz morado, medio limón, canela, una piña y un membrillo, sobre un fondo de dos franjas rojas que contienen burbujas y una blanca, en la combinación de colores blanco, rojo, morado, amarillo, verde y marrón; conforme al modelo, tal como se aprecia a continuación: Analizando el signo solicitado en su conjunto, corresponde efectuar las siguientes precisiones: (i) Si bien la denominación PERÚ que forma parte del signo solicitado es susceptible, en principio, de ser registrada como parte de un signo distintivo (conforme se puede apreciar en el literal c) del Informe de Antecedentes), dicha denominación no puede ser apropiada por un solo titular, pues ello impediría que la misma sea utilizada por los demás competidores en el mercado, en virtud al derecho de exclusiva que confiere el registro de una marca. En tal sentido, un signo conformado por dicha denominación sólo podrá acceder a registro siempre que cuente con elementos adicionales que le otorguen la distintividad suficiente para actuar en el mercado, como un signo distintivo que pueda ser asociado con un origen empresarial determinado. (ii) La denominación SABOR será entendida como: la propiedad de determinadas sustancias que se percibe a través del gusto 26. En ese sentido 26 Información extraída de: http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html?busca=sabor&submit=+buscar+&dicci onario=1 14-16

y aplicado a los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, hace referencia a una característica particular de los diversos tipos de bebida (como por ejemplo que su sabor es de fresa, durazno o manzana), careciendo por sí mismo de la fuerza distintiva necesaria para identificar un origen empresarial determinado. Asimismo, constituye un término frecuentemente utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial (conforme se puede apreciar en el literal c) del Informe de Antecedentes). (iii) La denominación CHICHA MORADA hace referencia a: un brebaje propio de la región andina que es de tono morado y su apariencia es líquida, debido a que se prepara con el agua de maíz de grano morado (al que le debe su nombre) y que resulta ácida y dulce a la vez 27. Dado que el signo solicitado pretende distinguir otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas estaría designando directamente al producto que pretende distinguir. (iv) Respecto a la representación de las frutas, cabe precisar que éstas refuerzan la idea de la bebida en cuestión, toda vez que el maíz morado, el limón, la canela, la piña y el membrillo son los ingredientes que se requieren para elaborar la chicha morada 28. (v) En cuanto a la combinación y distribución de colores, cabe precisar que: - En el fondo de la etiqueta se aprecian tres franjas, las de los extremos de color rojo y la del centro de color blanco, que corresponden a los de los colores de la bandera del Perú), por lo que no puede ser reivindicada. - Los demás elementos cromáticos (morado, amarillo, verde y marrón) son los colores propios o típicos del maíz morado y de la piña, limón y membrillo, que son las frutas utilizadas en la preparación de la chicha morada. En ese sentido, ninguna de las anteriores denominaciones ni los elementos que conforman el signo solicitado pueden ser reivindicadas de forma independiente a favor de una sola persona. De acuerdo a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, la Sala considera que, de una apreciación en conjunto del signo solicitado, se advierte que éste está conformado por elementos que carecen de la aptitud distintiva necesaria para constituir una marca, por lo que no logran conformar, 27 Información extraída de: http://www.panorama.com.ve/23-09-2010/675241.html y http://www.euroresidentes.com/recetas/cocina_peruana/chicha-morada.htm 28 Información extraída de: http://www.gastronomiaperu.com/recetas.de.cocina/receta.php?d=358 15-16

en su conjunto, un signo distintivo que constituya un signo capaz de identificar un origen empresarial determinado en el mercado. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de prohibición establecidas en el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso al registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N 3647-2009/CSD-INDECOPI de fecha 23 de diciembre de 2009 que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta con la denominación PERU SABOR CHICHA MORADA escrita en letras características; debajo la figura de dos mazorcas de maíz morado, medio limón, canela, una piña y un membrillo, sobre un fondo de dos franjas rojas que contienen burbujas y una blanca, en la combinación de colores blanco, rojo, morado, amarillo, verde y marrón; conforme al modelo, solicitada por Corporación JPM S.A.C. (Perú). Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /jcch. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 16-16