TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: 241-IP-2016 InterpretaciOn Prejudicial SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00625 Referencia: Magistrada Ponente: Signos mixtos involucrados: LOVE, LOVE y LOVE Cecilia Luisa Ay116n Quinteros VISTOS: El Oficio 2185, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita InterpretaciOn Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a) de la DecisiOn 486 de Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00625; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente InterpretaciOn Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MONICA BETANCOURT TORRES 1
Demandado: Tercero interesado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPUBLICA DE COLOMBIA. PERMODA LTDA. 2. Hechos relevantes 2.1. El 23 de junio de 2008, MONICA BETANCOURT TORRES (en adelante MONICA BETANCOURT), solicito el registro del signo LOVE, LOVE (mixta)1 para proteger productos comprendidos en Ia Clase 252 del Arreglo de Niza Relativo a la ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza). 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 5963, PERMODA LTDA., (en adelante PERMODA) presento oposicion con fundamento en el registro previo de la marca LOVE (mixta)4 Clase 255 de la ClasificaciOn Internacional de Niza6. 2.3. El 26 de febrero de 2009, mediante ResoluciOn 8983, la Jefe de la DivisiOn de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvio fundada Ia oposici6n presentada y negar el registro del signo solicitado LOVE, LOVE (mixto). 2.4. Dentro del termino legal, MONICA BETANCOURT interpuso Recurso de ReposiciOn y en subsidio de ApelaciOn, en contra de la resolucion 8983. 2.5. El 27 de abril de 2009, mediante ResoluciOn 19025, la Jefe de Ia DivisiOn de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio Expediente interno 2008-64453. 2 Vestidos y calzado en general para damas, caballeros y Winos, sombrereria. 3 Verificado el expediente, no se puede determinar la fecha de publicacion. 4 Certificado 84549. 5 Vestidos, calzados, sombrereria. 6 No se pudo tener acceso a la imagen en la pagina web de la SIC. 2
(SIC) at resolver el recurso de reposicion, confirmo la decision contenida en Ia ResoluciOn 8983. 2.6. El 30 de junio de 2009, mediante ResoluciOn 32177, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, at resolver el recurso de apelacion, confirmo la ResoluciOn 8983 de 26 de febrero de 2009. 2.7. De manera oportuna y dentro del termino legal establecido, MONICA BETANCOURT interpuso accion de nulidad7 en contra de las Resoluciones 8983, 19025 y 32177 que negaron el registro del signo solicitado. 2.8. El 2 de diciembre de 2015, Ia SecciOn Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Republica de Colombia, suspendia el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la InterpretaciOn Prejudicial de los articulos 134, y 136 literal a) la DecisiOn 486. 3. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por MONICA BETANCOURT 3.1. Existen en el mercado varias marcas que contienen los terminos LOVE y AMOR, a favor de diferentes titulares, coexistiendo pacificamente, por lo que se deben tomar en cuenta los principios generales y rectores del Derecho como son el Principio de Igualdad y Analog ia. 3.2. La resolucion que neg6 en primera instancia el registro del signo solicitado se limito a senalar que los signos mixtos LOVE, LOVE y LOVE son similarmente confundibles por el simple hecho de compartir ambas el termino comun LOVE, sin tener en cuenta que no es posible la monopolizacion del termino LOVE en la Clase 25 de la Clasificacian Internacional. 3.3. El termino LOVE se ha convertido en debil respecto de los productos de la Clase 25 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, dado que tiene menor fuerza para impedir que otros hagan use propio del mismo. 3.4. El signo LOVE, LOVE es perceptible por los sentidos, susceptible de representacion grafica y suficientemente distintivo y novedoso frente a la marca opositora. 3.5. Titularidad de la marca LOVE, LOVE en Ia Clase 25 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, en Estados Unidos de America. De la revision del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentacion de la accion. 3
4. Argumentos de Ia contestackin a la demanda de nulidad por parte de la SIC 4.1. Para que exista el riesgo de confusion o asociaci6n que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias, el primero hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de visual, conceptual o fonetico. En segundo, es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. 4.2. El signo solicitado LOVE, LOVE (mixto) y la marca LOVE (mixta), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultanea, presentan similitudes susceptibles de generar confusion o inducir a error al pciblico consumidor, pues si bien estos coinciden en su parte denominativa, se puede observar que el signo solicitado repite el termino LOVE, lo cual, no le otorga suficiente distintividad respecto de los productos que se quieren proteger. 4.3. El signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, por lo que en ambos casos se evoca el mismo concepto. 4.4. El consumidor al encontrar en el mercado los signos LOVE, LOVE y LOVE, se puede considerar que el segundo se trata de una variacion hecha a Ia marca previamente registrada o una nueva linea de productos que lanza el mercado el empresario titular de la marca LOVE. 4.5. Los productos que los signos identifican estan directamente relacionados, al pertenecer a la misma Clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza. 5. Argumentos de la contestacion a la demanda de nulidad por parte de PERMODA 5.1. Es necesario destacar que para efectos de determinar la confundibilidad entre los signos en conflicto, el elemento de mayor relevancia dentro del conjunto marcario es el vocablo LOVE. 5.2. De la simple apreciacion se concluye que entre los signos confrontados existe identidad y Ia posibilidad de confusi6n visual, gramatical, fonetica y conceptual. 5.3. Los productos que los signos protegen, estan directamente relacionados al pertenecer a Ia misma Clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza, concluyendo que los consumidores, los canales de comercializacion y los medios a traves de los cuales se publiciten son los mismos. 4
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a)8 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 2. Procede unicamente Ia InterpretaciOn Prejudicial del Articulo 136 literal a), no del Articulo 134, toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca ni a Ia falta del requisito de distintividad. 3. De oficio se interpretara el Articulo 135 literal g) de la DecisiOn 4869 referente a los terminos de uso comun. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. ComparaciOn entre signos mixtos. 3. Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 4. Palabras de uso combn en Ia conformaci6n de una marca. La marca debil. 8 "Articulo 134.-A efectos de este regimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representaci6n grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combined& de palabras; b) las imagenes, figures, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los niimeros; e) un color delimitado por una forma, o una combined& de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinaci6n de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." 9 "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designaci6n corn& o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais." 5
D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Se abordara el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusion o asociaci6n entre el signo LOVE, LOVE (mixto), solicitado MONICA BETANCOURT, y la marca LOVE (mixta), registrada a favor de PERMODA, sobre la base de la cual se formul6 la oposicion y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad. 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n; 1.3. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusi6n (directa o indirecta) y/o riesgo de asociaci6n en el publico consumidor10. a) El riesgo de confusion, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusion directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 10 \tease, a modo referencial, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 6
b) El riesgo de asociacion, que consiste en Ia posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion economica. 1.4. Al resolver la controversia, se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el poblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinaci6n de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados11. b) Ortografica (gramatical): Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusion sea más palpable u obvia12. c) Grafica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan13. d) Conceptual (ideologica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante14. 1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:15 Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP- 2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6. 12 13 Asi, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 14 Ibid. 15 Vease, por ejemplo, la interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 7
a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica y conceptual. b) En la comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusi6n o asociacion. d) Al realizar Ia comparacion es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir como el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblacion en general. 1.6. En relacion con esta ultima regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara en Ia imagen imperfecta que conserva en Ia memoria16. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles17. Adicionalmente, su nivel de atenci6n puede variar en funcion de Ia categoria de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento18. 16 Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP- 2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 17 Wase, en ese sentido, la Interpretacion Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia Ia Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en Ia Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektar Termekgyart6 és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni6n Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 18 Vease, en ese sentido, la Interpretacion Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI Brauerei SchlOsser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO Mahou (Blue), asunto T-803/14, apartado 18. VOase tambien la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estee Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Vease asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comision de las Comunidades Europeas c/ Republica Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretacion de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestim6 el recurso interpuesto por la Comisi6n, apartado 8
i"-thalrnenl, Gabe pi-sci,zar guar un signo as id ntco a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen Ia marca; mientras que un signo sera semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidorlg. 1.8. Al respecto, el Tribunal advierte Ia prolijidad que se debe tener al momento de analizar Ia confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar Ia existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir20. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos identicos en su composicion pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podran ser perfectamente registrables21. 1.9. En atencion a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociaci6n. 2. Comparacion entre signos mixtos 2.1. Como Ia controversia es respecto a la presunta confusion entre el signo LOVE, LOVE (mixto) y LOVE (mixto), se abordara en este acapite, lo relativo a este tema. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La combinaci6n de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los dernas existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cual de estos 11: "El Gobierno aleman considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentacion debido a la siguiente raz6n: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 19 VOase, en ese sentido, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 20 En ese sentido, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 21 Asi, la interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 9
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el dercm:.lativo o el grafico22. 2.3. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se Ia protege en su integridad y no a sus elementos por separado23. 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de Ia marca mixta suele ser el más caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicion son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamano, color y colocacion, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.24 2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cual es el elemento caracteristico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para Ia comparacion entre signos denominativos: 2.6.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonotica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.6.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica Ia sonoridad de Ia denominacion. 22 23 24 Proceso 12-IP-2014. Proceso 55-IP-2002, disefio industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N 821, de 01 de agosto de 2002. Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N 410, de 24 de febrero de 1999. 10
2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, ya que esto mostraria como es captada la marca en el mercado25. 2.7. Si de la comparacion resultare que el elemento caracteristico del signo mixto es el grafico, en principio, no existira riesgo de confusion con el signo denominativo y el cotejo debera enfocarse en las graficas correspond ientes. 2.8. En este caso, entre los signos LOVE, LOVE (mixto) y LOVE (mixto), al momento de comparar los signos se debera tener en cuenta que estan conformados por un elemento denominativo y uno grafico, debiendo establecerse cual es el predominante. 2.9. En el analisis de una marca mixta se debera determinar que elemento, sea denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asi, Ia autoridad competente debera determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de Ia marca mixta es el más caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta, Ia capacidad expresiva de las palabras y el tamano, color y colocacion de los elementos graficos, y tambien si estos Oltimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.26 2.10. Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparacion entre signos figurativos, en relacion con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacian de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro27. 25 Proceso 56-IP-2013. 26 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 27 Sobre esto se puede consultar la Interpretacion Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 11
En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a la distincion de los elementos mencionados, pues la confusion bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en la disposicion de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideologica suele prevalecer. 2.11. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios senalados en los puntos precedentes. 2.12. En congruencia con el desarrollo de esta InterpretaciOn Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o de asociacion que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3. Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusion entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, se abordara en este acapite este tema. 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, tambien puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamario, color, diseno y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuel es el elemento predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo28 entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusion. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 28 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretacion Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 12
3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su con unto; es decir, sin descomponer su i=o; Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta Ia silaba Monica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 3.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominacion. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada Ia marca en el mercado. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en Ia distintividad del conjunto marcario, en cuya direccion son aplicables los siguientes parametros29: 3.4.1. Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordacion en el publico consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de Ia palabra. Entre más fuerte sea Ia sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor 29 Se destaca la siguiente providencia: Interpreted& Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, InterpretaciOn Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, InterpretaciOn Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 13
c!?! Figrn p in{ cii.',^ on!os r)!-0:1,.!otos o servicios que ampara, tendra un mayoi grado de deb;:idad. En este caso, la palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. 3.4.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comun. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comun se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Si Ia palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 3.4.6.2. Si Ia palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. 3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar Ia relevancia en el conjunto. 3.5. En congruencia con el desarrollo de esta InterpretaciOn Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o de asociacion que pudiera existir entre los signos mixtos involucrados: LOVE, LOVE y LOVE. 4. Palabras de uso comun en Ia conformacion de una marca. La marca debil 4.1. El literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; (-.)" 14
4.2. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados por d3signaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso comun al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es debil porque tiene una fuerza limitada de oposicion, ya que las particulas genericas o de uso comun se deben excluir del cotejo de la marca.3 4.3. En tal virtud, se debera establecer si existe algun elemento de uso comun en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 25 de la ClasificaciOn Internacional de Niza para de esta manera establecer su caracter distintivo y, posteriormente, debera realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso comun, siendo que su presencia no impedira el registro de la denominaci6n en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente InterpretaciOn Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante at resolver el proceso interno 2009-00625, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto. La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. p I Cecilia Lu -i8w116-riduinteros MAGISTRADA Hernán j omero Zambrano AGISTRA-150 30 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 15
De acuerdo con d Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente InterpretaciOn Prejudicial el Presidente y el Secretario. '-a6stav arcia ito SECRETARIO Notifiquese a Ia Corte Consultante y remitase copia de la presente InterpretaciOn Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16