TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 209-IP Interpretacion Prejudicial

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: 209-IP-2016 Interpretacion Prejudicial Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00283 Referencia: Magistrada Ponente: Signos involucrados: HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) y SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixto) Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS El Oficio 1743, recibido el 10 de mayo de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a) de la Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00283; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente Interpretacion Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1

Demandante: Demandado: Tercero interesado: BELLEZA EXPRESS S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. OROZCO PINEDA & COMPAN1A EN C. 2. Hechos relevantes 2.1. El 25 de marzo de 2009, OROZCO PINEDA & COMPANIA EN C. (en adelante, OROZCO) solicito el registro del signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto)1 para distinguir productos comprendidos en Ia Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a Ia Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza). Pada Negro rgris Dorado Firtto Negro gitto Rop Nog. Arnaollo V1016tii VioletaNat) Naranp Nora Arnoollo luorlo Aorgolto Clara!ro'o'j=: Ate ay.,% Nara CIa Nos ado POtot. Nara* 2.2. Publicado el extracto de Ia solicitud en la Gaceta de Ia Propiedad Industrial 605, BELLEZA EXPRESS S.A. (en adelante, BELLEZA EXPRESS) presento oposicion fundamentada en el registro previo de su marca SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixta)3, registrada para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificacion Internacional de N iza. Expediente interno 08 204486. 2 Productos de aseo y limpieza. 3 Certificado 272966. 4 Preparaciones para blanquear y otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos, lociones paras el cabello; dentifricos. 2

2.3. El 12 de febrero de 2010, mediante Resolucion 7549, Ia Directora de Signos Distintivos (e) de Ia Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, Ia SIC) declaro infundada la oposicion y concedi6 el registro del signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto). 2.4. BELLEZA EXPRESS, dentro del termino oportuno5, present6 recurso de reposici6n y en subsidio de apelacion en contra de la Resolucion 7549. 2.5. El 26 de marzo de 2010, mediante Resolucion 17920, Ia Directora de Signos Distintivos (e) de Ia SIC, al resolver el recurso de reposicion, confirmo la Resolucion 7549. 2.6. El 10 de febrero de 2011, mediante Resolucion 5791, el Superintendente delegado para Ia Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelacion, confirm6 Ia Resolucion 7549. 2.7. El 6 de julio de 2011, BELLEZA EXPRESS, interpuso demanda en acci6n de nulidad en contra de Ia Resoluciones 7549, 17920 y 5791. 2.8. El 28 de septiembre de 2015, Ia Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepUblica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal Ia Interpretacion Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a) de Ia Decision 486. 3. Argumentos de la Accion de Nulidad planteada por BELLEZA EXPRESS 3.1. Las resoluciones impugnadas, desconocieron Ia similitud existente entre los signos mixtos HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS y SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES y su innegable riesgo de asociaci6n y confusion entre ellas. 3.2. Existe similitud grafica, fonetica, ortografica e ideologica entre los signos confrontados. 3.3. Las dos expresiones evocan la misma idea en la mente del consumidor. 5 De la revision del expediente no se ha podido encontrar la fecha de presentaci6n de los recursos. 3

3.4. Visualmente se determina Ia evidente e innegable similitud entre los signos comparados, pues ambos coinciden en las palabras SIETE ESENCIAS. 3.5. La expresion SIETE ESENCIAS no es generica ni de use comun para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza. 3.6. La incorporacion de Ia palabra HEROFLOR dentro del contexto del signo no le dota de distintividad frente al signo prioritario, ya que utiliza la frase SIETE ESENCIAS que es la misma de la marca registrada. 3.7. La impresion comercial y la apariencia de los dos signos es la misma por lo que el poblico consumidor puede verse afectado en su eleccion, podria elegir uno considerando que escoge otro, existiendo riesgo de asociaci6n. 3.8. Los dos signos utilizan un envase amarillo cilindrico, con tapa blanca y con una etiqueta en forma similar a un trapecio que Ileva pegada en el frente del envase, en letras de color rojo y negro, con figuras de flores en tonalidades rojas y verdes, por lo que ambos evocan Ia misma idea y Ia misma representaci6n en Ia mente del consumidor. 3.9. Ambos signos identifican productos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza, SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES protege: "jabones, preparaciones hechas a base de esencias, ambientadores" y los del signo solicitado HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS: "productos de aseo y limpieza", por lo que el consumidor puede facilmente escoger un producto creyendo que es otro a tratarse de los mismos productos. 4. Argumentos de la contestacion a la Accion de Nulidad por parte de Ia SIC 4.1. La SIC no ha incurrido en violacion alguna de las normas contenidas en la Decisi6n 486. 4.2. Al comparar los dos signos, estos no presentan semejanzas susceptibles de crear confusi6n o riesgo de asociacion, si bien ambas comparten las expresiones SIETE ESENCIAS en su parte denominativa, dicha similitud se ye desvirtuada al momento en que introducen al conjunto marcario en el signo solicitado la expresion de fantasia HEROFLOR y en el caso del signo registrado la expresion caprichosa DE LOS ANDES, palabras que coadyuvan a que desde otra perspectiva, el consumidor yea representada en su mente una idea distinta respecto de Ia marca registrada. 4

4.3. Ambos signos incorporan las palabras SIETE ESENCIAS, las cuales describen de manera directa la composicion de los productos que identifican, por lo que deben permitir Ia existencia de otros signos que usen dicha expresi6n en el mercado. 5. Argumentos de la contestacion por parte de OROZCO 5.1. El signo solicitado es suficientemente distintivo, pues Ia posicion en la que se encuentran ubicadas las palabras, el disefio y los trazos es distinta respecto de la marca registrada. 5.2. En el aspecto grafico, no existe similitud entre los signos confrontados. 5.3. Con Ia solicitud del signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) no se intenta apropiar de las palabras SIETE o ESENCIA, ya que son terminos de use comon. 5.4. El analisis de las marcas debe realizarselo entre HEROFLOR 7 X y DE LOS ANDES, encontrandose a todas luces que no hay similitud ortografica, conceptual, ni fonetica entre los signos en conflicto. 5.5. No existe riesgo de confusion que Ileve al consumidor a considerar que el signo solicitado proviene del mismo productor de la marca registrada SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixta) 5.6. La SIC, actuo en total apego de la ley al conceder el registro del signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto). B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a) de la Decisi6n 4866 de Ia Comision de la 6 "Articulo 134.- A efectos de este regimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningan caso sera obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacion de palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los numeros; e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores; 0 la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinaci6n de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". 5

Comunidad Andina. Procede la interpretacion solicitada Onicannente del Articulo 136 literal a) al tratarse el caso interno sobre Ia irregistrabilidad por confusi6n de un signo con una marca registrada. 2. No se analizara el Articulo 134 ya que no se revisaran los requisitos para el registro de una marca. 3. De oficio se interpretara el Articulo 135 literales e) y g)7 de Ia Decision 486 para analizar lo relacionado a las marcas de uso cornon y descriptivas. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparacion entre signos mixtos. 3. Palabras de uso cornim y descriptivas en Ia conformacion de un signo. La marca debil. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la mama pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; (...)" "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (...) e) consistan exclusivamente en un signo o indicaci6n que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, /a procedencia geografica, la epoca de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;" g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designaci6n comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; (-..)" 6

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) es confundible con la marca SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixto) por lo que es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; (...)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el public consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en multiples I nterpretaciones Prejudiciales8. 1.3. En cuanto al riesgo de confusi6n, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9. 1.4. En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion economical. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o 8 Se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretacion Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretacion de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 397-IP-2015. 10 Ibidem. 7

indirecta) y/o de asociacion en el public consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que Ia similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonetica: Se refiere a Ia semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en Ia estructura silabica, vocal, consonante o tanica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusi6n se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortografica: Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando en cuenta Ia impresion visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o grafica: Se refiere a Ia semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejantel 1. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos12: 1.6.1. La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En Ia comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 1.6.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estas es donde se puede percibir el riesgo de confusion o de asociacion. 1.6.4. Al efectuar la comparaci6n en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del Ibidem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretacion Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8

consumidor medio, el cual sirve para advertir cam el producto o servicio es percibido por el public consumidor en general, y consecuencialmente para inferir Ia posible incursion del mismo en riesgo de confusi6n o de asociacion. De acuerdo con las maximas 1.6.5. De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atencion puede ser de variable percepcion en relacion con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepcion que tendria el publico consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto. 1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar Ia posible confundibilidad unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2. Comparacion entre signos mixtos 2.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiria confusion entre el signo solicitado HERAFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) y Ia marca registrada SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixta). En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que estan conformados por un elemento denominativo y uno grafico. 2.2. En el analisis de una marca mixta se debera determinar que elemento, sea denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de Ia marca mixta es el más caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta, Ia capacidad expresiva de las palabras y el tamano, color y colocacion de los elementos graficos, y tambien si estos Oltimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.13 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 9

2.3. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente14: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparacion entre signos denominativos. b) Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que la posibilidad de confusion puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino tambien en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en Ia mente de quien Ia observe. (ii) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el trazado y el concepto, Ia parte conceptual o ideologica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusi6n. c) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento grafico frente at denominativo, no habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion. 2.4. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen graficos y colores de use comon para el sector at que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusion, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniendose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es Ia excepcion, en cuanto no pueden interferir en la comparacion figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.15. 14 Ibidem. 15 Ibidem. 10

2.5. El juzgador es quien debe comparar que graficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del analisis, limitandose al cotejo entre aquellas partes que si son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho marcario.16. 2.6. No obstante, si Ia exclusion de los componentes de esas caracteristicas (de use comon), Ilegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparaci6n, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo Ia premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad debil, en cuyo escenario se debera analizar los signos en su conjunto, la percepcion del publico consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparacion entre signos figurativos, en relacion con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en Ia mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciaci6n del signo solicitado a registro17. 2.7. En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a Ia distincion de los elementos mencionados, pues Ia confusion bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en Ia disposicion de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que Ia parte conceptual o ideologica suele prevalecer. 2.8. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en 16 Ibidem. 17 Sobre esto se puede consultar la Interpretacion Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 11

Ia distintividad del conjunto marcario, en cuya direccion son aplicables los siguientes parametros18: 2.8.1. Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordacion en el poblico consumidor. 2.8.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.8.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea Ia sonoridad de Ia palabra podria tener mayor impacto en Ia mente del consumidor. 2.8.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea Ia proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra dabil no tendria relevancia en el conjunto. 2.8.5. Analizar si Ia palabra es generica, descriptiva o de uso corniin. Las palabras genericas, descriptivas o de uso corn& se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.8.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar Ia palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.8.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 2.8.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. 18 Se destaca la siguiente providencia: InterpretaciOn Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretacion Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretacion Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 12

2.8.6.3. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar Ia relevancia en el conjunto. 2.9. Sobre Ia base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios sefialados en los puntos precedentes. 3. Palabras de use comun y descriptivas en la conformacion de un signo. La marca debil 3.1. Afirma Ia SIC y la solicitante del signo que la expresion "SIETE ESENCIAS" es descriptiva y las palabras "SIETE ESENCIAS" son terminos de use comun y no deben entrar al cotejo de los signos en conflicto, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de use comun en la conformaci6n de marcas y Ia marca debil. 3.2. El literal g) del Articulo 135 de la DecisiOn 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; (--)" 3.3. Si bien Ia norma transcrita prohlbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de use comun al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este Ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de use comun puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es debil porque tiene una fuerza limitada de oposicion, ya que las particulas genericas o de use comun se deben excluir del cotejo de Ia marca.19 19 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 13

3.4. No obstante, si Ia exclusion de los componentes de esas caracteristicas (de uso comun) Ilegare a reducir el signo de tat manera que resultara imposible hacer una comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo Ia premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad debit, en cuyo escenario se debera analizar los signos en su conjunto, Ia percepcion del public consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.5. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamario, valor, destino, etc20. 3.6. Se identifica la denominaci6n descriptiva, formulando Ia pregunta e:,corno es? En relacion con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de Ia denominacion considerada descriptiva21. 3.7. Sin embargo, una expresion descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado sera novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relacion directa con Ia expresion que se utiliza22. 3.8. El literal e) del Articulo 135 de Ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, dispone: "No podran registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicackin que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la epoca de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicackin, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;" 3.9. La norma transcrita prohibe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas caracteristicas, 20 Proceso 19-IP-2014. 21 Ibidem. 22 Ibidem. ZI; 14

tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca seria considerada debil23. 3.10. En tal virtud, se debera establecer si existe algun elemento de use corn& o descriptivo en las denominaciones de los signos en conflicto en Ia Clase 3 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, para de esta manera establecer su caracter distintivo y, posteriormente, debera realizar el cotejo excluyendo los elementos de use corn& y descriptivos, siendo que su presencia no impedira el registro de la denominacion en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Se debera tener en cuenta la prevision plasmada en el punto precedente. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por Ia Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00283, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. AA, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA a ha a erchan M!STRADA De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. 23 Ibidem. 15

itz Hernán ero usta SIDENTE SECRETA 10 _ L b Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16