Protección n de los programas de ordenador y los nuevos métodos de hacer negocio FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SECTOR DE LAS TIC Ángel García Vidal Miembro del Consejo Asesor Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
1. La protección n jurídica del software a) Necesidad de la tutela jurídica b) Posibles cauces para la protección * Secreto empresarial * Protección sui generis * Derecho de autor * Patente 2
2. Rasgos básicos b de la protección n por medio del Derecho de autor 1. EE.UU: Computer Software Copyright Act de 1980 Copyright Act de 1976 2. Comunidad Europea: Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador. 3. España: Ley 16/1993, de 23 de diciembre TRLPI 1/1996 Art. 10 TRLPI: Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: i) los programas de ordenador Art. 96.1 TRLPI: toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. 3
2. Rasgos básicos b de la protección n por medio del Derecho de autor (II) REQUISITOS DE PROTECCIÓN Originalidad: Directiva 91/250/CEE: original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder su protección (Art. 1.3) No es necesario el registro ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN Por derecho de autor no se protegen ideas, sino sólo la expresión 4
3. La patentabilidad del software COMPATIBILIDAD DE LA PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR Y POR MEDIO DE UNA PATENTE RASGOS BÁSICOS DE LAS PATENTES Requisitos de patentabilidad Ámbito de protección de la patente 5
3. La patentabilidad del software A. La situación en los EE.UU de Norteamérica 1. Situación inicial: protección por la vía del derecho de autor. 2. No existe una prohibición legal expresa de patentabilidad 3. Paulatina admisión por la jurisprudencia: a) Sentencia del Tribunal Supremo de EEUU de 3 de marzo de 1981 Caso Diamond v. Diehr * Procedimiento de vulcanización de caucho sintético en el que intervenía un programa de ordenador por el que se regía la apertura de molde b) En sentencias posteriores se reconoce la existencia de efecto técnico al software cuya función inmediata es hacer posible que el ordenador realice alguna actividad técnica 4. Examination Guidelines de 1995 No rechazo de las solicitudes de patentes que contengan un programa de ordenador, bastando la concurrencia de los requisitos de patentabilidad 6
3. La patentabilidad del software B. La situación en Europa NORMATIVA Convenio de la patente europea: Art. 52. 2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:(...) c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores.(...) 3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tales. Ley de patentes española: Art. 4 7
LA PRÁCTICA DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES Primera etapa Se Se patentan patentan invenciones invenciones cuya en ejecución cuya intervienen ejecución intervienen programas programas de ordenador. ordenador. El software forma parte de una invención más amplia Decisión de 15 de julio de 1986 (VICOM) se reconoce que una invención patentable no puede ser excluida de la protección por el simple hecho de que para su ejecución se requiera un ordenador. Posteriormente, en decisiones como la de 14 de febrero de 1989 (Text processing/ibm) o en la de 19 de marzo de 1992 (Card reader/ibm), se afirma que el efecto técnico tiene que producirse necesariamente en un sector no excluido de la protección por medio de patentes, de forma que si el ordenador se programa simplemente para desarrollar un método intelectual, el programa y el método no serían patentables. 8
Segunda etapa Mayor Mayor apertura apertura a la a la patentabilidad a) Decisión de 31 de mayo de 1994 (SOHEI): una actividad no patentable como el desarrollo de un método comercial, presenta carácter técnico, y se convierte en patentable cuando se lleva a cabo mediante un ordenador programado b) Decisión de la Cámara Técnica de Recursos de 1 de julio de 1998 (IBM):...una patente puede concederse no sólo en el caso en que una invención en la que una parte del software gestiona, a través de un ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de una pieza de maquinaria, sino también en el caso de que un programa de ordenador sea el único medio, o uno de los medios necesarios, para lograr el efecto técnico (...) En otras palabras, a condición de que puedan producir un efecto técnico (...) todos los programas de ordenador han de ser considerados como invenciones incluidas en el artículo 52.1 del CPE, si los restantes requisitos exigidos por el CPE son satisfechos 9
c) En esa misma decisión de 1 de julio de 1998 (Computer program product/ibm), se destaca que no todo programa de ordenador, por el mero hecho de originar una serie de impulsos eléctricos en el ordenador, presenta carácter técnico * Decisión de la Cámara Técnica de Recursos de 8 de septiembre de 2000, Controlling pension benfits system: Todos los programas que se ejecutan en un ordenador don técnicos por definición (porque un ordenador es una máquina). 10
JURISPRUDENCIA DE LOS ESTADOS EUROPEOS INTERPRETACIONES DIVERGENTES * Francia o de Alemania: Se acepta la patentabilidad de una invención de producto o de procedimiento en cuya ejecución se precisa de un ordenador. Caso Shlumberger, resuelto por el Tribunal de París en sentencia de 15 de junio de 1981. En Alemania, las sentencias de referencia son las del Tribunal Supremo Federal de 11 de junio de 1991, que resolvió los casos Seitenpuffer y Chinesische Schriftzeichen ) * Reino Unido sigue resistiéndose a la patentabilidad de determinados programas informáticos, como los que se limitan a ejecutar un método para el ejercicio de actividades económicas o intelectuales, aunque supongan una contribución técnica. Court of Appeal, 21 abril 1989, Merrill Lynch 11
La propuesta de Directiva comunitaria Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador de 20 de febrero de 2002 a) Esta propuesta de Directiva pretendía armonizar las legislaciones nacionales b) Mantenía la prohibición de patentar los programas aisladamente en cuanto tales y sólo regulaba la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador. 12
La patentabilidad de los métodos m para actividades económico mico-comercialescomerciales A. La situación en los EE.UU de Norteamérica ORIGEN Y APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE PATENTABILIDAD 1. Origen jurisprudencial: Caso Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co (1908): Tribunal de Segundo circuito. Método de registro y contabilidad para prevenir fraudes y sustracciones por parte del personal de hoteles. 2. Aplicación por la Oficina de patentes (PTO) Por ej. caso Ex parte Murray Resolución de 8 de diciembre de 1988 Método de contabilidad que permitía saber en cada momento el volumen de entradas, salidas, pedidos, etc. de productos 13
CAMBIO DE TENDENCIA - Voto particular del juez Newman en la sentencia de 13 de abril de 1994 del Tribunal de Apelación del Circuito Federal (In re Schrader) - Manual de Examen en los procedimientos de patentes de 1996 - Sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal de 23 de julio de 1998 (State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financal Group Inc) 14
La patentabilidad de los métodos m para actividades económico mico-comerciales comerciales (III) B. La patentabilidad de los métodos de hacer negocios en el Derecho europeo NORMATIVA Convenio de la patente europea: Art. 52. 2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:(...) c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores.(...) 3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tales. Ley de patentes española: Art. 4 LA POSICIÓN DE LA OEP 15