TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 336-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo formulado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta). Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. - IMPOBE S.A. Proceso interno: 2011-00079. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 2167 de 7 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 9 de julio de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), i) y 1)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00079, iniciado por IMPOBE S.A. l',1 El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: {-.
Partes en el Proceso Interno. Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. Demandado: - IMPOBE S.A Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Tercero interesado: República de Colombia. DUNA ENTERPRISES S.R.L. Hechos. 1. El 7 de mayo de 2003, Duna Enterprises S.L. solicitó el registro de la marca GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta) para distinguir productos en la Clase 8. 2. Publicado el extracto de la solicitud no se presentaron oposiciones. 3. El 17 de diciembre de 2003, mediante Resolución 35022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta) para distinguir productos en la Clase 8, sin que se presentara recurso alguno en contra de dicha resolución. 4. Duna Enterprises S.L. concedió licencia de uso de la marca GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta) a Italian Beauty Ltda., sociedad creada en Colombia para comercializar dicha marca. 5. En 2007, IMPOBE S.A interpuso la demanda de cancelación por falta de uso de la marca GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta), demanda que fue posteriormente retirada. 6. El 18 de febrero de 2011, IMPOBE S.A interpuso acción de nulidad contra la Resolución 35022. 7. El 21 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), i) y 1)de la Decisión 486. Argumentos IMPOBE S.A de la demanda. interpuso demanda en la que manifiesta que: 8. Italian Beauty Ltda. traduce literalmente "belleza italiana", sin tener ningún vínculo con este país, ya que ni sus socios son italianos, ni la sociedad fue creada en este país, ni sus productos son provenientes de allá como quieren demostrar al público general al utilizar la marca con la expresión GAMA ITAL Y, con el fin de dar a entender que son una serie de productos de belleza italianos y así lucrar creando confusión en los consumidores ya que prefieren un 2
producto europeo que uno chino, argentino, uruguayo o de otro país, como lo demuestra la contestación a un derecho de petición expedido por la Dian en el cual se consigna que las importaciones hechas por Italian Beauty Ltda. han sido un 23.8% de Uruguay, 46.7% de Panamá, 2.95 de Argentina y 26.7% de China, siendo ésta una de las pruebas aportadas a la División de Protección al Consumidor de la SIC mediante las cuales se profirieron las resoluciones 23207 de 30 de abril de 2010 Y 42377 de 13 de agosto de 2010, que sancionaron a Italian Beauty Ltda. por esta conducta, ya que no solo crean confusión con el nombre de la sociedad y la marca sino que además los vendedores ofrecen los productos como italianos sin serios. 9. La expresión PROFESSIONAL es un término o signo absolutamente irregistrable por ser genérico, descriptivo o evocativo de características o medios de comercialización de servicios de la Clase 8. Así, la SIC debió limitar la comparación jurídico-analítica de la marca registrada GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta). 10. Al haber definido cada palabra por separado, se da a entender que la proyección que da la marca al público en español es "productos Italiano Profesionales". Uno de los principales requisitos para determinar si una expresión puede ser empleada como marca, es que no induzca a un engaño al público consumidor, y en el caso concreto, no solo lo hace con uno de sus elementos sino con todos ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas, ya que sus productos no son italianos. 11. Del signo registrado como marca GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta), ninguna palabra es reivindicable y protegible, toda vez que aislada o individualmente considerados, la palabra "gama", según significado del diccionario de la real academia de la lengua española trae como significado: "Serie de elementos que pertenecen a una misma clase o categoría". 12. En conclusión, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC infringió, por falta de aplicación, el artículo 135 literales g), i) Y 1)de la Decisión 486, al conceder el registro como marca del signo GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto). Más aun cuando esta indicación ya no es solo en cuanto a la calidad sino como indicación geográfica engañosa, no obstante ser evidente en el trámite administrativo que de los elementos lingüísticos del precitado signo, ninguno es susceptible de atribución de derechos de marcas por cuanto todos son genéricos o descriptivos y, en consecuencia, absolutamente irregistrables. Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. Para el caso concreto, si bien es cierto que se está ante una acción de nulidad simple, es posible establecer que el fin último de ésta es procurar la anulación del acto administrativo a fin de que se cancele el registro de la marca GAMA 3
ITAL Y PROFESSIONAL (mixta). Sin embargo, la Resolución 35022, por la cual se concedió el registro de la citada marca, fue notificada el 26 de enero de 2004, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno en contra de dicha resolución. Así las cosas, para que resultara procedente la presente acción, la demanda debió ser presentada por el demandante antes del día 26 de mayo de 2004, cosa que no ocurrió, pues como se puede advertir, loa demanda de nulidad fue radicada ante la Jurisdicción el 24 de febrero de 2011. 14. En relación con el nivel de confusión que puede generarse en relación con la denominación geográfica a la que hace alusión el signo distintivo, es preciso señalar que, contrario a los señalamientos formulados por IMPOBE S.A., no se configuran los presupuestos necesarios para que se configure dicha causal de irregistrabilidad. Si en gracia de discusión, se admitiera que Italia es un país fuertemente caracterizado por sus avances en materia de belleza, no obra en el expediente prueba alguna de su vinculación a los productos comprendidos en la Clase 8, materia de registro, por lo que mal habría de admitirse la configuración de tal denominación de origen. 15. Sobre la supuesta infracción al artículo 173 de la Decisión 486, la SIC mantiene su posición sobre la registrabilidad de la marca controvertida. En este orden de ideas, al no considerar la existencia de nulidad alguna sobre el registro, tanto en el trámite como a la presente fecha, no estaba obligada a notificar nulidad alguna al titular de la marca. 16. IMPOBE S.A. no prueba de forma precisa que se haya interpuesto acción alguna por competencia desleal, relacionada con el signo distintivo en conflicto, ante la SIC o la jurisdicción ordinaria. Sobre el particular, resulta claro que IMPOBE S.A. no mencionó con precisión, cuál en su concepto, sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud de marca, ni la persona natural o jurídica que lo perpetró, ni los efectos reales del acto considerado desleal, ni la existencia pasada, presente o futura, de acción alguna en tal sentido. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. DUNA ENTERPRISES S.L. presentó contestación a la demanda manifestando que: 17. Para el caso concreto, es pertinente advertir, los siguiente hechos: Duna Enterprises S.L. derivó su intención de registro y posterior derecho del signo demandado, de varios registro anteriores obtenidos desde el año 2003, sin contar los concedidos en el año 2005 y 2006, es decir, la marca demandada, si bien no distinguía los mismos productos del certificado demandado, para predicar de ello el concepto de marca derivada, no es menos cierto, que en aras de ampliar su mercado, el cual es incluyente con los productos previamente registrados, presentó dentro de los parámetros establecidos en 4
la norma comunitaria una nueva solicitud de registro, hecho éste que desde ningún punto de vista constituye un actuar doloso o fraude a la ley. 18. La expresión GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta), objeto de la presente demanda, no obedece de forma directa y clara a características propias de productos tales como aparatos o dispositivos calentados eléctricamente, tales como pinzas, tenacillas, planchas y plaquetas para rizar, encrespar, alisar y trenzar el cabello; rizadores o encrespadores del cabello calentados eléctricamente. En efecto, la expresión en mención en nada refiere a características propias de los productos en mención, menos aún, bajo el análisis fraccionado que se hace por parte de IMPOBE S.A 19. No existe desde ningún punto de vista una relación directa entre el signo y los productos objeto de la presente acción. Nótese, como no encaja dentro de ninguna de los supuestos posibles de forma directa y clara alguna característica propia de los productos en mención, en relación con la expresión GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta). 20. En cuanto al engaño respecto a la indicación geográfica, si no existe conexidad entre las características propias del lugar indicado y el producto para el cual se solicita la protección, el signo se convierte en registrable, como sucedió en el presente caso. En efecto, como se puede apreciar, al incluir la expresión Italy (Italia) en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión a cualidades propias del producto del lugar de origen. Como Italia no es una zona geográfica que se caracterice e individualice de forma particular por su producción de los productos amparados por el signo en controversia, más aun si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos a la marca en mención, los cuales le otorgan la suficiente distintividad. B.INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 21. Que, el artículo 135 literales e), i) y 1) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 22. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 23. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina'. "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de 5
~I A I C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Irregistrabilidad de signos descriptivos. Signos descriptivos en idioma extranjero. 2. Irregistrabilidad de signos engañosos por la procedencia geográfica. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS. SIGNOS DESCRIPTIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO 24. En el proceso interno se manifiesta que el signo GA.MA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) es un signo en idioma inglés y descriptivo para distinguir los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 25. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 26. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (... r. (Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). 27. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (... ) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación. incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (... ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (... )". p 6
a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros". (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N - 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SAL TIN y etiqueta). 28. Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar". (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). 29. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado". (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 30. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Signos descriptivos. 31. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 32. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con 7
dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 33. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta " cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación". (Proceso 27-IP-2001, G.O.AC. N. 686 del 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA", citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A", publicado en la G.O.A.C. N. 189 de 15 de septiembre de 1995). 34. El Tribunal ha señalado que: "Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza". El Tribunal continúa diciendo: "La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto (... ) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil". (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.AC. N. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta). 35. El Juez consultante deberá determinar si el signo GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés; posteriormente, el Juez consultante deberá determinar si el signo GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) es descriptivo en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS POR LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA. 36. El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no '_! 8
exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado". (Proceso 82-IP- 2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 891, de 29 de enero de 2003). 37. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: "El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir". (Proceso 38-IP- 99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 539, de 28 de febrero de 2000). 38. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. 39. La Corte consultante deberá determinar si el signo mixto GA.MA ITAL Y PROFESSIONAL, podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El Juez consultante deberá determinar si el signo GA.MA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) tendría un significado conocido por el público 9
consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés; posteriormente, el Juez consultante deberá determinar si el signo GA.MA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) es descriptivo en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. SEGUNDO: La corte consultante deberá determinar si el signo mixto GA.MA ITALY PROFESSIONAL, podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adop.ción. / ( [L~b Cecilia Lu~a Aylloñ-Óuinteros..MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo- MAGISTRADA t ;;~ '1/ Hernán om ro Zambrano AGISTRADO LUiSJOa Wí~~i~ez MAG(s'TRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. la 2 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 10
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 336-IP-2015 11