Resolución. Cuestión Q234. Público relevante para determinar el grado de reconocimiento de marcas famosas, marcas notorias y marcas renombradas

Transcripción

1 ExCo Helsinki 2013 Resolución adoptada 10 de septiembre 2013 Resolución Cuestión Q234 Público relevante para determinar el grado de reconocimiento de marcas famosas, marcas notorias y marcas renombradas AIPPI Recordando que: 1) En cuestiones anteriores, la AIPPI ha estudiado cuestiones relacionadas con la protección ampliada de algunas marcas, aunque con diferencias terminológicas, tales como marcas notorias protegidas y no registradas por el Convenio de París de 1883 (enmendado) ( CP ); marcas renombradas protegidas por la legislación de la Unión Europea; y marcas famosas protegidas por la legislación de EEUU contra la dilución en sectores no relacionados de productos. 2) Dichos estudios llevaron a la adopción de a) La Resolución del Congreso de Londres de 1960 (Q29) en la que se hacía un llamamiento al estudio posterior de la protección de marcas notoriamente conocidas en el contexto del Artículo 6bis CP, en relación con la protección contra el uso para distinguir cualquier clase de producto; b) La Resolución del Congreso de Berlín de 1963(Q29) según la cual aquellas marcas que gocen de gran reputación deberían ser protegidas contra el uso o registro realizado por terceros, incluso en relación con productos o servicios distintos e incluso si no se utilizan en el país en el que se reclama la protección, cuando dicho registro o uso puede ser perjudicial para el propietario de la marca; c) La Resolución del Comité Ejecutivo de Barcelona de 1990 (Q100) relativa a la protección de marcas notorias no registradas (Art. 6bis CP) y la protección de marcas de alto renombre, donde se estableció que (i) la protección de las marcas notorias (art. 6bis CP) debería ajustarse a unos estándares mínimos entre los que se incluye El concepto de marca notoria: una marca conocida para la gran mayoría

2 de aquellos que intervienen en la producción o comercialización o en el uso de los productos referidos, y que está claramente asociada con dichos productos como procedente de un determinado origen. La marca debería ser notoria en el sentido anteriormente expresado en la jurisdicción en el que se reclama la protección. Sin embargo, para decidir si una marca es notoria, es correcto tener en cuenta el hecho de que la marca sea notoria internacionalmente. No se debería exigir el uso en la jurisdicción en la que se reclama la protección. Estas disposiciones deberían aplicarse mutatis mutandis a marcas de servicio. (ii) (iii) las marcas que gozan de reputación deberían ser protegidas contra el perjuicio al carácter distintivo o la reputación de la marca y as marcas que gozan de gran reputación [ high reputation en inglés] ( marques de haute renommeé en francés; berühmte Marke en alemán) deberían estar protegidas contra el uso o el registro sin necesidad de probar detrimento alguno del carácter distintivo o reputación de la marca; tales marcas son aquellas que son conocidas por una gran parte del público en general y son de tal naturaleza y renombre que no justifican el uso o registro de la marca por terceros. Dado que tales marcas son conocidas por una gran parte del público, son también necesariamente notorias en el sentido del Art. 6bis CP. d) La Resolución del Congreso de París de 2010 (Q214) ( Protección contra la dilución de una marca ) (i) (ii) (iii) considera inter alia que la dilución de la marca supone un alejamiento del tradicional principio de especialidad del derecho de marcas (según el cual las marcas se protegen únicamente en relación con productos o servicios idénticos o similares para los cuales son utilizadas y/o registradas); lama al reconocimiento de la dilución por empañamiento (difuminación o pérdida del carácter distintivo de una marca) y por degradación (perjuicio a la reputación de una marca); y establece en la parte pertinente que algunas marcas deberían ser susceptibles de protección frente a la dilución independientemente de la identidad, similitud o diferencia de los productos y servicios, de acuerdo con las siguientes condiciones: - Se definan dichas marcas como portadoras de reconocimiento o fama entre una parte significativa del público relevante. Para determinar dicho 2

3 reconocimiento o fama, todos los factores relevantes deben ser considerados, por ejemplo, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, el volumen de ventas relacionadas con la marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa en la publicidad y promoción de la marca y la cuota de mercado de la misma, mientras que la distintividad será también un requisito que se delimitará de acuerdo con los principios normales del derecho de marcas; y - El público relevante para determinar el reconocimiento o fama de una marca dependa de los productos y servicios en cuestión, p. ej. el público al que los productos o servicios cubiertos por la marca van dirigidos, que puede ser un mercado de producto limitado ( nicho ). 3) Sin embargo en el comité de trabajo Q214 de París, quedó claro que la cuestión del público relevante requería más estudio y que debería ser objeto de una pregunta diferente, lo que ha llevado a esta cuestión Q234. Considerando que: 1) La variedad terminológica y la evolución legislativa de este asunto son muy complejas, con grandes diferencias de un país a otro, y por tanto, dificultan la armonización. Sin embargo, hay un acuerdo general basado en la política de que ciertas marcas deberían beneficiarse de una protección más allá del régimen general de protección basada en el engaño y de la regla de especialidad aplicable a las marcas registradas o utilizadas en el país donde se reclama la protección. Esta protección extensiva puede ser una protección, inter alia, contra el uso o registro no autorizado de marcas idénticas o similares en países en los que la marca no se usa o no está registrada, y/o el uso no autorizado o registro de dichas marcas para productos o servicios en campos no relacionados ( dilución ); 2) Las marcas consideradas como susceptibles de la protección ampliada reciben diferentes nombres y caracterizaciones en los diferentes países y tratados entre los que se incluyen, pero sin limitarse a, marcas famosas, marcas notorias y marcas renombradas, existiendo una gran diversidad de condiciones en cuanto a la elegibilidad, al ámbito que abarca dicha protección ampliada y al público relevante para determinar si una marca es apta para la protección ampliada; 3) Artículo 6bis CP establece, en lo que aquí se refiere, (1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca de fábrica o comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 3

4 La protección de una marca notoria por esa norma no requiere que la marca esté registrada en el país en el que se reclama dicha protección. Dicha protección ampliada del Art. 6bis CP pretendía ser obligatoria, pero limitada por el principio de especialidad. 4) El art. 16 ADPIC, de 1995, se refiere al art. 6bis CP en tres aspectos: a) en su segundo párrafo declara que el art. 6bis CP es aplicable mutatis mutandi a los servicios; b) el mismo párrafo establece: Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. ; c) el párrafo 3 establece que dicho art. 6bis se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Por lo tanto, la protección mínima obligatoria de las marcas notorias del art. 6bis CP se extiende contra la dilución. 5) En el artículo 1708(6) del NAFTA, 1992, también se incorpora el art. 6bis y se dispone que Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión. 6) La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada en 1999 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece: a) En el artículo 2(2)(a) que cuando se considere el grado de conocimiento de la marca en un sector relevante del público para determinar si la marca es una marca notoria, al menos tres categorías se considerarán como sectores relevantes del público : (i) (ii) (iii) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. También establece en el Art2(3)(a)(iii) que el Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida, que la 4

5 marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro. La Recomendación conjunta también dispone en el art. 2(2)(b) que cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. b) La Recomendación llama a la protección de la marcas notorias independientemente de los productos y/o servicios de que se trate. A este respecto, distingue tres tipos de usos conflictivos con la marca notoria. Para dos de ellos el Estado miembro puede requerir que la marca notoria sea notoriamente conocida por el público en general: Art.4(1)(b) y (c). Ello es de aplicación cuando resulte evidente que el uso de la marca vaya a menoscabar o diluir de manera desleal el carácter distintivo de la marca notoria o permita obtener un ventaja en forma desleal de ese carácter distintivo. Por otro lado, no se permite a un Estado miembro que establezca esas limitaciones, cuando el uso de la marca indique una conexión entre los bienes (o servicios) para los cuales la marca en conflicto es utilizada y el dueño de la marca notoria, y dicho uso pueda perjudicar los intereses del mencionado dueño. La Recomendación sugiere, de un lado, un nexo entre la magnitud y/o el tipo de protección ampliada que se pretende y, de otro lado, la definición del sector del público en que el conocimiento/reconocimiento de la marca es relevante para calificarse como notoria. El panorama legal comparado resultante de los informes proporcionados por los Grupos Nacionales, revela que dicho nexo parece existir en muchas de las legislaciones y jurisprudencia nacionales. c) Sin embargo, la Recomendación permite que se considere una marca como marca notoria incluso si ninguno de los factores específicamente establecidos resulte de aplicación, incluido el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca dentro del sector relevante del público, y la decisión pueda basarse en otros factores aplicables en el caso particular: art. 2(1)(c), 4ª oración y 2(2)(d). 7) Marcas notorias, es, por lo tanto, un término legal que tiene su origen en el Artículo 6bis del Convenio de París. Pero es también un término que se utiliza a menudo en casos de marcas tradicionales en el sentido en que aparece en el diccionario, significando simplemente una marca con un impacto de mercado real y un reconocimiento resultante de un uso significativo y promoción. Aun en los tradicionales casos de marcas, en los que no se trata la cuestión de la protección ampliada, el impacto en el mercado y el reconocimiento de la marca se consideran factores relevantes. 8) Marcas con renombre ( o marcas renombradas ) es un término legal acuñado en la legislación de marcas de la Unión Europea, utilizado también en algunos otros países, aunque a veces con diferente significado o consecuencias propias de cada uno de los regímenes legales nacionales. La mayoría (pero no todos) de los países de la UE siguen la definición de público relevante establecida en el famoso caso del TJUE General Motors/YPLON. En dicho caso, una acción judicial de cesación, 5

6 General Motors hacía valer su marca registrada CHEVY para vehículos para impedir el uso no autorizado de CHEVY para detergentes y productos de limpieza. General Motors basó su reclamación en la disposiciones de la legislación europea de marcas en materia de dilución. El TJUE mantuvo que el público relevante consiste en aquellos que están afectados por la marca anterior, que a su vez depende del tipo de productos o servicios vendidos bajo la anterior marca. El sector pertinente del público debe considerarse y determinarse caso por caso. 9) Marcas famosas es un término legal articulado en la Ley de Marcas de EEUU, referido a una categoría de marcas susceptibles de ser protegidas contra la dilución, y que está reconocido también en las leyes de algunos otros países, aunque a veces con diferentes significado o consecuencias propias de los diferentes regímenes legales nacionales. El público relevante para las marcas famosas depende de las consecuencias legales que se desprendan de dicha clasificación. En Estados Unidos el término fama se utiliza al menos en dos contextos diferentes. En primer lugar, la fama de la marca del demandante, en el sentido dado en el diccionario, es uno de los factores no exclusivos que deben ser considerados para determinar la infracción. Pero famosa es también un término reglamentario definido, que debe probarse para que una marca sea apta para la protección por dilución. Ésta es la definición que interesa, y el público relevante para la protección ampliada se define en la normativa: una marca es famosa si es ampliamente reconocida por el público consumidor de los Estados Unidos como la denominación de procedencia de los productos o servicios del titular de la marca. Al enmendar la norma sobre dilución, el Congreso de EEUU específicamente rechazó la propuesta de que una marca debería ser considerada famosa si es ampliamente reconocida solamente dentro de un segmento limitado del público relacionado con la marca ( nicho de mercado ). 10) Parece, según se desprende de lo anterior, que definir el público relevante para determinar si una marca es susceptible de la protección ampliada como marca famosa o como marca notoria o como marca renombrada no debería apuntar a un único régimen armonizado, sino que debería tener en cuenta el tipo de protección ampliada existente en cada sistema nacional para supuestos de infracción por cuestiones distintas a la confusión; y ello podría llevar a conclusiones diferentes dependiendo de cada régimen legal nacional. 11) Por lo tanto, esta resolución se centrará fundamentalmente en la definición de público relevante en el caso de marcas notoriamente conocidas establecido en el art. 6bis CP y el art. 16 ADPIC, que han sido ratificados por la mayoría de los países, y a un número limitado de puntos relativos a otros términos legales acuñados, marcas famosas y marcas renombradas, los cuales tienden a ser conceptos más regionales aún cuando están dentro del marco de la Q234. Resuelve que: 1) El público relevante para evaluar si una marca es o no merecedora de la protección pertinente, debe ser siempre delimitado caso por caso, en función de los productos y servicios a los que la marca se aplique. 2) En la determinación del público relevante deberían tenerse en cuenta todas las 6

7 circunstancias pertinentes relativas a su contacto, exposición o interacción con la marca o con los productos o servicios a los que la marca se aplique, tales como: a) edad, género, geografía, cultura, grupos con intereses especiales, educación, especialización/habilidades del comprador, ingresos, necesidades especiales del comprador o usuario, profesión y mercado profesional al que va dirigido; y b) la forma en que los productos o servicios son publicitados, comercializados o vendidos, incluyendo de forma enunciativa el comercio electrónico, Internet, así como otros aspectos de la publicidad, la comercialización y las ventas globales. A) Marcas notorias protegidas por el art. 6bis del Convenio de París y por el art. 16(2) y (3) ADPIC 3) La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (doc. OMPI nº 833) debería seguirse, en sus planteamiento general, para determinar si una marca constituye una marca notoria en un determinado país (parte I) y el ámbito de protección (parte II) que se debe establecer frente a marcas conflictivas (art.4). 4) El público relevante para determinar si una marca es una marca notoria debería ser aquel sector del público general relacionado con los productos o servicios a los que la marca se aplique, en lugar del público en general. Al menos los tres factores siguientes deberían considerarse, uno o más de los cuales podrían aplicarse a un caso en particular, para determinar el sector relevante del público, aunque no deben ser excluyentes de otros posibles factores aplicables: a) Compradores y/o usuarios reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; b) personas relacionadas con los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; y c) círculos empresariales que traten con el tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. 5) En caso de que los productos o servicios a los que se aplique la marca sean comprados, reconocidos o utilizados por el público en general, el público relevante debería ser el público en general 6) A la hora de establecer si una marca es notoria en un sector del público en general relacionado con los bienes o servicios a los que se aplique la marca, debería tenerse en cuenta la prueba que revele que dicha marca es notoria para el público en general. 7) No debería haber un umbral cuantificado sobre el número de personas que forman el público relevante. 8) La presente resolución no prejuzga que se pueda regular en cualquier país una 7

8 protección más amplia para las marcas notorias según se definen en el art. 6bis CP y en el art. 16 (2) y (3)ADPIC. B) Regímenes de protección en supuestos distintos a la confusión 9) Se debería reconocer la terminología como una importante pero difícil variable a la hora de tratar con marcas famosas, marcas notorias y marcas renombradas, con variantes que incluyen el término notoriedad, reconocimiento y similares, así como con las variantes de dichos términos en los diferentes idiomas. Dichos términos son, a menudo, utilizados indistintamente, con poco rigor o con varios significados, pero se encuentran en diferentes lugares dentro de la estructura de la legislación sobre marcas. Para una mayor claridad, el término marcas notorias debe ser utilizado por los legisladores y tribunales como un término legal solo para las marcas mencionadas en el art. 6bis CP y el art. 16 (2) y (3) ADPIC, sin perjuicio de que se confiera a dichas marcas un protección más amplia que la otorgada por estas disposiciones.. 10) Los países deberían tener la libertad de dictar las leyes y decisiones judiciales que estimen pertinentes relativos a la protección ampliada de marcas, utilizando la terminología de su elección. Entre los ejemplos se incluye la protección en supuestos de infracción distintos a la confusión de marcas renombradas en la Unión Europea y otros países, y marcas famosas en los Estados Unidos y otros países. Los países deberían ser libres, también, para definir el público relevante en dichos casos, por ejemplo, el sector del público en general involucrado con los productos o servicios identificados por la marca en el caso de marcas renombradas, y el de público en general para el caso de la norma sobre dilución de EEUU. 8