Resolución. Cuestión Q 233. Periodo de gracia para patentes

Transcripción

1 ExCo Helsinki Versión adoptada 10 de septiembre 2013 Resolución Cuestión Q 233 Periodo de gracia para patentes AIPPI Se observa que: 1) La AIPPI ha estudiado los periodos de gracia para patentes en tres ocasiones anteriores: en la Q75, divulgación previa y uso anterior de la invención por parte del inventor (Congreso de Buenos Aires de 1980, Comité Ejecutivo de Moscú de 1982); y como parte de la Q170, Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (Comité Ejecutivo de Lucerna de 2003). 2) La Q75: la divulgación anterior y uso anterior de la invención por parte del inventor, fue considerada en el Congreso de Buenos Aires de Se obtuvo una resolución que declaró a favor del principio de un periodo de gracia, pero refirió la cuestión al Comité Ejecutivo para su consideración ulterior de los detalles de implantación: 1) [la AIPPI] a) está preocupada por el hecho de que un inventor pueda divulgar públicamente su invención antes de presentar una solicitud de patente, de manera que él mismo se prive de obtener una protección válida de patente; b) reconoce que el Artículo 11 del Convenio de París prevé una protección muy limitada para una divulgación realizada por un inventor en determinadas exposiciones internacionales; c) considera que, en favor del interés público, el inventor debería obtener una mayor protección con respecto a las consecuencias derivadas de una divulgación anterior realizada por él mismo; y d) por lo tanto, considera deseable que cuando una divulgación pública de una invención proceda de un inventor, dicha divulgación pública no se tenga en cuenta al valorar la patentabilidad de la invención, si la primera solicitud de patente es presentada por el inventor o por su causahabiente en un determinado periodo de tiempo a partir de la divulgación, y se declara a favor del principio de introducción de dicho periodo de gracia según los términos y condiciones que deben ser determinados. 2) refiere la cuestión al Comité Ejecutivo para su ulterior consideración. 1

2 3) La Q75 fue considerada de nuevo en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Moscú en 1982, que dio lugar a una resolución a favor de un periodo de gracia de 6 meses para todas las divulgaciones que tengan su origen en el inventor o se deriven del mismo, sin requisito de presentar una declaración: [la AIPPI] se declara a favor del principio de introducción de dicho periodo de gracia en virtud de los siguientes términos y condiciones: 1) Una divulgación que tiene su origen en el inventor o se deriva del mismo no establecerá por sí misma un derecho de prioridad, y no se considerará como parte del estado de la técnica contra los intereses del inventor o su causahabiente si se produce dentro del periodo de gracia. 2) Dicha divulgación incluirá todos los actos de divulgación al público mediante una descripción oral o escrita, mediante el uso, o de cualquier otra forma, independientemente de dónde tenga lugar dicha divulgación. 3) El periodo de gracia corresponderá a los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en caso de reivindicar una prioridad de la Unión, a la fecha de la primera presentación según el artículo 4 del Convenio de París. 4) La carga de la prueba recaerá en el solicitante o en el titular de la patente, quien deberá probar que dicha divulgación tuvo su origen en el inventor o se derivó del mismo. 5) El inventor o su causahabiente se beneficiarán del periodo de gracia sin necesidad de depositar una declaración de dicha divulgación. 6) El periodo de gracia se aplicará a las patentes de invención, certificados de inventor y modelos de utilidad. 4) Se retomó la cuestión del periodo de gracia en la reunión del Comité Ejecutivo de Lucerna de 2003, como parte del estudio del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (Q170). El Comité Ejecutivo acordó una resolución a favor de un periodo de gracia de 12 meses, con una cláusula permisiva respecto a las declaraciones: [la AIPPI] adopta la siguiente resolución: el plazo del período de gracia será de 12 meses antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad, si se reivindica prioridad, es decir, la solicitud de patente deberá ser presentada sin exceder el plazo de 12 meses tras la divulgación pública derivada directa o indirectamente del inventor; una declaración realizada por el solicitante confirmando que tiene derecho al beneficio de ese período de gracia puede ser exigida. 5) El paso del tiempo y los cambios acaecidos en las leyes nacionales relevantes hacen de éste el momento propicio para reconsiderar la cuestión, en particular: a) la aprobación de la AIA (ley Leahy-Smith America Invents Act ) en Estados Unidos, lo cual representa un importante paso de EEUU hacia la armonización global de patentes en muchos aspectos, incluyendo cambios sustanciales en el periodo de gracia; b) las revisiones realizadas en la ley sobre el periodo de gracia en Japón; c) el cambio percibido en la visión de los grupos nacionales respecto a este tema; d) el trabajo del Grupo Tegernsee, constituido por responsables de oficinas y representantes procedentes de Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la EPO, que identificaron el periodo de gracia como uno de los cuatros temas clave para la armonización. 2

3 Se considera que: 1) Algún tipo de periodo de gracia está previsto en la mayor parte de países, pero las leyes nacionales y regionales difieren notablemente con respecto al alcance y duración del mismo. 2) La expresión periodo de gracia se refiere a un periodo de tiempo anterior a la fecha de presentación de una solicitud de patente durante el cual determinadas divulgaciones de la invención, realizadas por el inventor o por un tercero, no se consideran técnica anterior con respecto a la solicitud. Estos tipos de divulgaciones también pueden denominarse divulgaciones no oponibles. 3) Las diferencias en las leyes nacionales y regionales sobre el periodo de gracia generan dificultades e ineficiencia. Los solicitantes con menos conocimientos pueden verse privados de la posibilidad de obtener una protección de patentes válida en todos los países deseados o bien no beneficiarse de la existencia de periodos de gracia en algunos territorios. 4) La cuestión de la armonización de las leyes referentes al periodo de gracia se considera más importante por sí misma que cualquiera de los detalles particulares relacionados con el alcance y el plazo del periodo de gracia. 5) En este punto, resulta adecuado referirse a algunas de las resoluciones anteriores de la AIPPI, en particular en lo que respecta a que: a) Es deseable establecer un periodo de gracia para patentes; b) Un periodo de gracia no establecerá un derecho de prioridad, sino que permitirá excluir del estado de la técnica contra los intereses del inventor o su causahabiente, divulgaciones que se hayan producido dentro del periodo de gracia. 6) La presente cuestión considera aspectos que no habían sido examinados por anteriores resoluciones de la AIPPI, en particular, la política que se esconde tras las leyes existentes, las necesidades de las diversas partes interesadas, y las acciones de terceros que podrían ser cubiertas por el periodo de gracia. 7) La armonización en el periodo de gracia puede ser considerada principalmente según tres posibles direcciones: a) Un periodo de gracia de tipo limitado, que cubra divulgaciones realizadas por el inventor o su causahabiente únicamente durante exposiciones específicas y que cubra divulgaciones realizadas por terceros contra la voluntad del inventor o de su causahabiente; dicho periodo de gracia es similar al establecido por varias leyes existentes, que son conocidas por prever el periodo de gracia más limitado; b) Un periodo de gracia de tipo red de seguridad, que cubra cualquier tipo de divulgación realizada por el inventor o su causahabiente y divulgaciones realizadas por terceros que deriven la invención del inventor o de su causahabiente; esto se considera una red de seguridad, puesto que permite tratar dichas divulgaciones como no oponibles, sin excluir los riesgos para el solicitante de divulgaciones de terceros; como resultado, dicho periodo de gracia de tipo red de seguridad sirve de incentivo para que el solicitante presente una solicitud con la mayor celeridad posible; 3

4 c) Un periodo de gracia de tipo prioridad, que cubra cualquier tipo de divulgación realizada por el inventor o su causahabiente y divulgaciones realizadas por terceros que deriven la invención del inventor o de su causahabiente; así como divulgaciones realizadas por terceros que no deriven del inventor si se producen tras una primera divulgación realizada por el inventor; se considera que este tipo de periodo de gracia crea un derecho de prioridad para el inventor, el cual está protegido respecto a divulgaciones de terceros realizadas tras la divulgación llevada a cabo por el inventor, generando de este modo posiblemente un incentivo para divulgaciones tempranas por parte del inventor, más que un incentivo para una presentación temprana. 8) Una legislación internacional armonizada sobre el periodo de gracia debería alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de los solicitantes de patentes y el público. 9) Para crear este justo equilibrio, es necesario considerar cambios en las áreas de investigación y desarrollo que justifiquen una reconsideración del equilibrio actualmente establecido por las disposiciones nacionales y regionales existentes, en particular, en lo referente a: a) El aumento de la investigación en colaboración; b) La creciente necesidad de disponer de una divulgación temprana de las invenciones para todo tipo de partes interesadas; c) Las dificultades prácticas para evitar cualquier tipo de divulgación efectiva. 10) Con el fin de centrar la atención en el periodo de gracia para patentes, el presente estudio no ha tenido en cuenta la cuestión vinculada de los derechos del usuario anterior. La AIPPI podría extender de forma valiosa su análisis a la cuestión vinculada de los derechos del usuario anterior, de acuerdo con el periodo de gracia armonizado internacionalmente recomendado anteriormente. Se resuelve que: 1) Debería establecerse internacionalmente un periodo de gracia para excluir de la técnica anterior contra los intereses del inventor o su causahabiente, cualquier divulgación al público mediante una descripción oral o escrita, mediante uso, o de cualquier otro modo, realizado por: a) El inventor o su causahabiente, independientemente del hecho de que la divulgación sea intencionada o no; b) Un tercero que derivó el contenido de la divulgación del inventor o de su causahabiente, independientemente del hecho de que dicha divulgación sea producto de un abuso con respecto al inventor o su causahabiente o de que se realizara contra la voluntad del inventor o su causahabiente. 2) El periodo de gracia no excluirá de la técnica anterior: a) Las divulgaciones de un tercero que no se deriven del inventor o de su causahabiente, incluso si dichas divulgaciones se producen tras una divulgación no oponible; b) Las divulgaciones que se deriven de la publicación procedente, por parte de una Oficina de Propiedad Industrial, de una solicitud de registro de derecho de Propiedad Industrial o un registro de derecho de Propiedad Industrial presentados por el solicitante o por su causahabiente. 4

5 3) La duración del periodo de gracia será de doces meses antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, si se reivindica una prioridad, de la fecha de prioridad relevante más antigua. 4) El solicitante o su causahabiente se beneficiarán del periodo de gracia sin necesidad de depositar una declaración de dicha divulgación. 5) El periodo de gracia no tendrá efectos sobre la fecha de publicación de la solicitud de patente. 6) Cuando se cite una divulgación, la carga de la prueba de que dicha divulgación debe ser excluida del estado de la técnica recaerá sobre la parte reivindicando los beneficios del periodo de gracia. 5