MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. LA PROHIBICIONES RELATIVAS EN LA LEY 17/2001 DE MARCAS (ARTS. 6, 7 y 8).

Transcripción

1 LA PROHIBICIONES RELATIVAS EN LA LEY 17/2001 DE MARCAS (ARTS. 6, 7 y 8). Ignacio Gil Osés

2 ANÁLISIS DEL ART. 6 MINISTERIO DE Requisitos de aplicación. Marca anterior. Identidad o semejanza en los signos. Identidad o semejanza en ámbito aplicativo. Riesgo de confusión.

3 ANÁLISIS DEL ART. 6 MINISTERIO DE Supuesto identidad dual. Identidad de signos. Interpretación restrictiva. (STJUE en C-291/2000 LTJ Diffusion SA contra Sadas Vertbaudet SA) un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio Identidad aplicativa. Carácter administrativo de la Clas. de Niza.

4 ANÁLISIS DEL ART. 6 MINISTERIO DE Supuestos letra b). Identidad y/o semejanza en los dos ámbitos (signo/pp-ss-aa). Valoración dinámica/dialéctica. Condiciones necesarias pero suficientes?. Riesgo de confusión (directo o indirecto/asociación).

5 ANÁLISIS DEL ART. 6 DETERMINACIÓN DE LA SEMEJANZA Criterios: Similitud denominativa/fonética. Similitud gráfica. Similitud conceptual. Valoración: Tipo de marcas en conflicto. La distintividad. Elemento dominante (STJUE Matzratzen) y carácter distintivo elemento común (STJUE Thomson Life).

6 ANÁLISIS DEL ART. 6 La semejanza en marcas denominativas. VIENESSA vs. VIENETTA LAVERNO vs. LAVERNOYA MUNDICOR vs. MUNDICOLOR SALSA vs. SALTA/ SALTA AD Ausencia de semejanza TECNINVEST vs. INVESTECH ZARA vs. ZARINA PERFUMERIA

7 ANÁLISIS DEL ART. 6 MINISTERIO DE La semejanza en las marcas gráficas

8 ANÁLISIS DEL ART. 6 La semejanza en marcas mixtas. 1) 2)

9 ANÁLISIS DEL ART. 6 No semejanza en marcas mixtas. MINISTERIO DE LACER vs.

10 ANÁLISIS DEL ART. 6 MINISTERIO DE LA DIMENSIÓN APLICATIVA Condiciones previas: Status de la Clasificación de Niza. Heterogeneidad (clases 9, 35, 36, 45...). Realidad de mercado. Criterios: Naturaleza. Destino/finalidad. Modo de uso. Usuario/consumidor final. Condiciones comercialización.

11 ANÁLISIS DEL ART. 6 EL RIESGO DE CONFUSIÓN Interdependencia de aspectos art. 6.1.b). (STJUE C-39/97, Canon). Valoración global (STJUE caso Sabel,) Distintividad de las marcas en conflicto (STJUE casos Sabel y Lloyd). Riesgo de confusión indirecto o asociación (STJUE caso Sabel).

12 ANÁLISIS DEL ART. 8 LOS SIGNOS NOTORIOS O RENOMBRADOS REGISTRADOS Requisitos clave art. 8.1: Identidad o semejanza de signos. Esquema Rdc? No (Sentencias TJUE C-252/95 Sabel y C-408/01 Adidas) Dimensión aplicativa. aunque sean distintos Uso nueva marca pueda indicar conexión pp. o ss. con titular marca not./renom. Aprovechamiento indebido o perjuicio a la distintividad o al renombre. Uso sin justa causa.

13 ANÁLISIS DEL ART. 8 Aprovechamiento indebido o perjuicio a la distintividad o al renombre. Aprovechamiento indebido notoriedad o renombre. (apropiación ilegítima de imagen calidad/goodwill) Aprovechamiento indebido de la distintividad. (apropiación ilegítima de originalidad de marca (inicio o resultado uso)) Perjuicio a la distintividad (dilución o aguamiento ) Perjuicio al renombre o notoriedad (asociación a aspectos no deseados/negativos) ( SSTS 20/12/2004, 21/01/2008 y 23/06/2009, entre otras)

14 ANÁLISIS DEL ART. 8 LA PRUEBA 2 elementos en art. 8.2 y 3: Dimensión económica. Volumen de ventas/intensidad. ( qué p/s? qué mercado?) Duración. Alcance geográfico. (totalidad territorio español/ mercado específico?). Tipo de documentación y valoración. Correlación dinámica entre: Grado similitud del campo aplicativo nuevo signo y Grado de conocimiento del signo que reclama notoriedad o renombre.