COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS

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1 COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS

2 AUTORES 2002 Salvador Ferrandis González Antonio Selas Colorado José Abad Revenga PINTÓ RUIZ & DEL VALLE Abogados & Economistas EDITOR Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.A. Consell de Cent, BARCELONA Tel Fax info@difusionjuridica.com NIF: A Depósito Legal: B-21376/2002 ISBN: DISEÑO Y MAQUETACIÓN Armand Gràcia Salas David Pulido Vicente IMPRESIÓN Grup 4, S.A. No está permitida la reproducción de esta obra, ni su transmisión en forma o medio alguno, sea electrónico, mecánico, fotocopia, o de cualquier otro tipo sin el permiso previo y por escrito del editor. DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD, S.A. no comparte necesariamente los criterios manifestados por los autores en los trabajos publicados. La información contenida en esta publicación constituye únicamente, y salvo error u omisión involuntarios, la opinión del autor con arreglo a su leal saber y entender, opinión que subordina tanto a los criterios que la jurisprudencia establezca, como a cualquier otro criterio mejor fundado. Ni el editor, ni el autor, pueden responsabilizarse de las consecuencias, favorables o desfavorables, de actuaciones basadas en las opiniones o informaciones contenidas en esta publicación.

3 COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS Salvador Ferrandis González Antonio Selas Colorado José Abad Revenga -Abogados- PINTÓ RUIZ & DEL VALLE Abogados & Economistas

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5 Comentarios a la Ley de Marcas PRÓLOGO Cuando una persona debe pronunciar una conferencia, suele recurrir a otra que lo presente, aunque la presentación no sea precisa. Del mismo modo, es frecuente que cuando alguien publica un libro, recabe que otra persona efectúe la presentación de la correspondiente obra científica, aunque igualmente- no resulte necesario. En este caso, mi amigo Javier del Valle (prestigioso Letrado) me solicita que redacte el prólogo de estos Comentarios a la Ley de Marcas ; tarea que acepto gustoso por varios motivos. En primer lugar, por la amistad que me une con este Abogado, que ha consagrado su vida profesional al Derecho de la Propiedad Industrial. Y, en segundo lugar, porque la nueva Ley de Marcas de 7 de Diciembre de objeto de este libro- merece la atención de cualquier jurista, que se dedique al Derecho de la Propiedad Industrial. Sin duda alguna, la Ley de Marcas de necesitaba un aggiornamento ; sin embargo, nuestro legislador prefirió derogar la misma y promulgar una nueva Ley. En apoyo de esta promulgación se han esgrimido varios argumentos: la adaptación del Derecho español a la primera Directiva Comunitaria sobre Marcas de 21 de Diciembre de 1.988; la incorporación a nuestro Ordenamiento del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relativos al comercio internacional (ADPIC) y, finalmente, la incorporación del Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento. No obstante, tampoco cabe olvidar un objetivo ulterior, a la hora de promulgar la nueva Ley de Marcas: el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Junio de 1.999, que declaró la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la anterior Ley de Marcas. Pues bien, el libro que prologamos sigue como no podía suceder de otra manera- el esquema de la nueva Ley de Marcas. A través de los diez títulos que integran esta Ley, se analizan -de manera individualizada- los correspondientes artículos. A lo largo de esta obra no sólo se efectúa un -5-

6 Comentarios a la Ley de Marcas minucioso análisis de las correspondientes disposiciones, sino que también se van destacando las novedades que introduce la Ley de Marcas. Así, al comentar el Art. 1º -ámbito objetivo de la Ley- se subraya la desaparición del rótulo de establecimiento. De suerte que la nueva Ley de Marcas sólo va a regular dos signos distintivos: la marca y el nombre comercial. Por lo demás, en punto al concepto de marca, la nueva Ley, siguiendo el sistema mixto, define la marca y completa el concepto de este signo distintivo, con un catálogo abierto de signos que, prima facie, se consideran más apropiados para ser registrados como marca. En todo caso, me llama la atención el seguimiento que se efectúa respecto al Derecho Comunitario o, por mejor decir, del Reglamento sobre la marca comunitaria. Si seguimos pasando revista a la obra que prologamos, observamos como al analizar el Art. 20 de la nueva Ley, se destaca la desaparición del examen de oficio, que efectuaba la Oficina Española de Patentes y Marcas, en relación a las prohibiciones relativas. Aunque los autores no parecen ser críticos con esta supresión, es innegable que el examen de oficio global que venía efectuando hasta la fecha la citada Oficina Española de Patentes y Marcas- incrementaba el nivel de protección de las pequeñas empresas; así como de los consumidores. En efecto, se aseguraba que no convivirían en el mercado signos que, por su identidad o semejanza, pudiesen originar un riesgo de confusión. Confiemos en que el nuevo sistema, aunque es muy dudoso, mantenga esos niveles de protección. En punto al procedimiento de registro, se efectúa un análisis de la figura de la restitutio in integrum (restablecimiento de derechos); figura novedosa en nuestro Derecho de Marcas. También resulta novedosa la suspensión del procedimiento de tramitación de la marca, cuando la oposición se basa en una simple solicitud de registro, o cuando se hubiese entablado una acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente. En fin, representa una innovación en el Título III la admisión del arbitraje, como medio de solventar eventuales oposiciones apoyándose en las -6-

7 Prólogo prohibiciones relativas- que se formulen frente a la solicitud de registro de marca. Si la actividad desarrollada por la Oficina Española de Patentes y Marcas no incurre en dilaciones, tal vez esta importante novedad del arbitraje no tenga mucho éxito. De todos modos, no hay que olvidar que el arbitraje podría contribuir a disminuir el número de recursos contencioso-administrativos en materia de marcas: la mayor parte de estos litigios encuentran su raíz en el conflicto entre la marca que se pretende registrar y otra marca preexistente. Si nos trasladamos al Título V de la Ley de Marcas, relativo al contenido del derecho de marca, vemos que en esta obra se subraya la tendencia a reforzar la protección que se dispensa a la marca renombrada, en el ámbito del contenido del derecho de exclusiva. En efecto, en el Art. 34 de la nueva Ley, se consagra una excepción a la regla de la especialidad: este principio no se aplica al perfilar el contenido del derecho de exclusiva sobre una marca renombrada. Marca que es definida en el Art. 8 de la Ley, diferenciándola de la marca notoria. Ahora bien, en relación con el contenido del derecho de marca hay que destacar que en materia de accionesse ha reforzado la posición del titular de la marca. En efecto, el Art. 43 prevé la indemnización del 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor, sin necesidad de prueba alguna. Este precepto, que quiebra la tesis jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, según la cual hay que probar la existencia de los daños y perjuicios, será objeto en el futuro de múltiples controversias. En este Título V, concretamente en el Capítulo IV, se contempla la marca como objeto del derecho de propiedad. Después de considerar el principio de la cesión libre de la marca, el Art. 47 consagra una excepción al mismo: la transmisión in totum de la empresa. En este caso, el empresario transmitente de la totalidad de la empresa no puede reservarse la titularidad de las marcas, salvo que así se haya pactado expresamente. Por lo demás, no hay que olvidar que, a la hora de solicitar la inscripción de modificación de derechos de marcas, ya no es necesario aportar el documento público, sino que puede aportarse un documento privado e -7-

8 Comentarios a la Ley de Marcas incluso un documento de transferencia; circunstancia que en determinados casos- no facilita la transparencia contractual. En fin, debemos subrayar que estos Comentarios a la Ley de Marcas, tienen una finalidad eminentemente práctica. Los mismos han sido redactados por Abogados que, cotidianamente, tienen que enfrentarse ante los Tribunales de Justicia, con problemas derivados del Derecho de Marcas. Por eso, al estudiar cada artículo exponen los diferentes problemas que el mismo plantea, apoyándose en las correspondientes citas doctrinales o jurisprudenciales. Y, a este respecto, hay que destacar que los autores del Comentario han efectuado una selección de la doctrina, así como de las sentencias, a la hora de redactar el mismo. Es más: incluso manejan documentos de gran interés; como por ejemplo, el Diario de Sesiones del Congreso, en el que se recogían intervenciones de diversos especialistas sobre el Proyecto de Ley de Marcas. En suma, el libro prologado resultará de utilidad no sólo para Magistrados, Jueces, Abogados y funcionarios, que cada día tienen que resolver los problemas que se suscitan en el mundo de las marcas. También, cualquier estudioso del Derecho de Marcas y del Derecho de la Propiedad Industrial, encontrará en estos Comentarios a la Ley de Marcas interesantes opiniones, que sin duda alguna- contribuyen a esclarecer los problemas en esta materia. Por eso, sólo me resta felicitar a los autores de esta obra, ya que con la misma se enriquece la bibliografía en este importantísimo sector del Derecho de la Propiedad Industrial. Prof. Dr. Carlos Lema Devesa -8-