SENTENCIA núm.111/07

Transcripción

1 JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Num. Uno Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.69/2007 Parte demandante: ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPAÑY Procurador: Juan Carlos Olcina Fernández.- Abogado: Fco. Javier Márquez Martín Parte demandada: ENTREPRISE RENT-A-CAR SL Procurador: Enrique De La Cruz Lledo Abogado: Mª Antonia Moreno Ramis SENTENCIA núm.111/07 En Alicante, a 12 de Julio de 2007 Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria Num Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 69/2007 promovidos a instancia de ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPAÑY representado/a por el/la Procurador/a Sr/a Juan Carlos Olcina Fernández. y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. Fco. Javier Márquez Martín contra ENTREPRISE RENT-A- CAR SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a.Enrique De La Cruz Lledo y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a Mª Antonia Moreno Ramis,sobre infracción de marca comunitaria ANTECEDENTES DE HECHO Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, que en esencia se concretan en el uso sin autorización de la marca de la actora, solicitaba que se dictara sentencia en la que: 1) DECLARE que ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY como titular de las marcas comunitarias número : ENTERPRISE (denominativa), número : e ENTERPRISE (figurativa), y : e ENTERPRISE (figurativa), todas ellas para las clases 12, 36 y 39, ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de las mismas en el tráfico económico en relación con los productos que distinguen. 2) DECLARE que la denominación social ENTERPRISE RENT A CAR, S.L. de la demandada, cuyo objeto social es el alquiler de vehículos, infringe los derechos exclusivos de la actora al uso de las marcas comunitarias citadas. 3) DECLARE que el uso del dominio por parte de ENTERPRISE RENT A CAR, S.L. infringe los derechos exclusivos de la actora al uso de las marcas comunitarias citadas. 4) DECLARE, subsidiariamente, y para el caso de no estimarse la identidad absoluta entre las marcas comunitarias de la actora y la denominación social y el nombre de dominio de la demandada, que éstos son susceptibles de crear confusión en cuanto al origen de los productos y servicio prestados. 5) Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENE a ENTERPRISE RENT A CAR, S.L. a: a. A estar y pasar por las precedentes declaraciones. b. A variar su denominación social, suprimiendo de ella el vocablo "ENTERPRISE", sustituyéndolo por otro u otros de su libre elección que no guarden semejanza alguna gráfica o fonética con el denominativo "ENTERPRISE" constitutivo de las marcas comunitarias números y de la entidad demandante, llevando a cabo a tal efecto, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 1

2 notificación de la sentencia, las oportunas modificaciones, tanto en sus estatutos sociales, como en el asiento correspondiente a dicha compañía en el Registro Mercantil de Palma. c. A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la denominación social "ENTERPRISE RENT A CAR, S.L." retirando del tráfico económico cuantos documentos de publicidad o negocio, materiales o productos de cualquier clase sirvan de soporte a dicha denominación social y a través de los cuales se haya materializado la violación del derecho de marca. d. A cesar y abstenerse de toda utilización actual o futura, como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, del denominativo "ENTERPRISE", o de cualquier otro que tenga con él semejanzas gráficas o fonéticas en relación con productos, actividades o establecimientos que guarden relación con los productos distinguidos por las marcas ENTERPRISE, y E ENTERPRISE de la entidad actora. e. A renunciar al nombre de dominio " procediendo a su cancelación f. A suprimir de su página web, de su nombre de dominio y de su dirección de correo electrónico, todo signo que incluya la denominación ENTERPRISE o similares que puedan inducir a asociación o confusión de los consumidores. g. Al pago de las costas de este procedimiento. Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y resueltas las cuestiones de orden procesal al desestimarse la excepción de cosa juzgada en la forma que consta en el soporte audiovisual, se interesó por las partes la práctica de la prueba documental e interrogatorio, admitiéndose la primera y denegándose la segunda, y al no impugnarse su autenticidad, de conformidad con lo dispuesto en el art º LEC y tras un trámite para valoración e informe, quedaron los autos para sentencia, sin previa celebración de juicio Cuarto - En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero: La demanda que da origen al presente litigio tiene por objeto la protección de las marcas comunitarias denominativa No ENTERPRISE; figurativa nº e ENTERPRISE y figurativa nº e ENTERPRISE inscritas a favor de la actora, la mercantil americana ENTERPRISE RENT A CAR Company frente a la actuación de la demandada, la mercantil ENTERPRISE RENT A CAR SL, por entender, de manera extractada, que el uso por la demandada, sin autorización, del signo ENTERPRISE en su denominación social, en la pagina web para distinguir su actividad en el mercado y como nombre de dominio -car.com, implican una infracción de su derecho de exclusiva, al concurrir identidad de signo e identidad aplicativa, o en todo caso inducir a confusión, por lo que, al amparo del art 9 y 14 del Reglamento de Marca Comunitaria 40/1994 (RMC, en adelante) y art 34, 40 y 2

3 concordantes de la Ley 17/2001, de Marcas (en lo sucesivo, LM) solicita la declaración de la violación del derecho de exclusiva de la marca comunitaria, y en consecuencia las pretensiones declarativas, de cesación, prohibición futura, remoción y cambio de denominación social en los términos que figuran trascritos en los antecedentes Por la demandada en su contestación se opone, en síntesis, por los siguientes motivos: 1º) litispendencia o cosa juzgada; 2º) niega que la actora se dedique al alquiler de vehículos, que tenga implantación en el ámbito europeo y que la demandada tuviese conocimiento de la existencia de la actora; 3º) que lo registrado es un logo que no crea confusión con la demandada; 4º) que no se ha acreditado el uso de las marcas comunitarias en Europa y 5º) que la actuación de la actora es un manifiesto abuso de derecho Segundo.- La excepción procesal de cosa juzgada, una vez admitido que el pleito seguido en su día por las mismas partes ante el Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca es firme, fue rechazada en la audiencia previa, momento procesal oportuno; decisión pronunciada oralmente, como impone el art 210LEC, ya fundamentada y contra la que se interpuso el correspondiente recurso de reposición, también desestimado en igual forma. Sin perjuicio de la remisión a lo dicho en ese acto procesal, reiterar que no cabe por las siguientes razones: a) no concurrir la triple identidad del art LEC y b) no entrar en juego el art LEC a) Respecto de lo primero, la cosa juzgada material tiende a garantizar la seguridad y la paz jurídica, pues de no existir esta institución se prolongarían indefinidamente los procesos generándose sucesivas resoluciones sobre idéntica problemática que podrían resultar contradictorias, lo que vulneraría la legítima expectativa de los ciudadanos que acuden a los tribunales de justicia a obtener una respuesta única e inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia, tal como se ha puesto de manifiesto por el Tribunal Constitucional (SSTC 77/1983, 221/1984, y 242/1992, entre otras). El derogado artículo 1252 del Código Civil, estableció que para apreciar la existencia de cosa juzgada en un juicio, es necesario que entre el caso resuelto por sentencia y aquel en que ésta sea invocada concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. La exigencia de las tres identidades clásicas en los elementos «personal», «real» y «causal» en los dos procesos, ha sido puesta de manifiesto por unánime doctrina jurisprudencial, cuya cita resulta ociosa, para cuya constatación «es necesario un juicio comparativo entre la sentencia precedente y las pretensiones del posterior proceso... requiriéndose una semejanza real que produzca contradicción evidente entre lo que se resolvió y lo que de nuevo se pretende, de tal manera que no puedan existir en armonía los dos fallos» (sentencia del Tribunal de 25 de junio de 1982, citada por la de 26 de mayo de 2004) y se recoge en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que entiende la cosa juzgada como un instituto de naturaleza procesal, regulándola en el artículo 222, en el que se dispone que la cosa juzgada de las sentencias firmes «excluirá, conforme a la Ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo», En el caso que nos ocupa entre e pleito anterior (juicio ordinario 202/2005 del JM de Palma de Mallorca) y el presente hay identidad de partes pero no de i) objeto ni de ii) causa de pedir. Respecto de lo primero, la pretensión allí interesada era la protección del nombre comercial no registrado notorio entreprise y aquí la protección de las marcas comunitarias enumeradas ut supra; derechos de propiedad industrial distintos y no 3

4 confundibles, con su propio régimen jurídico: que compartan consecuencias derivadas de la infracción no empece la conclusión de que sean distintos uno y otro Respecto de la causa de pedir, es decir, el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la actora (STS 3/5/2000 y 19/6/2000) serán los previstos en la presente demanda en el RMC 40/1994 y por remisión la Ley de Marcas española; en cambio, en el anterior pleito, el fundamento que sirvió de base para reclamar era el art 8 del CUP y el art 9.1.d de la LM El que de pasada se indicasen los títulos marcarios de la actora no desdice lo anterior, pues basta con la lectura de la demanda y sobre todo de las sentencias aportadas para comprobar que ello no constituyó ni el objeto ni el fundamento de la pretensión y de la decisión b) La LEC tras indicar que la cosa juzgada de las sentencias firmes «excluirá, conforme a la Ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo», especifica en su apartado 2 que la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de la Ley, referidos a la alegación de compensación y de la nulidad del negocio jurídico en que se funda la demanda. El párrafo segundo del citado apartado 2 del artículo 222 indica lo siguiente: «Se considerarán hechos nuevos y distintos en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegaciones en el proceso en que aquellos se formularen». Tal disposición debe ponerse en relación con el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que bajo el epígrafe «Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos», dispone: «1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior. La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a la contestación. 2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste». La nueva ley recoge la doctrina jurisprudencial de que «la cosa juzgada cubre lo deducido y lo deducible», en el sentido de que no se impide que la cosa juzgada despliegue su eficacia por la nueva circunstancia de que los litigantes aduzcan argumentos o razones que no esgrimieron en el primer proceso pero que ya existían en la fecha de la interpelación judicial. Precepto el que se sustenta la demandada, pero que aquí no entra en juego por los siguientes motivos: i) se refiere a hechos y fundamentos de derecho o títulos jurídicos, no a pretensiones o peticiones (SAP de Zaragoza 25/3/2004), que aquí son distintas y ii) en todo caso es indispensable que esos hechos y los fundamentos jurídicos alegados en el juicio posterior hubiesen podido alegarse en el anterior; circunstancia que aquí no era posible pues el actor no podía hacer valer ante el Juzgado de Palma los derechos derivados de la marca comunitaria al ser objetivamente incompetente, por ser el único competente este Juzgado como Juzgado de marca comunitaria y por ende no acumulables a las ejercitas en el primer juicio ( art LEC en relación con art 86 bis LOPJ y 92RMC) 4

5 Tercero.- Se desliza en la contestación a la demanda (fundamento jurídico tercero) la falta de uso de la marca por la actora, sin indicar la sanción que ello acarrea (caducidad), que es la prevista en el art 15 y 50 del RMC. Conforme al artículo 95 del RMC los tribunales de marcas comunitarias repuntaran válida la marca comunitaria, a no ser que el demandado impugne su validez mediante demandada reconvencional por caducidad o por nulidad (apartado 1º) añadiendo el apartado 3º que la excepción de caducidad o de nulidad, presentado por via que no sea la de la demanda de reconvención, solamente es admisible en los supuestos en los que el demandado alegue que: i) el titular de la marca comunitaria podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o ii) que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado Hay que rechazar tal alegación defensiva por motivos de forma y de fondo Respecto de lo primero, si lo que pretendía era invocar la caducidad de la marca comunitaria, así debería haberse indicado y formalizado la correspondiente demanda reconvencional (art 92 y 96 RMC) o la correspondiente excepción ( art 95.3 RMC), pues es carga de la parte demandada su alegación en contestación ( art LEC, aplicable por remisión del art 97RMC), como algo distinto a la mera negación de hechos (prevista en el art 405.2LEC). Si no es así no cabe, ni siquiera, plantearse si concurre el supuesto de hecho previsto en el Reglamento. Ello es una consecuencia no solamente del artículo 24 de la Constitución Española a fin de evitar cualquier indefensión a la parte actora, que no ha podido formular alegaciones al respecto, sino por imperativo del artículo 95 del RMC citado En todo caso, en cuanto al fondo, dejando sentado que lo relevante no es el uso en España sino en la Unión Europea ( art 1 y 15 RMC) y que el uso con el consentimiento por el titular se entiende como uso por este (art 15.3RMC), no cabe hablar de uso insuficiente de la marca la vista de la abundante documental aportada en la demanda cuya autenticad no ha sido impugnada, y de la que se desprende, en apreciación valorativa que corresponde al juzgador ( art 326LEC), que se emplea de manera profuso en varios países de la Unión: Irlanda, Alemania e Inglaterra, Gales y Escocia, tanto en Internet, con paginas web como de manera convencional. Así no se niega en la audiencia previa la existencia de paginas web de las filiales de la actora en Irlanda y Alemania, en el que se usa la marca para publicitar e identificar los servicios de alquiler de coches ( doc num 20 a 22) ya bastante para apreciar el uso. Además añadir los doc num 8, 9 a 11, 13, 17 a 19 corroborados con lo que se acaba de decir delas web de las filiales y otros ajenos por completo a la web de que actora como los doc num 14, 15, 16 y la abundante documentación que advera el uso de la marca para publicitar los servicios de alquiler de coches en los mentados países europeos ( doc num 23 a 33) sin que el alguno no este traducido (subsanado en algunos casos en la audiencia previa) impida su valoración, ya que lo relevante no precisa de traducción y se aprecia sin necesidad de ésta Cuarto.- En cuanto a la existencia de infracción marcaria, son antecedentes fácticos relevantes los siguientes, que se deducen de la admisión de hechos en contestación y audiencia previa (en la fijación de hechos incontrovertidos) y en todo caso de la documental aportada a autos i) la actora es titular de las siguientes marcas comunitarias: a) Marca comunitaria número : ENTERPRISE, denominativa, solicitada el 1/4/1996 y registrada el 1/12/1998, en vigor, para las clases 12 (vehículos y aparatos de locomoción terrestres y sus partes), 36 (servicios de seguros y financiación relacionados con vehículos) y 39 ( entre otros, servicios de alquiler de vehículos, 5

6 leasing, alquiler con derecho a compra, etc.) ( doc número 4 impresión página Web de la OAMI) b) Marca comunitaria número : e ENTERPRISE, figurativa, en vigor, para los mismos productos y servicios de las clases 12, 36 y 39; fue solicitada el 1 de abril de 1996 y concedida el 1 de diciembre de 1998 (doc número 5 impresión de la página Web de la OAMI) c) Marca comunitaria número : e ENTERPRISE, figurativa, en vigor, para las clases 12, 36 y 39; fue solicitada también el 1 de abril de 1996 y concedida el 1 de diciembre de 1998 ( doc número 6 impresión de la página Web de la OAMI) Las marcas figurativas están constituidas por la palabra enterprise en minúscula sobre fondo negro, en el caso de la MC y blanco en el caso de la MC , precedida en ambos caso de la letra e estilizada con un doble trazo que evoca una carretera, tal y como se reproduce (la primera de ellas) ) ii) La mercantil demandada ENTERPRISE RENT A CAR, SL fue constituida el 15 de abril de 1998, siendo su Administradora y socia única natural de Escocia y su objeto social es El alquiler de toda clase de vehículos sin conductor, tanto de tracción mecánica como no ; hechos admitidos ( y doc número 36 información Axesor) iii) la demandada tiene su domicilio social y base de operaciones en el municipio de Calviá, que es un municipio turístico de la isla de Mallorca, con presencia abundante de turismo inglés y alemán, que al ser hecho notorio no precisa prueba (además documento número 37 y 38) iv) La demandada emplea una página Web que puede consultarse en inglés, alemán y español ( hecho admitido en la audiencia previa y documento número 40 y los aportados en la audiencia previa) en los que aparece la palabra enterprise sin rent a car que conforma su denominación social, sino sólo de la palabra cars (coches) y la leyenda Usted tiene la seguridad de confiar en una compañía con más de 20 años de experiencia en el mercado de alquiler de vehículos sin conductor cuando se trata de una empresa que opera desde Quinto.-Los hechos descritos realizados por la demandada constituyen un ataque a las marcas comunitarias de la actora, que le confieren un derecho exclusivo ( art 5.1 de la Directiva 89/104/CEE); exclusividad que entronca con la función esencial de la marca como signo indicador del origen empresarial de los productos y servicios (TJCE en sentencia de 29 de abril de 2004 Björnekulla Fruktindustrier AB contra Procordia Food AB). Derecho de exclusiva que en su vertiente positiva implica ese derecho de usar de ella en el tráfico económico (como recoge expresamente el art 34.1 de la Ley española de marcas 17/2001) y que en su vertiente negativa configura el llamado ius prohibendi, por el que está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca 6

7 comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca ( Art 9.1 RMC),sin necesidad de plantearse, a estos efectos, si se trata la marca de la actora es una marca notoriamente conocida en la Comunidad contemplada en el art 9.1.c) RMC ya que la superación del principio de especialidad que implican esas marcas no es relevante aquí desde el momento en que los servicios protegidos por la marca de la actora y los llevados a cabo por la demandada sin su autorización son idénticos (alquiler de coches). En cuanto a la marca denominativa de la actora, el uso de entreprise por la demandada en su denominación social y en su pagina web conlleva la aplicación del art 9.2 RMC (ofrecer, comercializar servicios) en relación con el art 9.1.a) trascrito, dado que se usa en el tráfico económico un signo idéntico al que tienen la actora registrado en servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la actora está registrada, pues la mención cars o Rent a car por ser descriptiva debe descartarse al carecer de distintividad Esa doble identidad (de signo y de productos) implica necesariamente infracción marcaria, ya que en tal caso no es preciso el riesgo de confusión, dado que la protección es absoluta, como recoge el Considerando 7º del RMC y en igual sentido el precedente art 5.1ª de la Directiva. Dice la sentencia TJCE de 12 noviembre 2002, Arsenal Football club al respecto " para que esta función de procedencia que constituye la función esencial de la marca sea efectiva, es necesario que el titular de la marca esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca.a este respecto, el décimo considerando de la Directiva destaca el carácter absoluto de la protección concebida por la marca en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios y aquéllos para los cuales se registró la marca.de igual manera, STJCE de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusión Respecto de las otras marcas figurativas ( y aunque se entendiese en cuanto a la denominativa que al incluir esos términos el demandado no son idénticas) aunque no haya identidad absoluta de signos, nos encontramos en un conflicto de signos cuasiidénticos (desde el punto de vista visual, conceptual y fonético) ya que en las marcas figurativas de la actora como elemento dominante y distintivo aparece el denominativo entreprise (por su tamaño que es lo que más impronta produce y se retiene en la memoria y porque a la hora de adquirir los servicios designados el público solicitará los indicados por la denominación y no por su logo) y servicios idénticos, generadores de confusión y por ende, también ilícitos (art 9.2 en relación con art 9.1.b RMC), ya que es evidente el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI Petit Liberto [Fifties] y de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI Karlsberg Brauerei ) atendiendo a la percepción del consumidor europeo (al ser la prioritaria la marca comunitaria) medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz (STJCE de 16 de julio de 1998 Gut y la STJCE de 22 de junio de 1999) poniendo de relieve que para atender a su reacción debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, 7

8 sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (STPICE de 17 de marzo de 2004, El Corte Ingles SA /OAMI-MUNDICOR) Semejanza entre los signos controvertidos que no ofrece dudas, ya que la diferencia existentes por incorporar el signo de la demandada las expresiones rent a car, o cars no tienen, por su carácter descriptivo, carga distintiva que lo otorgue fuerza diferenciadora frente a las marcas comunitarias de la actora e igual acontece con el nombre de dominio por la añadidura de la partícula com. que es común a todos los nombre de dominio de ese nivel, pues en ningún caso esos términos adicionados son principales ni dominan por sí solo la imagen de ese signo que el público destinatario guarda en la memoria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Corcord GMBH / OAMI y de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI Star TV (STAR TV), sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI Sadia (GRUPO SADA)] al aparecer como indudable que el elemento dominante es el termino entreprise, idéntico al signo marcario comunitario prioritario Por ello no se alcanza a comprender la alegación de abuso de derecho por parte del infractor que se imputa a quien como titular de un signo registrado acude ante los tribunales para exigir la protección que le otorga el ordenamiento jurídico, sin que sea necesario plantearse para la existencia de infracción marcaria la mala fe de la demandada Sexto.- Las consecuencias derivadas de la infracción marcaria se contemplan en el artículo 98 RMC, que debe necesariamente completarse con lo previsto en la Ley española 17/2001 de Marcas (a la que se remite los artículos 14 y 97 del RMC) A la vista de dicha regulación hay que afirmar que proceden las pretensiones declarativas, de cesación, abstención futura y remoción, con las específicas de modificación de denominación social y cancelación de nombre de dominio sobre las que se centra la demanda, puntualizando que la formula genérica o de cualesquier signo que tenga con él semejanzas gráficas o fonéticas o similares que puedan inducir a asociación o confusión empleada en el suplico la rechaza el Tribual Supremo en la sentencia de 3 de marzo de 2004 al decir que constituye,o bien una condena inaceptable en cuanto previsión de un supuesto hipotético que no se sabe si llegará a producirse, o bien una mera declaración genérica innecesaria, que nada aporta a la pretensión ejercitada, y por ello no puede servir de fundamento al recurso En cuanto a la primera, ya ha sido enjuiciado en varias ocasiones por este Juzgado la colisión que tiene lugar entre marca comunitaria de la actora y denominación social de la demandada y que se deriva porque nos encontramos ante signos distintivos que operan en ámbitos distintos: la marca (art 4 RMC) identifica y distingue el origen empresarial de servicios y productos en el mercado y la denominación social identifica a una persona jurídica en el tráfico jurídico. Al no cuestionarse abiertamente tal posibilidad por la demandada baste con decir que es imprescindible que el uso de esa denominación idéntica o confundible con la marca registrada se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ( art 12) y ello solamente lo es si no se hace a título de marca o en condiciones en que no genere riesgo de confusión. Al respecto hay que traer a colación las reflexiones contenidas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Gran Sala), de 16 noviembre 2004 Anheuser-Busch. Cuestión prejudicial. Asunto C-245/2002. al interpretar el art 16 y 17 ADPIC y el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (correlativo al art 12RMC y 37LM) en la que, tras afirmar que la declaración conjunta Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas no tiene alcance jurídico vinculante al no forman parte 8

9 integrante del texto legal, indica que El requisito de «práctica leal» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (véase la sentencia de 7 de enero de 2004 [TJCE 2004\4], Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec. p. I-0000, apartado 24 y jurisprudencia citada). Por tanto, se trata básicamente del mismo requisito que establece el artículo 17 del Acuerdo ADPIC (LCEur 1994\4997). 83. En este sentido, es necesario señalar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso del nombre comercial por el tercero denota un vínculo entre los productos del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca de cierto renombre en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos.. O sea, no será conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial servirse de ese nombre en el mercado para identificar los productos y servicios y por ello, con carácter general, ese tercero que ha elegido esa denominación deberá evitar que ocupe un lugar destacado en los productos, en su presentación o publicidad o servirse de la misma de cualquier modo que pueda generar riesgo de confusión. En el caso presente aparece empleada la denominación social de la demandada ( posterior a la solicitud de marca comunitaria) en la pagina web de manera destacada, y asi se presenta en el mercado, pues así consta en las guías virtuales buscadores de servicios de Palma de Mallorca ( doc num 38 a 40), por lo que hay que concluir que no se limita su uso como señal de identidad jurídica, o sea para individualizarse en el tráfico jurídico como centro de imputación de derechos y obligaciones, sino que se sirve del mismo como signo de identificación en el mercado de los servicios que ofrece, siendo un uso generador de confusión en el mercado. Por tal motivo, procede acceder a lo interesado y ordenar el cambio de denominación social por otra que no contenga el término entreprise; posibilidad prevista de manera expresa en derecho marcario español (Disposición Adicional 17ª de la Ley española de Marcas de 2001), recogiendo la línea avanzada en algunas sentencias del Tribunal Supremo español, resumida en reciente sentencia de 18 de mayo de 2006 Y en cuanto a lo segundo también se ha pronunciado este Juzgado (entre otras sentencia de 20/11/2006, asunto 594/2006, SERCO GESTION DE NEGOCIOS SL contra SERCO ENRIQUE GARCIA BARRIONUEVO SERVICIO DE CONSULTORIAS SL) en la que se dice que ese comportamiento - registro y uso del nombre dominio idéntico o confusorio con el signo marcario registrado- es constitutivo de infracción marcaria incurso en el art. 9 RMC, dado que se ha realizado un uso de un signo marcario ajeno en el tráfico económico, sin autorización, pues se usa el nombre de dominio para identificar en Internet los servicios que comercializa o presta. El RMC establece en el art. 9.2 un catálogo de actos que se pueden prohibir, haciéndolo de manera enunciativa y el realizado por el demandado se puede englobar en el de ofrecimiento de los servicios con el signo confusorio o su utilización en la publicidad. Aunque no se refiera de manera específica el RMC al uso del signo en redes de comunicaciones telemáticas y como nombre de dominio, el apartado 2 del art. 9 no es un número clausus, y ya ha dicho este Juzgado (sentencia de 11 de Marzo de 2005, autos 22/2004, PFIZER INC contra RICHARD ADLER) que es evidente que el 9

10 derecho de exclusiva atribuye al titular de la marca impedir que ésta o un signo confundible se utilice como nombre de dominio por un tercero sin su consentimiento, como así ya aparece recogido en las legislaciones europeas nacionales posteriores al Reglamento comunitario, como la Ley española 17/2001, de marcas (art e),aplicable en lo no previsto en el RRM ( art RRM) y en derecho comparado, como la Federal Trademark Act modificada en 1999 en la que introduce una nueva sección que tipifica expresamente la usurpación de marca mediante un nombre de dominio, siendo criterio unánime en la jurisprudencia española (entre otras, SAP de Barcelona de 23 de abril de 2001 y SAP de Zaragoza de 24 de septiembre de 2002) que el registro como nombre de dominio de una marca ajena implica violación del derecho de marcas La asignación administrativa no legitima la actuación de la demandada, ya que la asignación, que confiere a su titular el derecho a su utilización, estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan, así como a su mantenimiento en el tiempo, y entre los primeros está el respeto de los derechos de propiedad industrial, como se deduce del art 11.2 de la Orden ITC/1542/2005, de 19 mayo 2005, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es») al decir La autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio que incluyan términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden público y aquellos cuyo tenor literal pueda vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas o el derecho de propiedad industrial, atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre, o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal, que viene a desarrollar la previsión de la Disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, apartado 4 conforme a la cual La responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio de acuerdo con las leyes, así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial, corresponde a la persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio, en los términos previstos en esta Ley. La autoridad de asignación procederá a la cancelación de aquellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre que así se ordene en la correspondiente resolución judicial, sin perjuicio de lo que se prevea en aplicación del apartado ocho (sistema de solución extrajudicial) de esta disposición adicional. Y expresamente así lo dice el art 12.5 de la citada Orden: El derecho a la utilización del nombre de dominio estará condicionado al respeto a las obligaciones contenidas en este apartado decimotercero, a las normas recogidas en el apartado undécimo y al mantenimiento de las demás condiciones aplicables Séptimo - Las costas causadas se imponen a la parte demandada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO Que estimando la demanda interpuesta por FIBERTEX A/S contra FIBRES FIBERTEX SL debo declarar y declaro: 1) que la denominación social ENTERPRISE RENT A CAR, S.L. de la demandada infringe los derechos exclusivos de la actora al uso de las marcas comunitarias Números , y

11 2) que el uso del dominio por parte de ENTERPRISE RENT A CAR, S.L. infringe los derechos exclusivos de la actora al uso de las marcas comunitarias citadas. Y debo condenar y condeno a ENTERPRISE RENT A CAR, S.L. a: 1) a estar y pasar por las precedentes declaraciones. 2) a variar su denominación social, con supresión del vocablo "ENTERPRISE", sustituyéndolo por otro u otros de su libre elección, con la consiguiente modificación estatutaria y registral 3) a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la denominación social "ENTERPRISE RENT A CAR, S.L." en el tráfico económico 4) a retirar del tráfico económico los documentos de publicidad o negocio, materiales o productos de cualquier clase en los que se emplee dicha denominación social. 5) a cesar y abstenerse de toda utilización como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento del denominativo "ENTERPRISE" en relación con los productos distinguidos por las marcas , y ) a renunciar al nombre de dominio " procediendo a su cancelación 7) a suprimir de su página web, de su nombre de dominio y de su dirección de correo electrónico todo signo que incluya la denominación ENTERPRISE Las costas procesales se imponen al demandado Notifíquese a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación. Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICIDAD-A la anterior sentencia se le dio la publicidad legal. Doy fe 11