Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de. procedimiento de fojas 7 y siguiente de autos y por el artículo 170 del Código

Transcripción

1 Foja 26 Santiago, quince de abril del año dos mil catorce VISTOS: Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 7 y siguiente de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se dicta sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio CHRONOSWEB.CL. PARTE EXPOSITIVA: Que por Oficio de fecha 4 de noviembre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio CHRONOSWEB.CL, existente entre OLIVER SERGIO RIQUIELME MANRIQUEZ, rut , domiciliado en Argomedo N 320, departamento 803, Santiago, y MAPTEEK COMPUTACION CHILE LTDA., rut , representada por Carey y Cia Limitada, y por su abogado don Francisco Carey Carvallo,, todos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea Nº 2800, Piso 42, comuna de Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 6 de noviembre de 2013 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 y siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 13 de noviembre de 2013, según consta a fojas 7 y siguiente de autos. Que son partes litigantes en la presente causa OLIVER SERGIO RIQUIELME MANRIQUEZ, primer solicitante y MAPTEEK COMPUTACION CHILE LTDA., segunda solicitante. Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del nombre de domino CHRONOSWEB.CL, y petición deducida por el demandante oponente de autos MAPTEEK COMPUTACION CHILE LTDA.:

2 1.- Indica que los nombres de dominio consisten en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico ( ), conversaciones instantáneas, etc. Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los jueces árbitros, diversos criterios, los cuales se deben conjugar y analizar de manera que den solución a dichos conflictos. Que, entre los criterios mencionados está el principio First Come, First Served, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver. 2.- First Come, First Served: Señala que este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Es así como tanto la Doctrina como la Jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis planteada. Ejemplo de lo anterior es lo sostenido por Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales 1. Como se demostrará, esto es precisamente lo que ocurre en el caso de autos, puesto que mi representado, es titular de la marca comercial CHRONOS, solicitada en Chile para distinguir principalmente aparatos en instrumentos científicos, así como un programas informáticos; asimismo, la misma se encuentra registrada para distinguir servicios relacionados con la minería y 1 MORETTI OYARZÚN, Rodrigo Marcas Comerciales y Nombres de Dominio, p. 55, Editorial Librotecnia.

3 servicios científicos y tecnológicos relacionados con la investigación, desarrollo y diseño de software, entre otros. Que, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por mi representado en virtud de las marcas comerciales de las cuales es titular, siendo el nombre de dominio en disputa cuasi-idéntico, distinguiéndose únicamente por la inclusión del término Web, el cual no confiere diferenciación alguna con los registros de la marca CHRONOS de la oponente. Por consiguiente, el presente caso debe ser solucionado sin poder recurrir al principio First Come, First Served puesto que, en consideración a lo anterior, resulta evidente que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho; a saber, los registros de la marca comercial CHRONOS, que ha sido creada por la demandante. 3.- Teoría del Mejor Derecho Señala que el demandando ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual la oponente tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. Que, la empresa MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA, es dueña de la marca CHRONOS, ha crecido de una pequeña empresa de software de minería, creada por el empresario y propietario, Dr. Bob Johnson, a una red de 12 oficinas y 250 empleados alrededor del mundo, encontrándose a la vanguardia de la tecnología minera innovadora por casi 30 años y siendo expertos en el desarrollo de los productos, ingeniería, geología y topografía. MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA es el proveedor líder de software, hardware y servicios innovadores para la industria minera mundial. Como ya se ha indicado, con más de 30 años de compromiso con la investigación y desarrollo de la tecnología minera, ofrece una amplia gama de productos respaldados por un servicio al cliente y soporte incomparable. En conexión a lo expuesto precedentemente, a fin de dar acceso masivo a los consumidores a los productos y servicios prestados por la demandante, se registró el nombre

4 de dominio el 8 de febrero de 2006 en Chile, el cual ha sido renovado sucesivamente hasta el 6 de abril de 2016, de acuerdo a copia de la base de datos de la página web que se acompaña. Adicionalmente, a fin de proteger sus activos de Propiedad Intelectual e Industrial, MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA registró por primera vez la marca CHRONOS en Chile el 30 de septiembre de 2005, a través del registro N , según consta de los documentos que acompaña, obtenidos de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, Estos antecedentes permiten dar cuenta de la larga data de las actividades que realiza a través de la marca CHRONOS. Como consecuencia directa de lo anterior, adoptó como estrategia comercial registrar la denominación con la cual son identificados los productos y servicios que ofrece a los consumidores como marca comercial. En efecto, es necesario destacar que solicitó y registró en Chile las siguientes marcas comerciales: CHRONOS, registro N , concedido con fecha 30 de septiembre de 2005, para distinguir servicios en la clase 37. CHRONOS, registro N , concedido con fecha 24 de noviembre de 2009, para distinguir servicios en la clase 37. CHRONOS, registro N , concedido con fecha 8 de agosto de 2013, para distinguir servicios en la clase 42. CHRONOS, solicitud N , solicitada con fecha 31 de mayo de 2012, para distinguir productos en la clase 9. Para apreciar de manera simple la cuasi identidad existente entre el nombre de dominio solicitado en relación con las marcas citadas, basta con observar la siguiente comparación: CHRONOSWEB CHRONOS (nombre de dominio en disputa) (marca registrada) Que, la existencia de las marcas registradas en Chile, desde el año 2009, permiten concluir que el término CHRONOS se encuentra legalmente protegido en nuestro país y se encuentra asociado exclusivamente a los productos y servicios que presta la oponente. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado en autos cuasi-idéntico a las marcas ya registradas en el mercado nacional (CHRONOS), de asignársele dicho nombre

5 de dominio al demandado o primer solicitante, necesariamente inducirá al público consumidor cibernauta a una errónea asociación preliminar y el primer solicitante se estaría aprovechando de un prestigio ajeno construido durante más de 3 décadas por MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA. A mayor abundamiento, el término Web no otorga ningún tipo de elemento diferenciador, al tratarse de un término que se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, a Internet; pero lo más relevante es que usualmente se utiliza para hacer mención a una página en Internet. Que, asimismo y considerando la cuasi-identidad gráfica y fonética que presenta el nombre del dominio en disputa y las marcas registradas en Chile por la demandante, en el improbable caso de que se concediera el dominio en disputa al primer solicitante, se estaría permitiendo que consumidores caigan en el equívoco de creer que al acceder a la página dominio en disputa, se encuentran en la página Web de la demandante en Chile. La finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de éste, mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet y a través del cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi identidad existente entre el dominio en cuestión y las marcas registradas por mi mandante, el demandando no puede pretender la titularidad de un dominio que se identifica completamente con marcas de su propiedad, como es CHRONOS. Considerando que MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA. tiene derechos previamente adquiridos, la improbable concesión del dominio en disputa al primer solicitante, insistimos, produciría todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los productos o servicios que se ofrezcan a través del sitio Web. Que, en lo que respecta a los registros marcarios, y en razón de fundamentos como los anteriores, tanto la Doctrina extranjera como la nacional han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de

6 dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano 2, en el siguiente sentido: NOVENO: ( ) Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia. Corroborando el criterio antes señalado, en otra sentencia, emitida por el árbitro don Felipe Claro Swinburn dispone que: En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva. 3 En este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión. 2 Fallo en el arbitraje de dominio "saldefruta.cl", p. 13. Santiago, 20 de Mayo de Firmado. Gonzalo Sánchez Serrano, Juez Árbitro; Marcos Morales Andrade, Secretario. 3 Fallo en el arbitraje de dominio "bb2.cl", p. 2. Carlos Bustamante Rodríguez vs. Manufacturas Barbados Limitada Santiago, a 9 de mayo de Sentencia pronunciada por el Árbitro señor Luis Felipe Claro Swinburn.

7 En efecto en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos (el subrayado y ennegrecido es nuestro). Además, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. En base a lo anterior, cabe reiterar el hecho que mi mandante cuenta con la titularidad sobre marcas comerciales registradas desde el año 1975, las que son idénticas a la expresión cuya protección se pretende como nombre de dominio. En relación con los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Que, los Sres. Jueces Árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones corresponde a la relación entre el dominio de Internet solicitado y el titular del registro marcario invocado por esta parte. Este criterio debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser

8 reconocido un determinado servicio, producto o empresa en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y/o dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera procedencia de los productos o servicios ofrecidos a través del dominio en disputa. 4.- Legítimo Interés: Agrega a lo ya dicho, que cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en la actualidad es titular de diversos registros de la marca CHRONOS en Chile, así como titular del dominio Buena Fe: Que, finalmente, y en referencia al principio de la buena fe, hace presente que en el caso se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente, siendo el creador del signo registrado como marca. Por otro lado, esta parte ha asistido a tolas las instancias a las cuales ha sido convocada, tales como la audiencia de mediación ante NIC Chile y a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral. Es por ello que no se puede sino concluir que mi representado ha obrado de manera recta y honrada al perseguir la titularidad del dominio CHRONOSWEB.CL que por derecho le corresponde. Pide por las consideraciones mencionadas, en especial: las marcas registradas CHRONOS, la buena fe, el interés legítimo y los demás antecedentes aportados, estimamos que no hay duda de que cuenta con un mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio en cuestión, CHRONOSWEB.CL; y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ha otorgado a los árbitros designados para solucionar conflictos de asignación de nombres de dominio, en especial lo contenido en el artículo 1 de dicho Reglamento, y que se le asigne el nombre de dominio en disputa CHRONOSWEB.CL, a MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA. Medios de prueba acompañados por MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA.: Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

9 1.- Impresión del registro CHRONOS, registro N , concedido con fecha 30 de septiembre de 2005, para distinguir servicios en la clase Impresión del registro CHRONOS, registro N , concedido con fecha 24 de noviembre de 2009, para distinguir servicios en la clase Impresión del registro CHRONOS, registro N , concedido con fecha 8 de agosto de 2013, para distinguir servicios en la clase Impresión de la solicitud CHRONOS, solicitud N , solicitada con fecha 31 de mayo de 2012, para distinguir productos en la clase Impresión de artículo de un caso práctico en el que se realizó el planeamiento de una mina con la programación dinámica, interactiva del programa CHRONOS. 6.- Impresión de las capacitaciones que se realizarán en Chile por parte de mi mandante, en la que se puede comprobar la capacitación para el programa CHRONOS. 7.- Copia de la página web donde puede comprobarse el registro del nombre de dominio a nombre de la demandante. Que mediante resolución de fecha 4 de diciembre de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de asignación del nombre de dominio CHRONOSWEB.CL, por Maptek Computación Chile Ltda., y por acompañada la prueba documental probatoria, con citación, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar al primer solicitante Oliver Sergio Riquelme Manríquez, notificando a las partes con igual fecha. Que el primer solicitante no presentó escrito de contesta demanda, por lo que mediante resolución de fecha 10 de enero de 2014 se tuvo por contestada en rebeldía de don Oliver Sergio Riquelme Manríquez, y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificada con igual fecha mediante correo electrónico. PARTE CONSIDERATIVA: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo: PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en declarar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio CHRONOSWEB.CL, esto es, sí a Oliver Sergio Riquelme Manríquez, primer solicitante, o a Maptek Computación Chile Ltda., segunda solicitante y demandante.

10 SEGUNDO: Que la parte demandante Maptek Computación Chile Ltda. invoca como fundamento de su demanda de asignación de nombre de dominio, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio CHRONOSWEB.CL, la que se funda en que tiene registrada en Chile su marca comercial CHRONOS, registro N , otorgada con fecha 30 de septiembre de 2005, para distinguir servicios en la clase 37, registro N , otorgada con fecha 24 de noviembre de 2009, para distinguir servicios en la clase 37, registro N , otorgado con fecha 8 de agosto de 2013, para distinguir servicios en la clase 42, y de la solicitud CHRONOS, N , presentada ante INAPI con fecha 31 de mayo de 2012, para distinguir productos en la clase 9. Sostiene que su marca comercial CHRONOS presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el dominio pedido CHRONOSWEB, por lo que un usuario de Internet, enfrentado al dominio indicado, pensará que este proviene de la firma oponente. TERCERO: Que, también argumenta la oponente Maptek Computación Chile Ltda., que el primer solicitante Oliver Sergio Riquelme Manríquez, pretende apropiarse de una denominación que no le pertenece, por lo que de asignarse el dominio a éste, se provocará confusión en Internet, en cuanto al origen o procedencia empresarial del nombre de dominio en disputa, y señala que la solicitud de registro del primer solicitante transgrede el artículo 14 del reglamento para asignación de los nombres de dominio.cl de Nic Chile, ya que vulnera derechos validamente adquiridos de la firma oponente cual es la titularidad de la marca comercial CHRONOS, regla que establece: Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que, la única parte que presentó argumentos de mejor derecho y acompañó prueba documental fue la segunda solicitante y oponente Maptek Computación Chile Ltda., consistente en copia de los registros de su marca comercial CHRONOS, que distingue productos de la clase 9 y servicios de las clases 37 y 42, y copia del dominio Nic CHRONOS.CL.

11 QUINTO: Que, la firma oponente ha probado que ha desarrollado prestaciones de servicios en el ámbito de la minería, utilizando la denominación CHRONOS, en la que incluye una relación de suministro de servicios con la entidad empresarial minera Codelco Norte. SEXTO: Que, en merito a la prueba documental acompañada por Maptek Computación Chile Ltda., se encuentra probado que tiene un derecho preferente para que se le asigne el nombre de dominio.cl CHRONOS, ya que ha hecho uso de la citada denominación en el ámbito de su giro de negocios, denominación que presenta semejanzas determinantes con la denominación del dominio en disputa CHRONOSWEB, y a contrario sensu, el primer solicitante Oliver Sergio Riquelme Manríquez, no compareció al proceso acompañando antecedentes y pruebas que justifiquen su solicitud, motivo por el cual, desde el punto de vista procesal la prueba referida a un interés legitimo se inclina a favor de la firma oponente y segunda solicitante Maptek Computación Chile Ltda. PARTE RESOLUTIVA: En mérito a lo señalado en la parte considerativa, conforme a los principios de mejor derecho y prudencia y equidad y artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio.cl de Nic Chile, se resuelve: 1.- Que se acoge la solicitud de asignación del nombre de dominio CHRONOSWEB.CL, presentada mediante demanda de asignación por la segunda solicitante MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA., y, 2.- Se desestima la solicitud de inscripción del primer solicitante don Oliver Sergio Riquelme Manríquez. En materia de costas personales del Juez Arbitro, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos. Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico. Archívese el expediente arbitral. Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil,

12 firman como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Marcela Barrios Gajardo, quienes autorizan la sentencia. Óscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda Juez Árbitro Arbitrador Marcela Barrios Gajardo