SUMARIO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Transcripción

1 Año XXIII - Número 1340 Lima, 10 de mayo de 2006 SUMARIO Proceso 9-IP Proceso 16-IP Proceso 18-IP Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY. Marca: NOVARONA. Expediente Interno: Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: Sociedad SCHERING-PLOUGH LTD. Marca: Z-MAX. Expediente Interno N MP... Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); 84 y 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N Actor: ASAHI BREWERIES LTD. Marca: ASAHI (mixta)... Pág PROCESO 9-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY. Marca: NOVARONA. Expediente Interno: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 7 de diciembre de 2005, se ajustó, suficientemente, a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 14 de febrero de Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 10/05/ ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad AMERI- CAN CYANAMID COMPANY; la parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Turismo, Industria, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del Perú. Se considera como beneficiario de la Resolución, objeto de la impugnación, a la sociedad BINDECOR S.A Acto demandado La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPA- NY plantea que se declare la ilegalidad de la resolución administrativa dictada por el INDECOPI: /TPI-INDECOPI, de 1 de marzo de 2000 que confirmó la Resolución N /OSD- INDECOPI, de 27 de octubre de 1999 y otorgó el registro del signo NOVARONA solicitado por BINDECOR S.A. para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas y todos los demás productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 26 de febrero de 1999, la sociedad BINDE- COR S.A. solicitó el registro del signo NOVA- RONA para proteger productos comprendidos en la clase internacional Nº 5. - El 30 de marzo de 1999, fue publicada la solicitud del registro para efectos de observaciones. - Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, se formularon observaciones por parte de LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA LTDA., y AMERICAN CYANAMID COMPANY. - LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA LTDA. presentó observación al registro en el hecho de ser propietaria de la marca NOVA- RONA en la República de Colombia, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, esta observación no fue acogida por parte de la Oficina de Signos Distintivos ya que no cumplió con presentar el poder requerido con dicha Entidad, respecto a las facultades de representación de la persona que suscribe su escrito de observación, razón por la cual mediante proveído de fecha 31 de agosto de 1999 se tuvo por no presentada su observación. - AMERICAN CYANAMID COMPANY argumentó la titularidad de la marca NOVANTRONE registrada bajo certificado Nº 74041, que distingue los mismos productos de la Clase 5; afirmó que ambos signos están conformados por el mismo número de sílabas y similares números de letras, además de lo cual presentan identidad en sus primeras sílabas y comparte algunas letras en sus demás sílabas. - Bindecor S.A. contestó la observación deducida por American Cyanamid Company sosteniendo que la marca solicitada NOVARONA y la marca de American Cyanamid Company, NOVANTRONE, no son confundibles entre sí. - El 27 de octubre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N /OSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió no considerar la primera observación por no haber presentado poder en el cual consten las facultades de representación de la persona que suscribe el escrito de observación; declarar infundada la observación formulada por AMERICAN CYANAMID COMPANY; y, ordenar la inscripción en el Registro de Marcas el signo NOVARONA a favor de BINDECOR SOCIE- DAD ANONIMA.

3 GACETA OFICIAL 10/05/ El 9 de noviembre de 1999, la sociedad observante AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso el recurso de apelación contra la resolución emitida por el INDECOPI. - El 20 de diciembre de 1999 BINDECOR S.A. contestó la apelación interpuesta reiterando los argumentos anteriormente expuestos. - El 1 de marzo de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI expidió la Resolución N /TPI-INDECOPI en la cual se confirmó la resolución inicial Nº /OSD- INDECOPI y en consecuencia, otorgó el registro del signo NOVARONA solicitado por BINDECOR S.A.; señalando que Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado NOVARONA y la marca registrada NOVANTRONE, desde el punto de vista fonético se aprecia que presentan una distinta secuencia de vocales (O-A-O-A/O-A-O-E). Asimismo, cabe precisar que la segunda (VA/ VAN), tercera (RO/TRO) y cuarta (NA/NE) sílabas de los signos tienen una estructura distinta, lo cual determina que los signos presenten una entonación y pronunciación disímil. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos presentan una similar extensión, sólo coinciden en las primeras letras, lo cual determina que ambos posean una escritura e impresión visual de conjunto distinta. En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que a pesar de que los productos que distingue la marca registrada se encuentren comprendidos entre uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos es posible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a que confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos. - La sociedad AMERICAN CYANAMID COM- PANY interpuso la presente acción, en contra de la Resolución Nº /TPI-INDECOPI; y, solicitó que se declare la invalidez e ineficacia de la misma, disponiéndose la cancelación del registro solicitado. - La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa; y, en consecuencia, INEFICAZ la Resolución Nº /TPI-INDECOPI, debiendo CANCELARSE el Certificado de Registro de la marca NOVARONA concedida a favor de BINDECOR S.A. - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual; y la sociedad BINDECOR S.A. presentaron el recurso de apelación en contra de la resolución emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. b) Escrito de demanda La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPA- NY, con domicilio en los Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Los argumentos principales en que fundamentó su demanda son los siguientes: Sostiene que la resolución impugnada es inválida por cuanto ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional a la denominación NOVARONA que es confundible con una marca previamente registrada a favor de la recurrente, esto es la marca NOVANTRONE, con Certificado de Registro N 74041, y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional. Afirma que de la apreciación en su conjunto y en forma sucesiva de las marcas NOVANTRONE y NOVARONA, y desde el grado de percepción del consumidor medio, y dando mayor énfasis a sus semejanzas que a sus diferencias, se aprecia que estas marcas son confundibles entre sí. Además distinguen los mismos productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional. Asevera que La Oficina de Signos Distintivos ha emitido diversas resoluciones que constituyen jurisprudencia administrativa y en las cuales se declaran confundibles signos que presentan entre sí mayores diferencias que las mínimas existentes entre las marcas en cuestión.. Cita, al respecto, ocho casos similares y expresa que Si las marcas citadas han sido consideradas confundibles entre sí, con mayor razón debe considerarse a las marcas en cuestión NOVANTRONE y NOVARONA confundibles entre sí.

4 GACETA OFICIAL 10/05/ Finalmente, la actora realiza una interpretación de normas internas del Código Procesal Civil, así como de decretos de la Ley de Propiedad Industrial, en las cuales considera la violación de éstos artículos. c) Contestaciones a la demanda El Procurador Público del Ministerio de Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú al dar contestación a la demanda propuesta expuso que cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA. Señala dos aspectos importantes, tomados en cuenta, para emitir su pronunciamiento: Primero: Establecer si el signo solicitado NOVARONA constituye un signo engañoso. Segundo: Determinar si existe riesgo de confusión entre los signos en litigio. Respecto al primer aspecto, afirma que luego de analizar el signo solicitado se llegó a la conclusión que el mismo de ninguna manera resultaba engañoso, porque no posee aptitud alguna que aluda a cualidades o características de los productos que pretende distinguir, ya que únicamente constituye una denominación forjada o un termino (sic) de fantasía; hecho que desvirtúa lo alegado por la actora. Respecto al segundo aspecto, manifiesta que se efectuó el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, concluyendo que no existe similitud entre ellas, puesto que la denominación NAVARONA (sic) apreciada de manera conjunta y sucesiva, presenta diferencias tanto en la estructura gramatical como en la pronunciación, con la marca registrada, lo cual las hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia pacífica. Finalmente, manifiesta que el solicitante de la marca NOVARONA para distinguir productos de la Clase 05 de la N.O., cumplió con dichos requisitos, ya que su signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda por medio de sus apoderados, manifestando que ( ) cumplimos con apersonarnos a este proceso con el propósito de contestar la demanda interpuesta por AMERICAN CYANA- MID COMPANY, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos ( ). Respecto al examen de confundibilidad de las marcas en conflicto, señala, en lo principal que realizado el examen comparativo entre el signo solicitado NOVARONA y la marca registrada NOVANTRONE, con la rigurosidad antes indicada, se comprobó que las marcas no son confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor. Afirma que Las marcas en conflicto NOVARO- NA y NOVANTRONE cuentan con suficientes diferencias a nivel gráfico y fonético que determinan que no sean confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor. Finalmente indica que La marca solicitada NO- VARONA no se encuentra incursa en la prohibición prevista en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión N 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma concordante con el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo N 823. d) Tercero interesado La sociedad BINDECOR S.A. da contestación a la demanda manifestando, en lo sustancial, que el Tribunal del INDECOPI, realizó el examen de registrabilidad de la marca solicitada NOVARONA de acuerdo con las normas de Propiedad Industrial (La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el Decreto Legislativo N 823) y determinó que dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos es posible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a que confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos, razón por la cual se otorga el registro correspondiente. Con relación a lo expuesto por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI respecto de los argumentos del demandante expresa que ( ) la Sala desestima los argumentos presentados por el observante, de la misma forma en que fueron desestimados por la Autoridad Administrativa de Primera Instancia; pues en la Resolución Nº /OSD-

5 GACETA OFICIAL 10/05/ INDECOPI, se indica que el desarrollo de los argumentos no se ajusta al supuesto contenido en el inciso h) (Artículo 82 Decisión 344), sino que está relacionado más bien con el posible riesgo de confusión; y que sin perjuicio de lo expuesto, el signo solicitado NOVARONA no está incurso en la prohibición del artículo 82 inciso h) ya que no resulta engañoso en relación a los productos que pretende distinguir en la medida que no proporciona ningún tipo de información que pueda inducir a error sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación o alguna otra característica o cualidad de los productos de la clase 05. Realiza un análisis de los criterios emitidos en las resoluciones impugnadas y solicita resolver ésta controversia ( ) declarando infundada la demanda en todos sus extremos y ordenando se ponga en conocimiento del INDECOPI las sentencias judiciales expedidas en primera y segunda instancia. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de febrero de NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo NOVARONA ha sido presentada el 26 de febrero de 1999, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, al artículo 81 de la misma Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (...) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ; ( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y

6 GACETA OFICIAL 10/05/ elementos constitutivos; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; las marcas farmacéuticas; y, partículas de uso común: 3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. Para Chavanne y Bursa marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. 1 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina pp La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los

7 GACETA OFICIAL 10/05/ signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 2 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAM- PO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA. productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 4 El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. 5 3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI- NA. 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca EAU DE SOLEIL DE EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

8 GACETA OFICIAL 10/05/ El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. 6 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 6 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires P Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas 7. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. 7 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

9 GACETA OFICIAL 10/05/ En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCU- LAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso AMOXI- FARMA ). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en las peligrosas consecuencias que 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAM- PO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA. puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso BROMTUSSIN ). El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación, y que al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto. 9 Es cierto que existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y la expedición de productos sin receta médica, pero en ninguno de estos casos puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso ALLEGRA ). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario (Sentencia dictada en 9 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas ; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266.

10 GACETA OFICIAL 10/05/ el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso HEMAVET ). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios. Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp ). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.... Otamendi ha señalado que una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192). 10 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 10 Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de Marca: & mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI- NA.

11 GACETA OFICIAL 10/05/ No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº , deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA

12 GACETA OFICIAL 10/05/ PROCESO 16-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: Sociedad SCHERING-PLOUGH LTD. Marca: Z-MAX. Expediente Interno N MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Luis Rosero Morales. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por medio de auto de 14 de febrero de ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad SCHERING- PLOUGH LTD. La parte demandada es el Director Nacional de Propiedad Industrial (E); el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI); y, el Procurador General del Estado. Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado, a la sociedad ACRO- MAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTI- CO SOCIEDAD ANÓNIMA Acto demandado La sociedad SCHERING-PLOUGH LTD., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa Nº , de 28 de febrero de 2000, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) y, notificada el 1 de marzo del mismo año, en la cual se resolvió rechazar la primera observación; aceptar la segunda observación presentada por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMA- CÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, con fundamento en las marcas de su propiedad MAX, ACRO- MAX, GENTAMAX y VITAMAX ; denegar el registro de la denominación Z-MAX solicitada por la actora; y, disponer el archivo del expediente Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales, relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 15 de julio de 1998, la sociedad SCHERING- PLOUGH LTD. solicitó el registro del signo Z-MAX, para amparar preparaciones para el tratamiento de la disfunción sexual humana, pertenecientes a la clase internacional Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - Publicado el extracto de la referida solicitud se formularon dos observaciones; una, por parte de la firma INSTITUTO SIDUS INDUS- TRIAL COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA; y, la segunda, por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA. 1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

13 GACETA OFICIAL 10/05/ El 28 de febrero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) emitió la Resolución N en la cual resolvió rechazar la primera observación; aceptar la segunda observación presentada por la sociedad ACRO- MAX LABORATORIO QUÍMICO FARMA- CÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, con fundamento en las marcas de su propiedad MAX, ACROMAX, GENTAMAX y VITAMAX, que distinguen los mismos productos de la Clase 5; y, denegó el registro del signo solicitado. b) Demanda LA SOCIEDAD SCHERING-PLOUGH LTD., organizada y existente de acuerdo con las leyes de Suiza, con domicilio en Lucerna, Suiza presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Los principales argumentos que fundamentó, a través de apoderado, fueron los siguientes: Considera la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, afirmando que La marca Z-MAX es un signo perceptible y suficientemente distintivo, en consecuencia es un signo registrable acorde con la ley. Señala que la marca solicitada es registrable Más aún, si tomamos en cuenta que existen muchas marcas que contienen la partícula MAX usadas como afijos de algunas marcas que protegen productos de la Clase Internacional 5, a saber: MAX-SOAP, MAXAIR, MAXAQUIN, MAXCEF, MAXI, MAXI LADY, MAXI MATERNITY, MAXI-BETA, MAXIBAN, MAXIPIME, MAXIUS (PALABRA), MAXORAL, MAXZIDE, etc, etc, y que han coexistido con las marcas MAX, ACRO- MAX, GENTAMAX y VITMAX de ACROMAX, LA- BORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SO- CIEDAD ANONIMA; por consiguiente, la registrabilidad de la marca Z-MAX de mis mandantes es incuestionable. MAX no es un afijo susceptible de apropiación, pues es evidente que ha coexistido con muchas marcas, e inclusive con Z-MAX dentro de la Comunidad Andina. Finalmente expresa que (...) es evidente que la argumentación del Director Nacional de Propiedad Industrial para aceptar la observación presentada y rechazar el registro de Z-MAX, es contraria a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y a la Ley de Propiedad Intelectual. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), da contestación a la demanda interponiendo las siguientes excepciones: 1.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.- Se ratifica en la Resolución Nº , materia de la impugnación, por considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones, entre ellas, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Hace un resumen de los antecedentes de la causa en controversia y afirma que Con relación a la primera observación y tratandose (sic) de preparados químicos y farmacéuticos no se puede decir que haya confusión de nombres cuando éstos, si bien idénticos en su desinencia, difieren en su radical. Desconocer esta conclusión llevaría a conceder la posibilidad legal de que un comerciante o fabricante adquiera el monopolio de un (sic) casta (sic) clase de productos químicos y farmacéuticos con sólo registrar el nombre técnico con una sola variante de la ortografía. Las marcas Z-MAX del solicitante y HEMAX del observante pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión al público consumidor. Continúa aseverando que Con relación a la segunda observación, se concluyó que la marca solicitada Z-MAX y la marca MAX del observante son idénticas y confundibles a simple vista, ya que los productos que protegen están encasillados en la misma clase internacional, ( ). Indica que Cuando las marcas distinguen productos farmacéuticos su coexistencia se hace más delicada y peligrosa y en consecuencia debe extremarse el rigor comparativo, ya que al poseer una incidencia en la salud pública ha de otorgarse de la manera más eficaz al público destinatario; porque no todos (sic) medicamentos son vendidos previa receta médica, además en ocasiones, productos farmacéuticos con denominaciones y componentes similares tienen unos efectos y finalidad completamente diferen-

14 GACETA OFICIAL 10/05/ tes, por lo que la confusión podría provocar un peligro para la vida o la salud. La Procuraduría General del Estado, contesta la demanda y afirma que (...) corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio, por ser el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa. Comparece al proceso en mención, según lo señala, con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso. d) Tercero interesado La compañía ACROMAX LABORATORIO QUÍ- MICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, organizada y existente según el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, deduce las siguientes excepciones: 1.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho. 2.- Legalidad y legitimidad del acto administrativo impugnado. 3.- Semejanza e Identidad entre los signos Z-MAX y MAX. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de febrero de NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los artículos 81, 82 literales a), d) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo Z-MAX fue presentada el 15 de julio de 1998, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión, procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344. No se interpretarán los literales a), d) y h) del artículo 82, por considerar que no son pertinentes. Examinadas la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar, de oficio, el artículo 84, por considerar que se trata de una disposición aplicable al caso controvertido. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para

15 GACETA OFICIAL 10/05/ (...) registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. ( ) Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida ; Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. ( ) DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO ( ) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. ( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la marca y sus elementos constitutivos; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida; procedimiento para el examen de registrabilidad y debida motivación; las marcas farmacéuticas; partículas de uso común CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de

16 GACETA OFICIAL 10/05/ que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. Para Chavanne y Bursa marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. 2 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina pp de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del

17 GACETA OFICIAL 10/05/ signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 3 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro 6 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que deriva del mismo parecido 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAM- PO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA. 4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI- NA. 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca EAU DE SOLEIL DE EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

18 GACETA OFICIAL 10/05/ conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires P Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas 8. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 8 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

19 GACETA OFICIAL 10/05/ La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es aquella que goza de difusión o lo que es lo mismo es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca. 10 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio. 11 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 12 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAM- PO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA. 10 FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A ob. cit., p OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N 299, de 17 de octubre de 1997, marca: ELEGANTE TRIGUE- ÑA CON TURBANTE. JURISPRUDENCIA DEL TRIBU- NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

20 GACETA OFICIAL 10/05/ d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio. Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque...la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como:... difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. 13 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes. Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP- 96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997). En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.. 14 Con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. 13 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO- MUNIDAD ANDINA. 14 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO- MUNIDAD ANDINA.

21 GACETA OFICIAL 10/05/ PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESIÓN O DE- NEGACIÓN DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACIÓN El Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión en referencia. La Oficina Nacional Competente, en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales establecidas en ese artículo, dentro de las cuales, en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente. Se desprende entonces, que la oficina nacional competente, en el caso concreto, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuadren en ninguna de las referidas causales, exigencia reiterada por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, si lo estima conveniente, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o la denegación del registro. El examen de registrabilidad que en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la misma Decisión debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio. La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. Este Tribunal ha señalado al respecto que: La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado. 15 Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: 15 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de G.O. Nº 265 de 16 de mayo de Marca: EXPO- MUJER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA.

22 GACETA OFICIAL 10/05/ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCU- LAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso AMOXI- FARMA ). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso BROMTUSSIN ). 16 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de G.O. Nº 422, de 30 de marzo de Marca: GLEN SIMON. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO- MUNIDAD ANDINA. El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación, y que al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas ; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). Es cierto que existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y la expedición de productos sin receta médica, pero en ninguno de estos casos puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso ALLEGRA ). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso HEMAVET ). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a

23 GACETA OFICIAL 10/05/ que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios. Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp ). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.... Otamendi ha señalado que una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192). 17 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por 17 Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de Marca: & mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

24 GACETA OFICIAL 10/05/ similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 5. No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 7. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 8. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº MP, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO

25 GACETA OFICIAL 10/05/ Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 18-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); 84 y 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N Actor: ASAHI BREWERIES LTD. Marca: ASAHI (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: ASAHI BREWERIES LTD. Demandados: MINISTERIO DE INDUS- TRIA, TURISMO, INTEGRA- CIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNA- CIONALES MITINCI. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COM- PETENCIA Y DE LA PRO- TECCIÓN DE LA PROPIE- DAD INTELECTUAL INDECOPI. Tercero interesado: YOLANDA OSHIRO DE HIGA. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos de la demanda. Entre los principales hechos narrados en la demanda, se encuentran los siguientes: a. La señora YOLANDA OSHIRO DE HIGA, por intermedio de apoderado, solicitó el 3 de noviembre de 1999 ante el INDECOPI, el registro del signo mixto ASAHI para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N La marca se constituye por el logotipo conformado por la figura de una muñeca oriental vestida con kimono,

26 GACETA OFICIAL 10/05/ sosteniendo una flor, la denominación ASAHI, la figura de un sol estilizada y dos caracteres chinos, todo en combinación de colores negro, rojo, anaranjado, amarillo, rosado, marrón y blanco, que se ilustra de la siguiente manera: d. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución N /TIP-INDE- COPI del 7 de septiembre de 2001, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada. e. El 26 de octubre de 2001, la sociedad ASAHI BREWERIES LTD., mediante apoderado promovió ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia proceso abreviado contra el INDECOPI, solicitando la invalidez e ineficacia de las Resoluciones citadas. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que con la expedición de las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 180 y 2 de de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en el diario oficial El Peruano, la sociedad ASAHI BRE- WERIES LTD. presentó observaciones al registro del signo mixto ASAHI, con base en la marca mixta ASAHI, registrada en Japón y en otros países del mundo, para amparar cervezas, bebidas no alcohólicas, productos farmacéuticos y productos alimenticios. La marca observante se ilustra de la siguiente manera: b. El INDECOPI, mediante Resolución N /OSD-INDECOPI del 17 de enero de 2001, declaró infundada las observaciones presentadas por la sociedad ASAHI BREWERIES LTD, y concedió el registro como marca del signo mixto ASAHI c. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación. a. La marca ASAHI en Japón y en otros países del mundo es notoria, tal y como lo demuestran los medios probatorios ofrecidos. b. La administración no tuvo en cuenta que el artículo 2 de la Decisión 486 señala expresamente que: con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada país miembro concederá a los nacionales de los demás países miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que le otorgue a sus propios nacionales. Lo anterior quiere decir que la administración tiene la obligación de dar un trato igualitario a aquellos que no forman parte de la Comunidad Andina o no han suscrito el Acuerdo de Cartagena. Basta entonces con que una marca sea notoriamente conocida en un País Miembro para que dicha notoriedad sea reconocida por los demás y, además, en aplicación del artículo 2 de la mencionada Decisión, dicho criterio debe hacerse extensivo al resto de países que no son miembros del Acuerdo de Cartagena, pero sí del Convenio de París; en consecuencia, la marca ASAHI debe ser reconocida como notoria en los Países Miembros de la Comunidad Andina. c. La administración no tuvo en cuenta que para reconocer la notoriedad es suficiente que el