TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 76-IP-2006

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 76-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 71, 73 literal a) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego. Marca: AAA y diseño. Expediente Interno N EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de mayo de ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es el señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es la sociedad AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, INC Acto demandado El señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego, mediante apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº /TPI-INDECOPI, de 20 de noviembre de 2000, que resolvió confirmar la Resolución Nº /INDECOPI/OSD, de 7 de

2 - 2 - octubre de 1996, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por American Automobile Association Inc., y, en consecuencia, declaró nulos los certificados Nº 9791 correspondiente a la marca AAA y la Resolución Nº 9828 correspondiente a la marca TRIPLE A, registradas a favor del demandante, rechazó la solicitud de registro de la marca de servicios constituida por la denominación AAA y diseño, esto es, encerrada dentro de una forma ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos; y, por tanto, declaró insubsistente la Resolución Nº INDECOPI/OSD en el extremo que denegó el registro solicitado. Como pretensión accesoria solicita la vigencia de los precitados certificados Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 9 de abril de 1992, el señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego solicitó el registro del signo constituido por la denominación AAA y diseño, esto es, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial. 1 Dicha solicitud se tramitó en el expediente administrativo N El 17 de junio de 1992, la empresa American Automobile Association, Inc. formuló observación a la solicitud del registro mencionado, manifestando ser titular de la marca AAA, encerrada dentro de una figura ovoidal, la misma que distingue servicios de transporte y vehículos de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada en los Estados Unidos de América, bajo certificado No Sostuvo que su marca tenía la calidad de notoria, arguyó lo prescrito en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929 y manifestó que la marca solicitada era idéntica a la suya: 3. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 1993, la empresa American Automobile Association, Inc. solicitó la nulidad del certificado No. 9791, correspondiente al registro de la marca constituida por la denominación AAA que distingue servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, otorgado a favor del demandante. Sostuvo que es titular de la marca AAA, encerrada dentro de una figura ovoidal, la misma que distingue servicios de transporte y vehículos de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada en los Estados Unidos de América bajo certificado No , por lo que la marca otorgada al demandante mediante certificado No habría sido 1 Clase 39.- Trasporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

3 - 3 - concedida transgrediendo el literal h) del artículo 72 y el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta solicitud de nulidad se tramitó en el expediente administrativo No El 1 de marzo de 1996, la empresa American Automobile Association, Inc. solicitó la nulidad del certificado No correspondiente al registro de la marca constituida por la denominación TRIPLE A que distingue servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, otorgada a favor del demandante. Sostuvo que dicha marca es idéntica a sus marcas AAA y TRIPLE A registradas en los Estados Unidos de América y en diversos países del mundo, por lo que habría sido otorgada contraviniendo los literales d) y e) del artículo 83 y el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta solicitud de nulidad se tramitó en el expediente administrativo No Mediante proveído de fecha 12 de abril de 1996, la Oficina de Signos Distintivos dispuso la acumulación de los expedientes administrativos No y No ; y, mediante proveído de fecha 3 de septiembre de 1996 dicha Oficina dispuso adicionalmente la acumulación de los expedientes No y No al expediente No , para su resolución conjunta. 6. Tramitados los expedientes administrativos acumulados, mediante resolución No INDECOPI/OSD, de fecha 7 de octubre de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa demandada American Automobile Association, Inc. y, en consecuencia, nulos los certificados No y No. 9828, correspondientes a las marcas de servicio AAA y TRIPLE A, respectivamente. La resolución declaró, además, fundada la observación formulada por la empresa demandada, denegando, en consecuencia, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación AAA, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por el demandante. La Oficina de Signos Distintivos consideró que las pruebas presentadas acreditaban la notoriedad de la marca de la empresa American Automobile Association, Inc. Consideró, asimismo, que la marca solicitada en el expediente No era una copia servil de la marca registrada por la empresa observante en los Estados Unidos de América. Finalmente, señaló que la marca constituida por la denominación TRIPLE A poseía identidad semántica con las marcas de la empresa American Automobile Association, Inc. Esta resolución fue apelada por el demandante mediante escrito presentado el día 30 de octubre de 1996, por lo que el expediente fue elevado al Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual de INDECOPI. 7. El 20 de noviembre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual expidió la resolución No /TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la expedida por la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa American Automobile Association, Inc. y, en consecuencia, declaró nulos los certificados No (correspondiente a la marca AAA ) y No (correspondiente a la marca TRIPLE A ) registrados a favor del demandante. Asimismo, la resolución del Tribunal de INDECOPI rechazó la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación AAA, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, presentada por el demandante y, por tanto, insubsistente la resolución de la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que denegó dicho registro de marca.

4 - 4 - El Tribunal de INDECOPI consideró que las pruebas aportadas por la empresa American Automobile Association, Inc. no logran acreditar la notoriedad de sus marcas registradas en el extranjero, por lo que debe rechazarse la nulidad de las marcas del demandante por la causal de transgresión de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, consideró que las marcas registradas a favor del demandante no constituyen signos engañosos, por lo que debe desestimarse la nulidad por la causal establecida en el literal h) del artículo 72 de la mencionada Decisión 313. El Tribunal de INDECOPI apreció que el demandante actuó de mala fe al solicitar el registro de las marcas AAA y TRIPLE A para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, por lo que al otorgarse las mismas se incurrió en nulidad prevista en el artículo 100 del Decreto Supremo No IC-DS, norma vigente en la fecha de concesión de dichos registros, siendo procedente la nulidad de los certificados de dichas marcas. Finalmente, el Tribunal de INDECOPI consideró que la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación AAA, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, presentada por el demandante, debe ser rechazada, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo No. 823 debe privarse a dicha solicitud del derecho de prelación, por haber actuado el solicitante de mala fe. 8. El demandante, don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI No /TPI-INDECOPI, de 20 de noviembre de La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia expidió la Sentencia A.V. No , de 30 de mayo de 2003, en la cual declaró infundada en todos sus extremos la demanda contencioso administrativa mencionada. La Sentencia A.V. No , de 30 de mayo de 2003 fue apelada por don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que, por auto de 30 de diciembre de 2005, decidió suspender la tramitación del proceso judicial, a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial ya referida. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda El señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Cuestiona la Resolución No /TPI-INDECOPI, en la parte que resuelve declarar que Eduardo San Martín Gonzáles del Riego a) Procedió de mala fe al registrar sus marcas (i) AAA, certificado No. 9791; (ii) TRIPLE A, certificado No. 9828; y, b) Carecía de buena fe cuando solicitó a registro por expediente No del signo constituido por la denominación AAA, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos. Manifiesta que la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena no contempla como causal de nulidad la mala fe, ni establece tampoco como requisito para solicitar u obtener el registro de una marca, que el solicitante tenga buena fe.

5 - 5 - Añade que discrepamos con el Tribunal INDECOPI respecto del momento en el cual debe considerarse la existencia o no, de la buena fe del peticionario. En efecto, la Resolución No /TPI-INDECOPI considera que la existencia o no, de buena fe por parte del peticionario debe establecerse a la fecha de registro de la marca. Por nuestra parte consideramos, ( ) que la existencia de buena fe por parte del peticionario debe establecerse al momento de solicitarse el registro de la marca. Indica que la citada resolución ( ) se olvida de la fecha en la cual debe analizar si existe o no, buena fe. Asevera que la Resolución impugnada es inválida e ineficaz porque: (i) (ii) (iii) (iv) No juzga la existencia de buena fe por parte del solicitante del registro de una marca en el momento que la ley establece, es decir, al momento de interponer su solicitud, sino en otro distinto, el de registro. Al respecto observa que el momento en el cual debe determinarse si procede de buena fe quien desea ser titular de una marca, es el momento de la interposición de la solicitud de registro, y que la Resolución impugnada en ninguna de sus 71 páginas tiene presente la fecha en la cual se solicitaron las marcas. Para verificar si a dicha fecha puede establecerse si don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego procedió de buena o mala fe. Juzga mal las pruebas y presume mala fe del solicitante. Al respecto señala que Teniendo presente las fechas de solicitud de las marcas declaradas nulas por el Tribunal INDECOPI: a) Marca AAA solicitada el 24 de enero de 1992, b) marca TRIPLE A solicitada el 21 de febrero de Podemos declarar que no existe en autos ninguna prueba correspondiente a dichas fechas que prueben la existencia de mala fe por parte de don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego, y que la citada resolución declara esta mala fe en base a documentos muy posteriores. Añade que La otra prueba en base a la cual se asume la mala fe ( ) es la existencia de un contrato de asistencia recíproca ente el Touring y Automóvil Club del Perú y American Automobile Association, Inc.. Se pronuncia más allá del petitorio. Al respecto indica que el Tribunal INDECOPI sacó un argumento nuevo y declaró la nulidad de las marcas citadas en base a un fundamento no discutido en el proceso, la pretendida mala fe de Eduardo San Martín Gonzáles del Riego ; y, que En este caso el Tribunal INDECOPI ha ido más allá del petitorio, porque ha declarado una nulidad no solicitada, la nulidad por mala fe. No permitió el derecho de defensa. Al respecto manifiesta que el Tribunal INDECOPI estableció la nulidad de las marcas en litigio en base a la presunta mala fe del demandante, Si nunca se discutió durante el largo procedimiento que duró desde el año 1992 hasta el año 2000 y nunca se imputó o se corrió traslado a Eduardo San Martín Gonzáles del Riego de una solicitud de nulidad de sus marcas en base a un presunto actuar de mala fe, no puede dictarse una resolución ( ) que lo priva de sus marcas en base a un cargo del cual nunca tuvo oportunidad de defenderse. c) Contestaciones a la demanda El Procurador Público, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, contesta la demanda y manifiesta: Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos su extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo. Afirma que La Resolución materia de autos, respecto a las acciones de nulidad de las marcas AAA y TRIPE A registradas a favor del demandante, se emitió de acuerdo con lo previsto por el

6 - 6 - artículo 100 del Decreto Supremo No. 001-IC-DS, vigente a la fecha de concesión de dichas marcas ( ). Señala que los argumentos de la actora son totalmente insubsistentes, y, únicamente pretenden confundir a la Sala ( ). Indica que el examen efectuado entre las marcas en litigio ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del INDECOPI al realizar el análisis de confundibilidad entre los signos citados, por cuanto los servicios que distinguen los signos en cuestión son los mismos. Observa que El criterio de la autoridad administrativa para resolver este caso, ha sido correcto y no debe ser cuestionado, ya que al efectuar el examen comparativo entre las marcas, ha tenido en cuenta todos los riesgos para declarar nulos los certificados No correspondiente a la marca AAA y No correspondiente a la marca TRIPLE A ( ). Manifiesta que la Resolución cuestionada se sustentó en lo previsto por el Art. 181 literal c) del Decreto Legislativo No. 823, concordante con el Art. 113 inciso (sic) c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,, que prevé los casos de nulidad de registro; ( ). Finalmente, observa que el acto administrativo emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial, es correcto y se encuentra arreglado a derecho, toda vez que ha sido expedido por órgano competente, en el correcto ejercicio de sus funciones, sin disposiciones contrarias a la Constitución y en estricta observancia de las normas especiales sobre Propiedad Industrial y las que rigen el procedimiento administrativo ( ). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda a través de apoderados. Expone lo siguiente: Respecto al momento en que debe juzgarse la buena fe del solicitante de un registro de un signo como marca manifiesta que la resolución administrativa impugnada no ha considerado que el momento trascendente para determinar la existencia o inexistencia de mala fe sea otro que el de la presentación de la solicitud de registro de marca, y hace referencia a varios acápites de la mencionada Resolución en que hace alusión a la fecha de solicitud del registro. En relación a las pruebas aportadas al procedimiento administrativo señala que en el derecho de marcas el empresario que solicite un registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las cuales destacan aquellas que tienen por finalidad propiciar una conducta honesta y leal por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. Añade que la mala fe como causal de nulidad del registro de una marca, contrariamente a lo que sostiene el demandante, se encontraba prevista también en las normas vigentes al momento en que solicitó los registros de sus marcas, pues, En efecto, en el año 1992 en que el demandante solicitó el registro de dichas marcas se encontraban vigentes la Decisión 313 y el Decreto Supremo No IC/DS. Añade que en el caso concreto existen una serie de indicios, debidamente acreditados en el expediente administrativo, que permitieron al Tribunal de INDECOPI llegar a la certeza respecto al conocimiento que tenía el demandante de la existencia de las marcas de la empresa American Automobile Association, Inc., registradas en los Estados Unidos de América y que el demandante era además consciente que los servicios prestados por dicha empresa eran conocidos por las personas afiliadas al Touring y Automóvil Club del Perú, por lo que podría beneficiarse deslealmente del prestigio ganado por un tercero a nivel internacional a través de la utilización de signos distintivos idénticos o muy parecidos.

7 - 7 - Asevera que el demandante pretende sostener la absurda tesis según la cual resulta obra de la casualidad que el en año 1992, es decir, 90 años después del primer uso en los Estados Unidos de América de la marca AAA diseñada dentro de una figura ovoidal, él decidió registrar la marca constituida por las letras AAA y la marca TRIPLE A para distinguir en el Perú los mismos servicios de asistencia en caso de avería de vehículos y remolque que presta la empresa American Automobile Association, Inc.. Añade que se ha probado en el expediente administrativo que la empresa American Automobile Association, Inc., desde mucho antes del año 1992 en que el demandante solicitó el registro de sus marcas, mantenía relación de reciprocidad con el Touring y Automóvil Club del Perú, convenio en virtud al cual los socios de ésta última podrían acceder a los servicios de la primera en los Estados Unidos de América y viceversa. Indica que Este hecho queda además corroborado con la propia publicidad presentada por el demandante para acreditar el uso previo del signo constituido por la figura de AAA encerrada dentro de una figura ovoidal, en la cual se aprecia que además de dicho signo se incluye la frase eficiencia internacional, con lo cual resulta obvia la intención de aprovechar deslealmente el prestigio ganado por la marca registrada en el extranjero. Respecto a los alcances del pronunciamiento del Tribunal de INDECOPI, manifiesta que la empresa American Automobile Association, Inc., tanto en sus solicitudes de nulidad de certificado de registro de marcas, como en su observación y a lo largo del procedimiento administrativo, ha invocado como fundamento de su pretensión el conocimiento previo que tuvo el demandante de su marca registrada en los Estados Unidos de América, así como la extremada coincidencia que existe entre las marcas registradas y solicitada por éste y la que a ella le corresponde. Consecuentemente es claro que dichos argumentos conducen a un análisis respecto a la buena o mala fe del solicitante del registro de las marcas cuya nulidad y denegatoria se pretende, que es precisamente lo que hizo el Tribunal de INDECOPI. Respecto al derecho de defensa del demandante, manifiesta que la buena fe del solicitante del registro de una marca es un requisito ineludible para conceder el mismo, así como para mantener dicho registro, por lo que este tema se encuentra siempre presente en cualquier procedimiento de este tipo, aunque no haya sido invocado expresamente por las partes. En cuanto a las solicitudes de registro presentadas por el demandante, observa que la intención del demandante al registrar dichas marcas no podía ser otra sino la de confundir a los consumidores aprovechándose deslealmente del prestigio internacional de la empresa American Automobile Association, Inc., lo cual obviamente implica su mala fe. d) Tercero interesado La sociedad AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION INC. señala domicilio procesal para recibir notificaciones en el proceso de la referencia. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

8 - 8 - Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 113 inciso c) de la Decisión 344 y los artículos 73 incisos d) y e) y artículo 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo AAA y diseño ha sido presentada el 9 de abril de 1992, esto es, en vigencia de la Decisión 313. Asimismo, del texto de la Resolución impugnada, se infiere que los signos AAA y TRIPLE A fueron solicitados a registro en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71, 73 literal a) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el texto del artículo 113, literal c) de la Decisión 344, por considerar que no es aplicable al caso concreto. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 ( ) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ( ) Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso

9 - 9 - del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. ( ) Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada. ( ) Artículo La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión. Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro. ( ) DECISIÓN 344 ( ) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. ( ) DECISIÓN 486 ( ) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se

10 refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: marca denominativa y marca mixta, comparación entre marcas en conflicto; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza; reglas para efectuar el cotejo marcario; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida; legitimación para presentar observaciones; procedimiento para el examen de registrabilidad y debida motivación; la nulidad de un registro marcario, la nulidad por mala fe, principio de complemento indispensable; relación entre el ordenamiento jurídico comunitario y el internacional LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior. 2 Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior MOUCHET, Carlos. INTRODUCCIÓN AL DERECHO Editado por Perrot. Buenos Aires, Pág Proceso Nº 114-IP Sentencia de 19 de noviembre de Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de Marca: EBEL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

11 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como tránsito legislativo o también como aplicación de la ley comunitaria en el tiempo ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP Para el caso, se reitera que: ( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior. (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación tanto en sede administrativa como judicial de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar... tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes. (Proceso N 28-IP-95, caso CANALI, publicado en la G.O.A.C. N 332, del 30 de marzo de 1998). 4 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 4 Proceso Nº 39-IP Sentencia de 9 de julio de Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto Marca: & MIXTA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12 En conclusión, la solicitud de registro del signo AAA y diseño se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992), al igual que las solicitudes de los signos AAA y TRIPLE A. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 31 de diciembre de 1993, la Decisión 344 rigió la actividad cumplida a partir del 1 de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1 de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de

13 su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas y Marcas Mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al respecto este Tribunal ha manifestado: se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. 5 Comparación entre signos denominativos y mixtos: Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: DEVICE (etiqueta). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 Comparación entre signos mixtos: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, aunque deberá examinarse todo el conjunto, tanto el gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia, para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 6 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los 6 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15 signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. 9 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro 10 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos AAA y diseño y AAA y diseño, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra.11 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP (ya citado). Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca EAU DE SOLEIL DE EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires P. 153.