PROCESO Nº 12-IP-2006

Transcripción

1 PROCESO Nº 12-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93 y 95 eiusdem, así como del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Parte actora: sociedad HOTELES CARRERA S.A. Caso: marca HOTEL CARRERA. Expediente: N TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de abril del año dos mil seis. VISTOS La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N ), según la cual, a criterio de este Colegiado Supremo y en cumplimiento del artículo 33 segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concordante con el artículo 123 de la Decisión número 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos procesales, providencia recibida en este Tribunal el 15 de diciembre de 2005, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1. De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos En la demanda de IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, formulada ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por la representante de la sociedad HOTELES CARRERA S.A., contra la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de

2 la Propiedad Intelectual, a objeto de obtener la invalidez de la Resolución N /TPI-INDECOPI, del 16 de noviembre de 2000, se alega que Con fecha 22 de enero de 1998, la Caja de Pensiones Militar Policial solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA para distinguir los servicios de la Clase 42 de la Nomenclatura Oficial ; que Con fecha 7 de abril de 1998, formulamos observación a la solicitud de registro señalada en el párrafo precedente, ya que nuestra representada, Hoteles Carrera S.A., tiene registrada en Chile la marca de servicio HOTEL CARRERA en las clases de servicio 36 y 42 la cual distingue a uno de los hoteles más prestigiosos de Chile ; que la Caja de Pensiones Militar Policial actuó de mala fe al pretender el registro de la marca HOTEL CARRERA, toda vez que el rubro hotelero es una actividad económica especializada, de manera que es evidente que la solicitante conocía la existencia de la prestigiosa marca HOTEL CARRERA al momento de solicitar el registro de la marca y más aún al tratarse de una marca que distingue a uno de los hoteles más prestigiosos de Chile, el cual es un país limítrofe con el Perú y dada la publicidad que se otorga al rubro hotelero a nivel mundial, la Caja de Pensiones Militar Policial evidentemente conocía el registro de nuestra representada. Que Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI con fecha 24 de mayo de 1999, se declaró FUNDADA la observación presentada por Hoteles Carrera S.A. y, en consecuencia, denegó el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA solicitada por la Caja de Pensiones Militar Policial ; que se interpuso el Recurso de Apelación por la Caja de Pensiones Militar Policial ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI con fecha 14 de junio de 1999 ; y que Con fecha 28 de diciembre de 2000 se nos notificó la Resolución Nº /TPI-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2000, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, la cual revocó la Resolución Nº /OSD- INDECOPI de fecha 24 de mayo de 1999 y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Según el RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO (folio 144), INDECOPI dio contestación a la demanda el 26 de marzo de 2001, y la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL lo hizo el 10 de mayo de Agrega el Resumen citado que, en su sentencia del 27 de junio de 2003, La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró FUNDADA la demanda interpuesta por HOTELES CARRERA S.A. Por último, el Resumen informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) formuló, el 29 de septiembre de 2003, recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú; y que la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL lo hizo el 1 de octubre de Del texto de la resolución impugnada La Resolución No /TPI-INDECOPI, del 16 de noviembre de 2000, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que, al contestar la observación formulada en el trámite de registro de la marca HOTEL CARRERA, la Caja de Pensiones Militar Policial manifestó que la observante no tiene ningún derecho de marcas vigente en el Perú ni en ningún país miembro del Pacto Andino sobre el signo HOTEL CARRERA, por lo que su observación debe ser declarada improcedente ; que Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 1999, la 2

3 Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación y denegó el registro solicitado. Consideró que si bien la empresa observante no ha acreditado tener registrado ni haber solicitado el registro de un signo distintivo en el Perú, tiene legítimo interés por cuanto los fundamentos de su observación se sustentan en la notoriedad de su marca HOTEL CARRERA registrada en su país de origen y en la mala fe de la solicitante al pretender el registro del signo HOTEL CARRERA, por lo que corresponde desestimar el argumento de la solicitante referido a que la observante no tiene legítimo interés ; que Con fecha 14 de junio de 1999, (la) Caja de Pensiones Militar Policial interpuso recurso de apelación manifestando que atendiendo al principio de territorialidad, el uso exclusivo y protección de la marca HOTEL CARRERA debe circunscribirse únicamente a Chile y no puede afectar al Perú. Señaló que en relación a la publicación privada The Leading Hotels of the World, que contiene una referencia de 305 hoteles a nivel mundial, no constituye una razón suficiente para concluir que su empresa conocía de la existencia de esta revista privada ni que conocía el nombre de todos los hoteles que ahí aparecen, así como tampoco la publicidad contenida en Internet del HOTEL CARRERA ; que Con fecha 4 de agosto de 1999, Hoteles Carrera S.A. absolvió el traslado de la apelación y se adhirió al recurso de apelación interpuesto, solicitando un pronunciamiento en el extremo referido a la calidad de notoria de su marca HOTEL CARRERA ; que El derecho peruano de marcas parte del principio registral o constitutivo de derechos Sin embargo, la Sala conviene en precisar que el principio de inscripción registral deja de operar en dos supuestos. El primero es el de la marca notoriamente conocida. En el caso de la marca considerada notoria no será necesario que la marca se encuentre registrada aquí o en el país de origen del titular para merecer protección ( ) El segundo es el de la marca registrada de mala fe. Los registro (sic) de marca obtenidos de mala fe pueden ser objeto de una acción de nulidad (artículo 113 inciso c) de la Decisión 344 ; que tal como se aprecia del informe de antecedentes, Hoteles Carrera S.A. no tiene un derecho de exclusiva sobre la marca HOTEL CARRERA en el Perú ; que la Sala determina que no se ha demostrado que la marca de la observante goce de la calidad de notoriamente conocida en base a lo establecido en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 ; que la Sala es de la opinión que tampoco se ha demostrado que la marca de la observante cumpla con los requisitos exigidos para ser considerada notoria en base a lo establecido en el inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 ; que para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien sancionar con nulidad retroactiva el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo ; que no basta con que los signos sean idénticos o confundibles a una marca registrada en el extranjero para que su solicitud en el país configure una conducta desleal ; que los medios probatorios presentados no demuestran que la solicitud de registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA presentada por la Caja de Pensiones Militar Policial haya constituido un acto de mala fe representado por un impedimento de la competencia extranjera, en la medida que no se ha demostrado la presencia de una intención desleal tendiente a irrogarle un daño o perjuicio a la observante u obstaculizar el ingreso de la marca HOTEL CARRERA al mercado local ; que dado que la observante no tiene un derecho de propiedad industrial inscrito, la supuesta comisión de actos de competencia desleal por parte de la solicitante no es tema del presente análisis ; que carece de objeto pronunciarse sobre el riesgo de confusión entre los signos en conflicto ; y que procede REVOCAR la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 1999 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA, solicitada por Caja de Pensiones Militar Policial (Perú), para distinguir 3

4 restauración (alimentación), hospedaje temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza, servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación para ordenadores, servicios que no pueden ser clasificados en otra clase y todos los demás servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. 3. De los fundamentos de derecho de la demanda En la demanda formulada por la representante de la sociedad HOTELES CARRERA S.A., se denuncia que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI ha otorgado el registro de la marca HOTEL CARRERA a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial contraviniendo todas las normas sobre Propiedad Industrial, como son la Decisión 344 (en vigencia hasta el 30 de noviembre de 2000) ; y que Uno de los principios del derecho, exige que las personas en el ejercicio de sus derechos deben actuar de buena fe. En lo que respecta a Propiedad Industrial este requisito ha sido recogido en el artículo 113 de la Decisión 344. En la actualidad dicho principio ha sido recogido por la Decisión 486 (en vigencia desde el 1 de diciembre de 2000), en su artículo 172. En el Resumen citado se recoge además el alegato de la demanda según el cual no obstante lo expuesto por el INDECOPI, la solicitante tiene registradas varias marcas correspondientes a hoteles de lujo en el Perú como son Apart Hotel Las Américas, Hotel Las Américas, Residencial las Américas, El Pueblo, etc., por lo que teniendo en cuenta el medio comercial en que se desempeña, y el conocimiento adquirido mediante la experiencia en dicho medio, no se puede pretender negar el conocimiento de la existencia de HOTEL CARRERA, ya que el signo solicitado es idéntico al registrado y pretende distinguir servicios de la misma clase. Al respecto, expresa que debe considerarse que la circulación de la Guía The Leading Hotels of the World donde se anuncia el HOTEL CARRERA de Chile, incluye a países de todo el mundo, entre ellos a Perú. Además, el agente que solicitó el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA en representación de la Caja de Pensiones es el mismo agente que solicitó el registro de la marca The Leading Hotels of the World, lo que fue advertido en su oportunidad ; que la Resolución impugnada transgrede el debido proceso, al sustentarse en un análisis defectuoso de los medios probatorios aportados al proceso, inobservando que el Artículo 184 del Decreto Legislativo Nº 823 establece que son nulas las marcas registradas por quien al solicitar el registro conocía o debía conocer que aquellas debían pertenecer a un tercero ; que el Tribunal ha contravenido normas sobre propiedad industrial como lo es el Decreto Legislativo Nº 823 y la decisión 344 al otorgar registro a quien lo solicitó de mala fe, razón por la que la Resolución impugnada debe ser declarada nula ; y que el Principio de buena fe ha sido recogido en el Art. 181 del Decreto Legislativo Nº 823, así como en el Artículo 113 de la decisión De los fundamentos de derecho de los escritos de contestación a la demanda 4.1. En su escrito de contestación, el apoderado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) argumenta, entre otros puntos, que si bien la marca base de la observación se encuentra registrada en Chile, ello no prueba de por si la notoriedad de la misma. Al respecto, cabe señalar que los certificados de registro, en si mismos, no acreditan el uso de la marca sino la protección legal de la misma. Respecto al material publicitario presentado, cabe precisar que si bien la publicidad es un medio que, según cada caso, podría servir para acreditar la eventual notoriedad de una marca, dicha prueba debe ir acompañada de otros medios probatorios o indicios que permitan apreciar el grado de 4

5 difusión que ha tenido dicha publicidad o las publicaciones donde se incluyen, ya que no es lo mismo hacer publicidad dentro de una publicación distribuida en una zona geográfica muy pequeña, que hacerla en medios de comunicación de ámbito nacional o mundial. En tal sentido, los originales y copias presentadas no demuestran que los servicios que distingue la marca HOTEL CARRERA sean conocidos por el público consumidor del país. En el Resumen agregado a los autos se indica, a título de fundamentos de la contestación en referencia, la solicitud de INDECOPI de que se declare infundada la demanda, precisando que en lo que concierne a la mala fe, el Tribunal consideró que los medios probatorios presentados por la accionante no demostraban que la solicitud de registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA, presentado por la Caja de Pensiones Militar y Policial, hubiese constituido un acto de mal (sic) fe, representado por un impedimento de la competencia extranjera, en la medida que no se ha demostrado la presencia de una intención desleal tendiente a irrogarle u (sic) daño o perjuicio a la observante u obstaculizar el ingreso de la marca HOTEL CARRERA al mercado local ; que se ha tomado en consideración el Principio de Territorialidad que rige el derecho de marcas, por el que la protección otorgada a los derechos de propiedad otorgada por la ley nacional, se encuentra especialmente limitada, careciendo de protección extra territorial, de modo que su titular no puede ejercitarlos fuera del país de registro ; que en lo referente al argumento relativo al carácter notoriamente conocida (sic) de la marca HOTEL CARRERA, efectuando un análisis del Artículo 83 Literal d) de la Decisión 344 la accionante no demostró que al menos un 60% del sector interesado del público consumidor nacional o sub regional andino, conociese dicha marca ; y que en lo referente al argumento relativo al carácter notoriamente conocida (sic) de la marca HOTEL CARRERA, efectuando un análisis del Artículo 83 Literal e) de la Decisión 344 la Sala consideró que las pruebas aportadas no demostraban que el sector pertinente de consumidores peruanos, aún en un porcentajes (sic) menor al 60%, a los cuales están dirigidos los servicios que distingue la marca registrada, conociese la existencia de servicios distinguidos con la marca HOTEL CARRERA En cuanto a la contestación de la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, el Resumen citado indica que ni los medios probatorios presentados en sede administrativa, ni los recaudados (sic) adjuntados al presente proceso han acreditado que su solicitud de registro constituya un acto de mala fe. Que conforme al Principio de Territorialidad que rige el derecho de marcas, la protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la Ley Nacional de un Estado, está específicamente limitada al territorio mismo, salvo los casos excepcionales, de mala fe y notoriedad que no se verifican en este caso ; que asimismo, los documentos presentados a nivel administrativo no acreditan la presunta notoriedad de la marca, cuya titular es la demandante, habiéndose determinado que su marca no gozaba de la calidad de notoriamente conocida ; y que la Resolución Administrativa impugnada, no se encuentra incursa en causal de invalidez o ineficacia. 5. De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú El Resumen citado señala que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en su sentencia del 27 de junio de 2003, declaró FUNDADA la demanda interpuesta por HOTELES CARRERA S.A., con fundamento en que los medios probatorios aportados por la demandante, no resultan suficientes para determinar si una marca es notoriamente conocida, toda vez que si bien se advierte al (sic) existencia de medios documentales que acrediten la publicidad, grado de conocimiento, antigüedad y difusión de la marca, es ello insuficiente para determinar su notoriedad conforme a los 5

6 criterios vertidos en los Literales d) y e) del Decreto Legislativo Nº 823, y no obstante que dada la actividad a que se dedica la entidad demandada CAJA DE PENSIONES MILITAR Y POLICIAL (titular de marcas que protegen los servicios de hoteles de la Clase 42 de la Nomenclatura Oficial) se ha encontrado en capacidad suficiente para conocer la existencia de la marca HOTEL CARRERA, más aún si puede advertirse que en el mercado hotelero circulan revistas y guías informativas respecto de los citados hoteles. Que por otro lado, debe considerarse que el lugar donde se encuentra registrada la marca sub litis, es un país limítrofe con el cual se mantiene un fluido intercambio comercial, siendo el caso que la coexistencia de las marcas de servicio en mención podrían conducir a una confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de la marca. 6. De los recursos de apelación 6.1. A propósito del recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Resumen da cuenta, a título de argumentos, que el derecho marcario peruano reposa en principios tales como, el Principio Registral o constitutivo de derechos, y el Principio de Territorialidad, los cuales deben ser aplicados conjuntamente ; que en el caso concreto, la empresa chilena HOTELES CARRERA se opuso al registro de la marca HOTEL CARRERA, aduciendo mala fe de la empresa solicitante, ello sin presentar alguna prueba que acreditara de forma fehaciente la existencia de dicha mala fe. Advierte que la accionante, en el procedimiento administrativo sólo aportó certificados de registro en Chile y publicidad efectuada en Chile ; que Considera el INDECOPI que tanto la notoriedad como la mala fe, si pretenden servir de fundamento a una oposición al registro de una marca que en el Perú no pertenece a nadie, se tiene que probar y no sólo alegar ; y que Concluyen que el concepto de mala fe es insuficientemente comprendido por la Sala Suprema, toda vez que a efecto de que exista mala fe no basta con que el signo solicitado se (sic) idéntico o confundible a una marca registrada en el extranjero. En el texto del recurso de apelación que obra en el expediente, se sostiene además que la mala fe como supuesto de anulación del registro de una marca en el registro, no se limita a comprobar la identidad o similitud de una marca registrada o solicitada a registro versus una marca usada por otro La mala fe requiere necesariamente la comprobación de otro supuesto: la intención de irrogarle un daño o perjuicio al competidor u obstaculizar su efectivo ingreso al mercado local ; que la consideración más desconcertante es la contenida en el Décimo considerando de la sentencia cuando se sostiene que la colindancia con un país como Chile y por el hecho que se mantendría con dicho país un fluido intercambio comercial podría inducir a confusión a los consumidores ; y que Un razonamiento de ese tipo nos llevaría a otorgar a Chile un trato especial que ni siquiera tienen los países del Pacto Andino (con quienes si existe un Tratado Internacional como la Decisión 486 que les confiere particulares prerrogativas) y ni los propios nacionales Y en el texto del recurso de apelación ejercido por la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL se alega que no es posible que, habiéndose acreditado que no existe notoriedad de la marca, se concluya que existe mala fe al solicitar el registro de la misma es que acaso puede haber mala fe si la marca no es notoria en el mercado? ; que lo que se está haciendo es privar del Derecho de Prelación al primer solicitante del registro de la marca (en este caso a La Caja) por el sólo hecho de que el demandante venía utilizando con anterioridad un signo idéntico o confundible en el extranjero pero no registrado en nuestro país y, asimismo, de otorgar protección legal a la marca en virtud a su uso o registro en el extranjero, supuestos contrarios al 6

7 Principio Registral y al Principio de Territorialidad que rigen el ordenamiento jurídico de derecho de marcas, según el cual el derecho de exclusión sobre una marca nace con su registro en el país ; que Por tanto, es errado considerar la condición de países limítrofes para establecer una posible confusión en los consumidores ; y que nunca se demostró la notoriedad de la marca ni menos la presencia de una intención desleal tendiente a irrogarle un daño o perjuicio a la demandante, siendo sólo una hipótesis improbada de la sentencia que nuestra parte haya buscado un aprovechamiento ilícito por parte de la Caja de Pensiones Militar Policial. CONSIDERANDO Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en los artículos 83 literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión número 344 ; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 153 y 154 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 93 y 95 eiusdem; y, puesto que la demanda contra la Resolución N /TPI-INDECOPI del 16 de noviembre de 2000, ejercida por la apoderada de la sociedad HOTELES CARRERA S.A., fue presentada el 13 de febrero de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486, corresponde interpretar, en lo pertinente, la disposición prevista en su artículo 172, así como en su Disposición Transitoria Primera. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 ( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 7

8 ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ). Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. Artículo El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 8

9 Artículo La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. Decisión 486 ( ) Artículo La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se 9

10 regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de registro de un signo como marca En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente concedidos de conformidad con la norma vigente para la fecha de su otorgamiento, y ha establecido que, en tal caso, los derechos citados subsistirán por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con el registro del signo como marca, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que el signo haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas. El Tribunal ha señalado sobre el particular que en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho (Sentencia dictada en el expediente N 145-IP- 2003, del 18 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N 1047, del 31 de marzo del mismo año, caso XAPRILA ). En el caso de autos, la parte actora sostiene en su demanda que la solicitud de registro como marca del signo HOTEL CARRERA fue formulada el 22 de enero de 1998, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que 10

11 concierne al cumplimiento de los requisitos de registro del signo, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. El Tribunal ha señalado sobre el particular que la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 231, del 17 de octubre de 1996, caso MAMMA ). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, 11

12 ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N 07- IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N 299, del 17 de octubre de 1997, caso REMAVENCA ). A tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la notoriedad de una marca presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los productos o servicios de que se trate. De conformidad con la disposición citada, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial con independencia de la clase a que pertenezcan los productos o servicios, iguales o distintos, de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. Por la misma razón, la protección citada se extiende independientemente del territorio en que haya sido registrada la marca. En el contexto que antecede, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad generalmente aplicables con relación a las marcas comunes (Sentencia dictada en el expediente N 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N 674, del 31 de mayo de 2001, caso HARINA GALLO DE ORO, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N 504, del 9 de noviembre de 1999, caso FRISKIES ). La disposición prevista en el artículo 83, literal e, prohíbe asimismo el registro de un signo como marca cuando sea similar, al punto de producir confusión, con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios de que se trate. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca notoriamente conocida, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, relación que puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un 12

13 servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. De haber semejanza, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Ahora bien, el Tribunal ha establecido que Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada (Sentencia dictada en el expediente N 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N 338, del 11 de mayo del mismo año, caso HERMES ), y que En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status (Sentencia dictada en el expediente N 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N 231, del 17 de octubre de 1996, caso LISTER ). En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. El Tribunal ha precisado, además, que En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada (Sentencia dictada en el expediente N 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N 318, del 26 de enero de 1998, caso CIEL ). IV. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que, ante la petición de 13

14 registro de un signo idéntico o similar, el titular de un signo ya registrado, o ya solicitado para registro, tiene interés legítimo para hacer observaciones, del mismo modo que el titular de una marca notoriamente conocida por los sectores interesados en el país en el que se solicita el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el internacional sujeto a reciprocidad. La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite, o rechazarlas por extemporáneas, o porque se fundamenten en una solicitud posterior, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se haya solicitado el registro, o porque el observante no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados desde su notificación. Vencido este plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro del signo como marca. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado y, en consecuencia, el que se pronuncie sobre su validez o nulidad, se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este propósito que: La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). V. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la citada Decisión. Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo (Sentencia dictada en el expediente N 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N 481, del 13 de septiembre de 1999, caso DERMALEX ). 14

15 VI. Régimen aplicable a las causales de nulidad del registro del signo. La causal de mala fe. Régimen procesal. Caso de demandarse la nulidad del registro de un signo como marca, bajo un régimen común distinto al vigente para la fecha en que el registro fuera solicitado y obtenido, hay necesidad de establecer la norma aplicable, tanto en el orden sustancial como en el procesal. En el orden sustancial, el Tribunal ha manifestado que Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N 38-IP-2002, ya citada). En efecto, la concesión del registro depende, en lo principal, de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. En el caso de autos, la parte actora demandó, en fecha 13 de febrero de 2001, la nulidad del registro del signo HOTEL CARRERA, registro que fuera otorgado por Resolución N /TPI-INDECOPI, del 16 de noviembre de 2000, sobre la base de una solicitud formulada el 22 de enero de Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos denunciados en el caso de autos, será la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a, prevé, a título de causal de nulidad, que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de sus disposiciones, por lo que aquélla procederá, en lo principal, si el signo en cuestión no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 eiusdem. El artículo 113, literal c, de la Decisión citada prevé asimismo, entre otras causales, la de que el registro haya sido obtenido de mala fe, supuesto a configurarse, entre otros casos, cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por tanto, procede considerar que incurre en un acto de mala fe quien solicita, obtiene o utiliza el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde ha solicitado u obtenido el registro del suyo. De retorno a las causales de nulidad, cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. Como se indicó, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable como regla a 15