TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 343-IP-2015

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 343-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: Ls 15 (mixta). Demandante: Ls CORP. Proceso interno: J R-CA-26. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El Oficio /5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno JR-CA-26. El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno.

2 Demandante: Demandado: Hechos. LS CORP. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. 1. El 24 de junio de 2011, LS Corp. solicitó el registro de la marca LS IS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 y servicios en la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, no se presentaron oposiciones contra dicha solicitud dentro del plazo legal. 3. EI20 de marzo de 2012, mediante Resolución /DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó de oficio el registro de la marca solicitada en la Clase 9 por ser confundible con la marca LS LEROY SOMER (mixta) previamente registrada en la misma Clase 9, y otorgó el registro de la marca solicitada en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 13 de abril de 2012, LS Corp. presentó recurso de apelación contra la Resolución /DSD-INDECOPI. 5. EI18 de noviembre de 2013, mediante Resolución /TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución /050-1 NDECOPI. 6. El 21 de febrero de 2014, LS Corp. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución /TPI- INDECOPI. 7. El 22 de diciembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 8. El 7 de enero de 2015, LS Corp. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 22 de diciembre de El 9 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión /'..~e-s: 2

3 LS CORP. interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. Si se realiza el examen comparativo entre la marca solicitada LS IS (mixta) y la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta), se comprueba que son diferentes gráficas, fonética y conceptualmente. Además de tener colores, diseños y elementos diferentes, cualquier consumidor razonable, al pronunciar la marca solicitada LS IS (mixta) dirá L-SIS, mientras que al pronunciar la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) dirá LEROY- SOMER, ya que la figura abstracta es impronunciable. 11. La marca solicitada LS IS (mixta) es específica al momento de detallar los aparatos e instrumentos eléctricos que busca distinguir, mientras que la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) es demasiado genérica. El hecho de que la marca registrada distinga "únicamente aparatos electrónicos y aparatos e instrumentos eléctricos" de la Clase 9, no le confiere derecho sobre todos los productos enumerados en dicha clase internacional. 12. El hecho que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI consideren que la figura LS representa las letras LS, no le otorga al propietario de la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) exclusividad sobre el uso de dichas letras y no poseen fuerza distintiva. 13. Adicionalmente, es preciso recordar que las marcas, al momento de ser comparadas, deben ser observadas en su totalidad, en su conjunto, sin desmembraciones artificiales. Por lo tanto, lo que se debe comparar son las marcas LS IS (mixta) y LS LEROY SOMER (mixta), y no los elementos LS e LS, que, cabe resaltar, ni siquiera se parecen. Argumentos de la contestación a la demanda. EIINDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 14. En el presente caso, LS IS (mixto) pretende distinguir algunos de los mismos productos que distingue la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta), a saber, aparatos e instrumentos eléctricos comprendidos en la Clase 9. En consecuencia, es posible concluir objetivamente que los productos que busca distinguir el signo solicitado LS IS (mixto) están incluidos dentro de los que distingue la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta). 15. El examen de registrabilidad en materia de marcas es un examen de derecho, no de hecho. En ese sentido, para efectos registrales, nada importa si la titular de la marca LS LEROY SOMER (mixta) utiliza ésta solo para distinguir ciertos aparatos e instrumentos eléctricos. Lo cierto es que su marca se encuentra registrada para distinguirlos en general y, por lo tanto, debe ser protegida. _.<.1 t..j.. 3

4 '16. I"\preclados los signos en conflicto, es innegable que al coincidir en el empleo de la denominación relevante LS, aplicados además a algunos de los mismos productos, inevitablemente el público incurrirá en confusión respecto al origen empresarial de los mismos. Incluso, aun cuando asuma que los productos que estos signos distinguen provienen de empresarios diferentes, debido a que coinciden en la denominación relevante LS, se presente el riesgo de que se asuma que entre tales empresarios puede existir algún tipo de relación o vinculación de carácter empresarial u organizativa, cuando ello no es cierto. 17. Si bien el público consumidor puede no confundir los productos brindados bajo el signo LS IS (mixto) con los productos brindados bajo la marca LS LEROY SOMER (mixta), de modo que compre uno por otro, sí confundirá el origen empresarial de dichos productos debido a que los signos que los distinguen coinciden en el empleo de la denominación relevante LS. 18. De acuerdo con la descripción de la marca entregada por su titular al momento de solicitar el registro, ésta es precisamente LS LEROY SOMER (mixta). Adicionalmente, refuerza la asociación que el público hará del logotipo con la denominación LS, con la otra denominación que la acompaña LEROY SOMER, cuyas iniciales precisamente dan lugar a la denominación LS que la precede. Finalmente, cabe señalar que LS no forma parte de ninguna otra marca registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 9. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 19. El procedimiento administrativo materia de revisión es uno en el que se ha discutido la registrabilidad del signo solicitado LS IS (mixto), para lo cual el INDECOPI debe evaluar los productos para los cuales las marcas se encuentran registradas y no qué productos en el mercado en realidad están identificando las marcas en cuestión, siendo que esto último sí es materia de cuestionamiento en un procedimiento de cancelación de marca registrada; razón por la cual, al advertir que algunos de los productos detallados por LS Corp. en su solicitud se encuentran comprendidos dentro del género de los aparatos eléctricos e instrumentos eléctricos que distingue la marca LS LEROY SOMER (mixta), es correcto concluir que existe identidad de algunos productos. 20. En el aspecto fonético, se advierte que los signos en cuestión suscitan impresiones de conjunto diferentes, presentando diferentes secuencias vocálicas, consonánticas y distintas sílabas tónicas. En el aspecto gráfico, se advierte que los signos presentan impresiones diferentes, ya que no obstante las representaciones gráficas de las letras LS en ambos, están conformados por elementos adicionales diferentes, como las denominaciones LEROY SOMER e IS y la distinta distribución de los elementos.,) (~" 4

5 2-. Se advierte que la conjunción de letras LS se encuentra en una posición distintiva y autónoma en ambas marcas, toda vez que: i) es distintiva porque no está presente en otras marcas registradas a favor de terceros en la Clase 9, y no es genérica ni descriptiva; ii) es autónoma al no haber perdido su individualidad en ambas marcas. 22. La impresión de conjunto de los signos no siempre comprende a toda la marca. En el caso concreto, se ha advertido que todas las denominaciones que conforman las marcas confrontadas son parte de la impresión de conjunto suscitada por dichos signos. Sin embargo, ello no implica que se desconozca el hecho que al coincidir en el empleo de una misma denominación relevante (LS), aun diferenciándose en otros elementos, estas marcas susciten riesgo de confusión indirecta o riesgo de asociación. 23. En conclusión, se advierte riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por lo siguiente: existe identidad entre algunos de los productos que distinguen las marcas confrontadas; ii) no obstante el grado de atención de los consumidores y las diferencias gráficas y fonéticas de los signos, al contener ambos la conjunción de las letras LS en una posición distintiva y autónoma, y en la misma ubicación (al inicio del signo) se colige que suscitarán el mismo recuerdo en el consumidor. Ello podrá inducir al consumidor en la creencia de que dichas marcas pertenecen a la misma empresa o que aun tratándose de empresas distintas, crea que entre ellas existe vinculaciones comerciales u organizativas. Argumentos del recurso de apelación. LS CORP. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial manifestando lo siguiente: 24. La marca solicitada LS IS (mixta) es específica al momento de detallar los aparatos e instrumentos eléctricos que busca distinguir, mientras que la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) es demasiado genérica. No siendo posible que, por esta generalidad, se interprete prácticamente que LS LEROY SOMER (mixta) distingue todos los aparatos e instrumentos eléctricos que se enumeran en la Clase En consecuencia, las causales por las que fue denegada en primera instancia administrativa la marca LS IS (mixta) han desaparecido, pues ha quedado acreditado que, observadas las marcas en su conjunto, éstas resultan ser diferentes y pueden ser claramente diferenciadas, bastando una simple observación de ambas para determinar que son distintas y que pueden coexistir sin problemas en el mismo mercado sin temor a que puedan ser confundidas. 26. El hecho de que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI consideren que la figura abstracta LS representa las letras LS, no le otorga al propietario de la 1.". 5

6 ;alea registrdua L.3 Li.:Í={C (' SOivlER (mixta) exclusividad sobre el uso de dichas letras, ya que éstas son de carácter genérico y no poseen fuerza distintiva. 27. Adicionalmente, al momento de realizar la comparación de marcas, éstas deben ser observadas en su totalidad, en su conjunto, sin desmembraciones artificiales. Por lo tanto, lo que se debe comparar son las marcas LS IS (mixta) y LS LEROY SOMER (mixta) y no los elementos LS y LS, que, cabe resaltar, ni siquiera se parecen. Solicitud del Juez Consultante. 28. El Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: i. Si dos signos que distinguen productos vinculados o semejantes de la misma Clase comparten una partícula semejante, puede afirmarse por ello la existencia de riesgo de confusión a pesar que poseen elementos adicionales que también resultan relevantes? ii. El hecho que en una determinada Clase solo se encuentre registrado un signo con características consideradas confundibles con las del signo solicitado (el cual pretende distinguir productos vinculados a los distinguidos por la marca registrada), implica que por ello se deba denegar el registro de éste? iii. Puede decirse que existe riesgo de confusión si a pesar de la semejanza entre los signos, los productos que distinguen, que también son semejantes y/o vinculados, van dirigidos a un público especializado? iv. En el caso de autos, teniendo en cuenta la forma como están presentados los signos en conflicto, puede afirmarse la existencia de riesgo de confusión por el hecho que uno de sus elementos es semejante y porque además distinguen productos vinculados y/o semejantes? B. INTERPRETACiÓNPREJUDICIAL. 29. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 30. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 31. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: /..-, /./., 6

7 ;:; o ic \:aco: '136 uterai a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. 3. Conexión competitiva entre productos de la misma Clase. 4. El público especializado y el carácter distintivo de un signo. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 32. Con el fin de contestar las preguntas del Juez consultante, el Tribunal pasa a desarrollar los temas propuestos. 1. IRREGISTRABILlDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 33. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo LS IS (mixto) solicitado por LS CORP. y la marca sobre la base de la cual se denegó, de oficio, el registro del signo LS LEROY SOMER (mixto). 34. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 35. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 1 "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)". 7

8 36. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibílídad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación economice", 37. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 38. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo>. 39. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 40. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en 2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.OAC del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON. 3 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS...~ L;, 8

9 función de los productos o servicios de que se trate, independientemente la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. de 41. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 42. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los siqnos", 43. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 44. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, dado que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 45. Con relación a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica"5. 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. 1. ''' 5 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de septiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. 9

10 .(... I C;: secuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 47. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 48. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 49. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo de signos. 50. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos inteqrantes'". 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 6 Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A, Madrid 1984, p

11 '_. ;_.._;: ::.;il ~;(;;( h.,:,..:..i. LSGn cuenta ias semejanzas y no ias diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa", 51. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. 52. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos LS IS y LS LEROY SOMER ambos de naturaleza mixta con parte denominativa compuesta. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. 53. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo ebstrecto": 54. En efecto, el Tribunal ha manifestado que: "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores:". 7 Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 Y ss. 8 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: CASA (mixta). 9 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo SA, Madrid 1984, pp

12 55. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos a continuación: 56. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo de los signos en conflicto. 57. Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario, si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: 58. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo un menor valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: i. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ii. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. iii. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 59. Adicionalmente, con relación a los signos con parte denominativa compuesta, el Tribunal considera que el Juez Consultante deberá tomar en consideración los siguientes criterios: /7 12

13 1. U J:C;Jc:on de ids pé:li~}l;ras. Ld primera palabra genera una mayor recordación por parte del público consumidor. 11. Extensión de las palabras. Las palabras más cortas, por lo general, producen un mayor impacto en la mente del público consumidor Sonoridad de las palabras. Mientras mayor la fuerza tónica de una palabra comprendida dentro del signo con parte denominativa compuesta, tendrá un mayor impacto en la mente del consumidor. IV. Grado de distintividad intrínseca del signo. Las palabras evocativas, descriptivas, genéricas o de uso común contenidas dentro del signo registrado, conllevarán a que éste sea considerado como un signo débil. Mientras mayor sea la proximidad de la palabra evocativa o descriptiva con los productos o servicios distinguidos por el signo, éste último tendrá un mayor grado de debilidad. V. Grado de distintividad extrínseca del signo. Debe analizarse el grado de distintividad del signo teniendo en cuenta las palabras comunes con otros signos previamente registrados. VI. Marcas derivadas y familias de marcas. Si la palabra que compone el signo es el elemento estable en una marca derivada o de una familia de marcas, tendrá una mayor relevancia. VII. Notoriedad. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida dentro del territorio subregional andino, ello tendrá especial relevancia a efectos de determinar la protección reforzada del signo. 60. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o del Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 61. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 62. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 13

14 "No existe pronloicion alguna para que jos signos a reqistrerse eaooten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...) Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 64. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: "En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(,..) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)' (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distíntividad al signo, podrá ser objeto de reqistro'", 65. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. 66. LS CORP manifiesta que solicitó el registro del signo LS IS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Níza", especialmente "aparatos e instrumentos electrónicos", 10 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C de 11 de julio de Aparatos usados como interface entre los humanos y las máquinas (human machine interfac (HMI)); interruptores eléctricos aislados con gas; equipos eléctricos de conmutación aislados COOI gas; corta circuitos eléctricos a gas; conmutadores eléctricos de alta tensión; controladores de automatización en fábricas; máquina y aparatos para el manejo y gestión del tráfico (aparatos de control); máquinas y aparatos de señalización de tráfico; software grabado para computadoras u ordenadores; programas operativos grabados para computadoras u ordenadores; corta circuitos a aire; corta circuitos eléctricos para protección de fugas a tierra; relés digitales de protección (eléctricos); transformadores eléctricos moldeados (mold transformers); aparatos reconocedores de radio frecuencia; aparatos de identificación de radio frecuencia (RF-ID); lectoras de identificación de radio frecuencia (RF-ID); tarjetas (tags) electrónicas para identificación de radio frecuencia (RF-ID); aparatos eléctricos recargadores inalámbricos; acumuladores eléctricos para aparatos inalámbricos de comunicación; convertidores de señales para aparatos inalámbricos de comunicación; amplificadores para aparatos inalámbricos de comunicación; corta circuitos eléctricos encapsulados (molded case circuit breakers); máquinas y aparatos automáticos de distribución de energía eléctrica que se utilizan para reducir al mínimo las secciones dañadas y el período de tales daños, en caso de un apagón eléctrico, mediante el control de la información de las condiciones y fallas mecánicas de los equipos de distribución de energía eléctrica en tiempo real y control de los equipos de distribución de energía eléctrica de forma remota mediante el uso de equipos de comunicación; sistemas de control distribuidos; paneles de distribución eléctrica para propósitos industriales; 14

15 rruemras qce la marca soore la base de la cual se deniega el registro LS LEROY SOMER también distingue productos de la Clase Con el fin de dar respuesta al Juez Consultante, el Tribunal advierte que para determinar la existencia de conexión competitiva entre productos o servicios, el Juez Consultante deberá analizar la naturaleza y finalidad de los productos o servicios distinguidos por los signos confrontados, ya que la sola pertenencia de éstos a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra la conexión competitiva entre ambos. 4. EL PÚBLICO ESPECIALIZADO Y EL CARÁCTER DISTINTIVO DE UN SIGNO. 68. Se interpretará el presente tema en virtud de la tercera pregunta formulada por el Juez Consultante, es decir, si puede determinarse la existencia de riesgo de confusión si a pesar de la semejanza entre los signos, los productos que distinguen, que también son similares y/o conexos, van dirigidos a un público especializado. 69. A este respecto, cabe transcribir la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), expedida dentro del caso C-311/11 P, relativo a la registrabilidad de la marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH: "Respecto de la tercera parte del primer motivo, procede recordar en primer lugar que el Tribunal General constató, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que el público pertinente está constituido por un público germanófono especialista en informática, cuyo nivel de conocimiento y de atención en dicho sector es superior al del público en general. A este respecto, debe constatarse que el hecho de que el público pertinente es especializado no puede ejercer una influencia determinante sobre los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter distintivo de un signo. Si bien es cierto que el grado de atención del público pertinente especializado es, por definición, más elevado que el del consumidor medio, no por ello se deduce aparatos controladores para usarse en instalaciones de tratamiento de agua limpia y de aguas residuales; acumuladores de energía eléctrica tipo fuel cel/s; cámaras infrarrojas; máquinas y aparatos lectores de mediciones a distancia; controladores de telemetría; transformadores hidráulicos; inversores (electricidad); máquinas y aparatos electrónicos que automáticamente detectan violaciones de reglas de tráfico (a saber, el no respetar las señales de tráfico, el violar los límites de velocidad y el cambiarse de carril en la calzada) y las hacen cumplir; máquinas y aparatos para la cobranza electrónica de peajes; transformadores eléctricos, relés para vehículos eléctricos; convertidores de energía eléctrica para vehículos eléctricos; cargadores de electricidad para vehículos eléctricos; aparatos y máquinas de telecomunicaciones; partes de máquinas de telecomunicaciones..../", i "';') 13 Orugas para tanques, máquinas de golpeo, máquinas de moldeo a inyección, eliminadoras de basura; robots, taladros eléctricos manuales, cortadoras eléctricas, moledoras eléctricas, sierras eléctricas. 15

16 necesariamente que basta un menor carácter disti; uvo CLanaa ::;: público pertinente es especializado. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce (véanse, en particular, las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 44; de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI, C-286/04 P, Rec. p , apartado 22, y de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p , apartado 82). Pues bien, tal principio quedaría en entredicho si el umbral de carácter distintivo de un signo denominativo dependiera, de modo general, del grado de especialización del público pertinente" En consecuencia, el hecho de que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar el carácter distintivo de un signo. Como el Tribunal ha manifestado en diversas oportunidades, para valorar si un signo cuenta con carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce tal signo. Sin embargo, el citado principio quedaría en entredicho si dicha valoración dependiera del grado de especialización del público pertinente. E. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL JUEZ CONSULTANTE. 71. En el caso concreto, el Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de las siguientes preguntas que serán respondidas a continuación: i. Si dos signos que distinguen productos vinculados o semejantes de la misma Clase comparten una partícula semejante, puede afirmarse por ello la existencia de riesgo de confusión a pesar que poseen elementos adicionales que también resultan relevantes? En primer lugar, la pertenencia de los productos distinguidos por los signos en conflicto a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no presupone la existencia de similitud ni conexión competitiva entre tales productos. En segundo lugar, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula compartida por ambos signos es propiamente una partícula de uso común. Finalmente, en virtud del criterio de que los signos cotejados deben ser apreciados en su conjunto, se debe valorar la impresión que podrían causar otros elementos gráficos - por ejemplo, por su ubicación, color y tamaño - comprendidos en los signos mixtos. /J f I jj I 14 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 12 de julio de 2012, asunto C-311/11 P, caso: marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, Smart Technologies ULC c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), apartados 47-50, especialmente párrafo

17 ii. t:j hecho que en una determinada Clase solo se encuentre registrado un signo con características consideradas confundibles con las del signo solicitado (el cual pretende distinguir productos vinculados a los distinguidos por la marca registrada), implica que por ello se deba denegar el registro de éste? El Tribunal reitera que, la pertenencia de productos o servrcios identificados por los signos objeto de examen de confundibilidad a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no presupone la existencia de similitud, ni tampoco de conexión competitiva, entre dichos productos o servicios comprendidos en una misma Clase. iii. Puede decirse que existe riesgo de confusión si a pesar de la semejanza entre los signos, los productos que distinguen, que también son semejantes y/o vinculados, van dirigidos a un público especializado? A este respecto, el Tribunal reitera lo expuesto previamente en la presente providencia, en el sentido que el hecho que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar la existencia de un riesgo de confusión entre signos compuestos. Como el Tribunal ha manifestado en anteriores oportunidades, para valorar si un signo es confundible o no al grado de causar riesgo de confusión, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce dicho signo. Sin embargo, tal principio quedaría en entredicho si el umbral del carácter distintivo de un signo dependiera del grado de especialización del público pertinente. iv. En el caso de autos, teniendo en cuenta la forma como están presentados los signos en conflicto, puede afirmarse la existencia de riesgo de confusión por el hecho que uno de sus elementos es semejante y porque además distinguen productos vinculados y/o semejantes? El Tribunal recuerda que no le es posible dirimir las controversias objeto de los procesos internos que originan las interpretaciones prejudiciales que le son allegadas. En ese sentido, el Tribunal únicamente provee a los tribunales nacionales de pautas interpretativas pertinentes para que éstos puedan resolver la respectiva controversia aplicando de manera uniforme la normativa comunitaria andina. ~ / e Sin embargo, el Tribunal considera que, según ha expresado en reiteradas ocasiones, la semejanza o similitud de alguno de los elementos de los signos cotejados, así como el hecho que ambos signos amparen productos similares o conexos, no determina per se la existencia de un riesgo de confusión. Por lo tanto, la existencia de un 17

18 riesgo ae confusión decera 38, evaluaca JJf,;,;1.Juez C0nsu ~aíite,~,asg por caso, según los criterios interpretativos previamente desarrollados en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Con relación a los signos con parte denominativa compuesta, el Tribunal considera que se debe tener en consideración: (i) la ubicación de las palabras; (ii) la extensión de las palabras; (iii) la sonoridad de las palabras; (iv) el grado de distintividad intrínseca del signo; (v) el grado de distintividad extrínseca del signo; (vi) si la palabra que compone el signo es el elemento estable en una marca derivada o de una familia de marcas; y, (vii) si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida dentro del territorio subregional andino. TERCERO: El Tribunal advierte que, para determinar la existencia de conexión competitiva entre productos o servicios, el Juez Consultante deberá analizar la naturaleza y finalidad de los productos o servicios distinguidos por 18

19 los sign<)~ C01 u.orua.ros. jd que ía sota pertenencia de éstos él uno misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra la conexión competitiva entre ambos. CUARTO: El hecho de que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar el carácter distintivo de un signo. Para valorar si un signo cuenta con carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce tal signo. El citado principio quedaría en entredicho si dicha valoración dependiera del grado de especialización del público pertinente. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente lnterpjétación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adop~ió./ j/ 'j. I D ' I~ Cecilia L '. a ~yllón Quinteros MAGISTRADA Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 343-IP