SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXIV Número 3015 Lima, 4 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 53-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos involucrados: APACHE (mixto) / APACHE (denominativo)... 2 PROCESO 388-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia Dirección de Propiedad Industrial. Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos involucrados: ANITA (mixto) y ANITA (mixtos) Pág. Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: 53-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos involucrados: APACHE (mixto) / APACHE (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0201 del 27 de enero de 2016 recibido el 28 de enero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136, 146, 166 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º ; y El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.S. - PROTABACO S.A.S. LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

3 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 Tercero Interesado: COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. - COL TABACO 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 7 de noviembre de 2007, la PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. (en adelante, PROTABACO), solicitó el registro del signo APACHE (mixto), para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza 1 (Expediente Administrativo N º ) Una vez publicada la solicitud, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. COLTABACO (en adelante COLTABACO), presentó oposición argumentando similitud visual, fonética, gramatical y conceptual con sus marcas previamente registradas: GRAFICA, Certificado 80744; PIELROJA + GRAFICA, Certificado ; PIELROJA + GRAFICA Certificado (Clase Internacional de Niza 34); PIELROJA + GRAFICA No. Certificado No ; y el lema comercial CRECE LA TRIBU, solicitud , que acompaña a las marcas PIELROJA, signos distintivos que a decir de COLTABACO, son notorios. Todas las marcas descritas para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza 2 correspondientes a los Certificados , y y Expedientes administrativos , , , respectivamente. l'ielnoja,., Clase 34: "Tabaco; articulas para fumadores; cerillas. Clase 34:"Tabaco; articufos para fumadores; cerillas. 2

4 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de El 27 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), mediante Resolución declaró infundada la oposición presentada por COLTABACO y negó de oficio el registro de la marca APACHE, considerando que el signo solicitado podría causar confusión con la marca denominativa previamente registrada APACHE, que protege los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza ( encontrada de oficio y concedida en base al derecho preferente que obtuvo COL TABACO por la cancelación por falta de uso de la marca APACHE), pues reproduce en su totalidad la expresión APACHE. Respecto de la oposición argumentó que el elemento gráfico del signo solicitado, no otorga suficiente distintividad; y que entre el signo solicitado y los signos opositores no existe identidad ni semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, puesto que la única coincidencia consiste en que todas incorporan la imagen de un indio, que es diferente en todos los casos; y porque existen otros registros marcarios que incorporan en sus marcas la imagen de un indio PROTABACO presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior Resolución, indicando que COL TABACO no tenía interés legitimo para presentar la acción de cancelación por falta de uso. Agregó que existe demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución que ordenó la cancelación por falta de uso de la marca APACHE El 30 de julio del 2009, mediante Resolución 38578, la Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución descrita anteriormente. En el mismo acto se concedió el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria El 14 de abril de 2011, la SIC mediante Resolución , resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución Para resolver consideró que los signos de la opositora no son confundibles con la marca solicitada, y argumentó la ejecutoriedad del acto administrativo que resolvió la cancelación por falta de uso del signo APACHE El 12 de septiembre de 2011, PROTABACO presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 26021, de 27 de mayo de 2009; de 30 de julio de 2009; y de 14 de abril de El 9 de diciembre de 2013, la SIC contestó la demanda contencioso administrativa detallada en el numeral anterior. 3

5 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de Mediante Auto de 7 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentados por PROTABACO: 3.1. Manifiesta que los signos en conflicto son confundibles Indica que contra la resolución por la cual se canceló por falta de uso el registro de la marca APACHE, que dio origen al derecho de preferente a favor de COL TABACO, se interpuso acción de nulidad contenciosa administrativa, pues el solicitante carecia de legitimo interés para interponer acción de cancelación. Agregó que la SIC al no esperar la resolución de esta demanda y no suspender el proceso, violó el Artf culo 276 de la Decisión Argumentos de la contestación a la demanda presentados por la SIC: 4.1. Aduce que los actos administrativos que aceptaron la cancelación por falta de uso de la marca APACHE y la concedieron sobre la base del derecho preferente, gozan de presunción y legalidad y son de obligatorio cumplimiento, puesto que no se encuentran suspendidos o anulados por la autoridad competente Arguye que la marca objeto de la solicitud se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que es semejante a la marca denominativa APACHE previamente registrada. 5. Participación de COL TABACO De conformidad con el informe del Consejo de Estado de la República de Colombia no se presentó memorial de intervención del Tercero Interesado. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136, 146, 166 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes 3. Se delimitará la Interpretación de Articulo 136 únicamente a su literal a). 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (... ) "Articulo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos 4

6 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica. 2. Comparación entre signos mixtos y signos denominativos. 3. Viabilidad de la suspensión del procedimiento de registro mientras se resuelve una demanda que pretende la nulidad de una cancelación de marca por no uso. susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) d) e) f) g) los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (...) Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara Indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean Idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (...) Articulo Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. (...) Articulo Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que nofmalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. (...) Articulo 276. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. (...)". 5

7 PROCESO 53-1 P-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo APACHE (mixto) es confundible con la marca APACHE (denominativa), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literales a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 4, del siguiente tenor literal: "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercia afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticas o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... r 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico 5 o semejante º a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 4 6 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes lnterprelación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de Los signos Idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en confliclo. Los signos semejanles son aquellos que no son absolutamenle iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 6

8 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión {directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Para el caso concreto es muy importante que se determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podria estar inmerso en riesgo de confusión ideológica Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias 7

9 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 7 : La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 2. Comparación entre signos mixtos y signos denominativos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto APACHE con el signo denominativo APACHE, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales 7 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP

10 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. En el presente caso el elemento denominativo de ambos signos está compuesto por la palabra APACHE Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas ª para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 9 Como e 9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múlliples providencias, entre las cuales se destacan: lnterprelación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-lP RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramallcales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis. 9

11 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 ejemplo tenemos el lexema deport en: deporte, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. iii. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podrla generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto APACHE y el denominativo APACHE, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de 10 RAE: 1. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, moñema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 10

12 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 3. Viabilidad de la suspensión del procedimiento de registro mientras se resuelve una demanda que pretende la nulidad de una cancelación de marca por no uso 3.1. Como el proceso interno se discute si se debió suspender el procedimiento de registro mientras se resolvía la demanda de nulidad del acto administrativo por el cual se canceló por falta de uso la marca APACHE, se abordará el tema propuesto Mientras el registro de una marca no sea anulado, cancelado o renovado, continuará desplegando sus efectos y, por lo tanto, la autoridad administrativa podrá tomarla como base de una denegatoria de oficio No obstante lo anterior, como la normativa comunitaria no consagra la suspensión del procedimiento de registro si está pendiente una acción de nulidad sobre el acto administrativo que canceló la marca y dio origen al derecho preferente que fue invocado para el registro de la marca utilizada como base de la denegatoria, sobre la base del Principio de Complemento Indispensable, la figura de la suspensión se aplicará si se encuentra prevista esta opción en la normativa nacional Si bien la Normativa Comunitaria Andina tiene preeminencia sobre cualquier norma interna de cada País Miembro, no obstante en algunas circunstancias es necesario acudir a ésta en virtud del complemento indispensable, es decir, cuando no exista en el Ordenamiento Jurídico Comunitario norma específicamente aplicable a determinado aspecto controvertido, tal sería el caso de la suspensión de procedimientos de registro marcario cuando esté pendiente de decidirse un proceso de nulidad en contra de un acto administrativo relacionado, pues en virtud del principio de complemento indispensable, se deberá atender en estas situaciones a las normas previstas por el País Miembro respectivo, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de la Normativa Comunitaria Andina. tj 3.5. Lo anterior ha sido ratificado varias veces a través de distintas interpretaciones prejudiciales: "(... ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de 11

13 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 177, de 20 de abril de 1995)" Este Principio encuentra su base legal en el Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros". En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispues o en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. t;j Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 12

14 PROCESO 53-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. J Cecilia Luisa Ayllón Quintero PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 53-JP

15 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 388-IP-2016 Interpretación Prejudicial Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia - Dirección de Propiedad Industrial Signos involucrados: ANITA (mixto) y ANITA (mixtos) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio CAR/SNP/DGE/DPI N 0003/2016, de 10 de junio de 2016, recibido vía Courier el 11 de julio de 2016, mediante el cual la Dirección de Propiedad Intelectual del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: ANITA FOOD S.A. 1

16 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL (SENAPI) DEL ESTADO PLURINACJONAL DE BOLIVIA. Tercero interesado: 2. Hechos relevantes AJ S.A. "CALIDAD ANTE TODO" 2.1. El 12 de marzo de 2009, ANITA FOOD S.A., (en adelante, ANITA FOOD), solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI (en adelante, SENAPl),el registro del signo ANITA (mixta) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta Oficial de Bolivia No de 5 de noviembre de 201 O. EL 17 de diciembre de 201 O, AJ S.A. "CALIDAD ANTE TODO" presentó oposición a la solicitud de registro del signo ANITA (mixta), con fundamento en las solicitudes previas de los signos ANITA (mixtos) 3 Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza 4 Expediente administrativo Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. SM-5189 y SM Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. ' Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confitería, helados comestibles: miel, jarabe de melaza: levadura, polvos de esponjar; sal, mostaza: vinagre; salsas (condimentos), especias, hielo. 2

17 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de El 16 de septiembre de 2011, mediante Resolución 660/2011, la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (En adelante, SENAPI) resolvió declarar probada la demanda de oposición y en consecuencia denegar la solicitud de registro del signo ANITA (mixto) de ANITA FOOD El 23 de noviembre de 2011, ANITA FOOD, presentó recurso de revocatoria contra la Resolución 660/ El 21 de diciembre de 2011, mediante Resolución DPI/OP/REV N º 141 /2011, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y en consecuencia confirmar la Resolución 660/ El 25 de enero de 2012, ANITA FOOD presento recurso jerárquico en contra de la Resolución DPI/OP/REV-N º 141/ El 6 de junio de 2012, mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 161/2012, ta Directora General Ejecutiva del SENAPI resolvió rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por ANITA FOOD y en consecuencia confirmar la Resolución DPI/OP/REV-N º 141/ El 28 de agosto de 2012, ANITA FOOD presentó demanda Contencioso Administrativa pidiendo la revocatoria de la resolución OGE/OPO/J- 161/ El 30 de diciembre de 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Resolución 628/2013 dispuso dejar sin efecto las Resoluciones DPI/OP/REV N º 141/2011, de 21 de diciembre de 2011 y DGE/OPO/J-161/2012 de 6 de junio de 2012; y, en consecuencia remitir obrados al SENAPI, a efectos de que solicite Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que sobre la base de dicha Interpretación, pronuncie nueva Resolución del Recurso de Revocatoria. 3. Resolución de primera instancia del SENAPI 3.1. El SENAPI, mediante Resolución 660/2011 de 16 de septiembre de 2011, declaró probada la demanda de oposición; y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado, toda vez que se ha establecido el 3

18 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca opositora, puesto que se encuentra dentro de la prohibición relativa establecida en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4. Argumentos del recurso de revocatoria interpuesto por ANITA FOOD: 4.1. La Resolución 660/2011, materia del presente recurso vulnera el derecho consagrado en el Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no reconocer el derecho adquirido del solicitante sobre la denominación ANITA, ya que es titular de dicha denominación en Perú De la lectura de la Resolución, se evidencia que se procede a realizar el examen de fondo de las solicitudes concediendo la prioridad al signo solicitado, pasando por alto los derechos ya adquiridos B. 1. Llama la atención el hecho de que este caso se haya resuelto con anterioridad al caso de la oposición andina planteada por ANITA FOOD, contra el registro del signo "ANITA", por parte de AJ S.A. "CALIDAD ANTE TODO", la cual se encuentra en fase de Recurso de Revocatoria. NORMAS A SER INTERPRETADAS La entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 147 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 Articulo No podrán registrase como marcas los signos que: b) carezcan de dlsttntlvldad. Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebldamenle un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anleriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)" Articulo A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también llenen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanlo el Ulular de una marca idénlica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda induclr al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de Interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultará a la oficina nacional competenle a denegar el registro de la segunda marca. 4

19 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de Se limita la Interpretación Prejudicial únicamente al Artículo 136 literal a). 3. Si bien el presente caso, no se refiere a una opos1c1on andina, abordaremos este tema, al existir un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que procede la Interpretación del Artículo 147 de la Decisión No procede la Interpretación del literal b) del articulo 135, toda vez que no se discute en el presente caso lo concerniente a la distintividad marca ria. C. Cuestión Previa La legitimidad del SENAPI para solicitar Interpretación Prejudicial facultativa. En las Interpretaciones Prejudiciales dictadas en el marco de los Procesos 104-IP y 105-IP , el Tribunal constató la legitimidad activa del SENAPI para solicitar Interpretaciones Prejudiciales ante este órgano jurisdiccional andino, de conformidad con los criterios establecidos en dichas providencias, consecuentemente, la solicitud de Interpretación Prejudicial correspondiente a la presente causa si reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el Artículo 125 del Estatuto del Tribunal. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica, e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos. La interposición de una oposición con base en una solicilud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con lo dispuesto en esle articulo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasla tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. 8 De fecha 20 de noviembre del 2014, relativa a la cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso como medio de defensa, en el cual el Servicio Nacional de Propiedad lnteleclual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Oflcio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de B de agosto de 2014, recibido el 15 del mismo mes, solicitó la Interpretación Prejudicial del articulo 165 de fa Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Administrativo De fecha 28 de noviembre del 2014, relativa a la cancelación del registro de la marca ESTON (mixta), en el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurlnacional de Bolivia, mediante Oflcio CAR/SNP/DGE0140/2014 de B de agosto de 2014, recibido el 15 del mismo mes, solicitó la Interpretación Prejudicial del articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Administrativo

20 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de Conexión competitiva (Clases 29 y 30). 4. La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilldad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica, e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ANITA (mixto) y los signos previamente solicitados ANITA (mixtos) En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor8. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 8 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP- 2015, pp

21 Proceso 388-IP 2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados e. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia 10. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 11. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15--IP 2013, p. 5; y 519-IP 2015, p. 6. Ibídem. Así, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp Ibídem. Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP 2015, p. 8. 7

22 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d} Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen impeñecta que conserva en la memoria 14 Asimismo, en un primer momento se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles 15 y posteriormente podría retener en su mente el elemento relevante o preponderante de la marca. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 1ª Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emilida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de Julio de 2016, p. B, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C 334/05 P, apartado 35; citada en la Senlencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Tennékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. B, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barllla e/ OHMI- Brauerei Schlosser (ALIXlR), asunto T-157/10, aparlado 18; cilada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunlo T-803/14, apartado 18. Véase lambién la Sentencia del TJCE de 6 de Julio de 1995, caso "Mars", asunto C.470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmelics el Lancaster Group, 8

23 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 18 De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registra bles De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo ANITA (mixto) y los signos previamente solicitados ANITA (mixtos) se abordará en este acápite este tema Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas el República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulas 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso Interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que fas soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas. 17,, 19 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 9

24 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto De acuerdo con lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente Proceso 12-IP Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N º 821, de 01 de agosto de Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.5.A", publicado en la Gaceta Oficial N º 410, de 24 de febrero de

25 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 24 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ó/ogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 25 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto En este caso, entre los signos signo ANITA (mixto) y los signos previamente solicitados ANITA (mixtos) al momento de compararlos, se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente Proceso 56-IP RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenla morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmenlación. P. ej.; Terr. en Enterráis. Proceso 308-IP

26 Proceso 38S.-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2s 2.1 O. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 27 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcaría, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de Junio de l1 Sobre eslo se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de

27 3. Conexión competitiva (Clases 29 y 30) Proceso 388-IP 2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de En la controversia planteada se advierte que los signos confrontados, protegen productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual se abordará el tema Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 30 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Claslflcación lnlernaclonal de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de ta Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de Et Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la Identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp

28 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 31, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un knowhow de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementarledad de los productos. 32 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro Véase, por ejemplo, Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp Esto es, tomando en cuenta las caracterlsücas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 6B-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Monlecorvo, 1984, pp. 242 y ss. 14

29 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor: es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 34 Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 35 Cilado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quilo, 2004, p En lo que concierne a la susü!ución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. MICROECONOM{N. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos refativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos refativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un erecto sustilución. Véase:<hllps://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dg=microeconomia +eíecto+sustilucion&hl=es&sa=x&ved=oahukewjqmbyuus3mahxihr4khrxzaxc06aeijta C#v=oneoaqe&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=íalse> (visilado el 9 de mayo de 2016). 35 Ver lnlerpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de

30 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina. La legitimidad del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa 4.1. ANITA FOOD dentro de su recurso de revocatoria, afirma que se ha vulnerado el Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Es menester indicar que el presente caso no es sobre oposición andina, toda vez que como se desprende del expediente administrativo, la oposición presentada, se la hace con fundamento en el Artículo 146 de la Decisión El Articulo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. En consecuencia, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina". Requisitos para formular la oposición andina Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o la expectativa de adquirir un derecho en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. Interés real. Se debe acreditar interés real en el país miembro donde se presente la oposición. Para esto es necesario presentar la solicitud de registro del signo opositor en dicho paf s, bajo la condición de que la misma se realice en el mismo momento, es decir, de manera simultánea, ya que de lo contrario se procedería al rechazo de la mencionada oposición. 36 Es importante aclarar que la simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos bajo la justificación de la defensa de otros que no tendrían penetración clara en el mercado nacional. La premisa es la 36 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 188-IP-2011 de 14 de marzo de

31 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 siguiente: quien presente opos1c1on andina debe demostrar que el mercado de dicho Pais Miembro realmente es de su interés Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca uidéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro pais miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el Paf s Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro Pais Miembro Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. 4.1 O. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina, constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. Efectos de la oposición andina Oposición andina con una marca previamente registrada. Tiene como efecto evitar el registro de la marca solicitada y, como consecuencia, que la oficina competente siga el trámite previsto en los Articules 148 a 150 de la Decisión Oposición andina con una solicitud previamente presentada. Además de tener la posibilidad de evitar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud (párrafo tercero del Artículo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad, 17

32 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad Conforme a lo expuesto, para el caso particular se deberá determinar si se cumplieron todos los requisitos para presentar una oposición andina. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo disp,uesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lu W::. MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGIST DO - Hugo De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 18 t

33 Proceso 388-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/ de 33 t W Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19