Resolución 91- IP-2013 Tribunal: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Magistrado Ponente: Carlos Jaime Villarroel Ferrer

Transcripción

1 Resolución 91- IP-2013 Tribunal: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Magistrado Ponente: Carlos Jaime Villarroel Ferrer Quito, 15 de Mayo de 2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 135 literal i) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Marca: BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta). Expediente Interno: Nº EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 15 días del mes de mayo del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. VISTOS: Mediante Oficio Nº 770, de 16 de abril de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedente del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, los siguientes: II. LAS PARTES. Demandante: Demandado: Tercero interesado: MERCADO ZAPATOCA S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. HECTOR MIGUEL DÍAZ PLATA. 1. Determinación de los hechos relevantes: El 28 de septiembre de 2009, el señor HÉCTOR MIGUEL DÍAZ PLATA solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta) para distinguir pan y bizcochería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 610 de 30 de noviembre de Contra dicha solicitud, la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. formuló oposición con fundamento en la confundibilidad con las marcas previamente registradas ZAPATOCA (mixtas), de certificados de registro Nº , Nº y Nº 17185, pertenecientes a las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1

2 Mediante Resolución Nº 22052, de 28 de abril de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. y denegó el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta). Contra la citada Resolución, el solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primero fue resuelto mediante Resolución Nº 29920, de 10 de junio de 2010, en el sentido de revocar la Resolución Nº y declarar infundada la oposición presentada, otorgando así el registro solicitado. La sociedad opositora interpuso recurso de apelación, el mismo que fue resuelto mediante Resolución Nº 15959, de 28 de marzo de 2011, confirmando la Resolución Nº 29920, quedando así agotada la vía gubernativa. 2. Fundamentos de la demanda: La sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. manifestó en su demanda lo siguiente: Es titular de las marcas ZAPATOCA (mixta) en las Clases 29 y 30. Con las resoluciones demandadas la entidad oficial violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ( ) Observamos que la marca pretendida a registro reproduce el 100% de la marca registrada, lo que implica que encontrar diferencias basadas en la expresión BIZCOPAN, resulta totalmente improcedente, pues de hecho son expresiones que pueden ser utilizadas por cualquier empresario. Adicionalmente es importante tener en cuenta el tema relacionado con la conexidad de productos y servicios, tema que es descartado por completo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues de manera arbitraria y subjetiva llega a la conclusión que los signos no son semejantes y por tanto realizar examen de comparación de los productos y servicios de cada uno es innecesario ( ). La reproducción total verbal y conceptual de la expresión ZAPATOCA previamente registrada como marca comercial para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza genera confundibilidad marcaria y se produce riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto. 3. Fundamentos de la contestación a la demanda: La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) manifestó lo siguiente: Con la expedición de las resoluciones acusadas proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que los signos BIZCOPAN ZAPATOCA (mixto) y ZAPATOCA (mixto), después del primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues a pesar de que coinciden en la palabra ZAPATOCA, es preciso señalar que por tratarse de un término de uso común (pues hace referencia a una ciudad ubicada en el departamento de Santander) y por ende carente de los elementos de novedad y fantasía debe excluirse de su cotejo al no brindar elementos para determinar la originalidad de las marcas materia de debate. 2

3 En el aspecto nominativo, salta a la vista un elemento adicional como lo es la expresión BIZCOPAN, la cual goza de las características de originalidad y fantasía, por tratarse de una unión de los términos bizcocho y pan, el cual no es de uso común en la comunidad. Adicional a ello, se cuenta con una composición gráfica que, junto con el resto de los elementos de la marca, evitan que se presente de forma alguna riesgo de confundibilidad con las marcas alegadas por el accionante. No se envía copia de la contestación de la demanda del tercero interesado HECTOR MIGUEL DÍAZ PLATA, por cuanto mediante auto de 26 de junio de 2012 se resolvió no tenerla por contestada. III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a interpretar los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486. De oficio, se interpretará el artículo 135 literal i) de la misma Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; ( ) Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( ) 3

4 Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ). 1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el presente caso, el señor HÉCTOR MIGUEL DÍAZ PLATA solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta) para distinguir pan y bizcochería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: ( ) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro ( ). Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004). Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala que: ( ) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que 4

5 debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que: ( ) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad ( ) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión 486 en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. (Proceso 205-IP-2005, caso FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrínseca como una capacidad distintiva extrínseca, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado BIZCOPAN ZAPATOCA (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30, cumple o no con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, el señor HÉCTOR MIGUEL DÍAZ PLATA solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta) para distinguir pan y bizcochería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha solicitud, la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. formuló oposición con fundamento en la confundibilidad con las marcas previamente registradas ZAPATOCA (mixtas) de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad 1. 1 PACÓN, Ana María, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA. Publicado en En dicho artículo manifiesta lo siguiente: 5

6 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Proceso 70-IP Marca denominativa: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial N 1648, de 21 de agosto de 2008). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o de asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos marca renombrada, marca de alta reputación para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad. 6

7 La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP Marca: GUDUPOP, publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de ju lio de Y Proceso 62-IP Marca: DK, publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de julio de COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS En el presente caso, se comparan el signo solicitado BIZCOPAN ZAPATOCA (mixto) con las marcas previamente registradas ZAPATOCA (mixtas). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2 En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: Marca: LOREX. 2 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7

8 (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 3 Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). 4 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error. 5 En consecuencia, De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado PALABRAS DE USO COMÚN, GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE LOS SIGNOS. LA MARCA DÉBIL. En el presente caso, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) manifestó que: Teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que los signos BIZCOPAN ZAPATOCA (mixto) y ZAPATOCA (mixto), después del primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS. Editorial Montecorvo S.A. España Págs. 199 y SS. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 398, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8

9 pesar de que coinciden en la palabra ZAPATOCA, es preciso señalar que por tratarse de un término de uso común (pues hace referencia a una ciudad ubicada en el departamento de Santander) y por ende carente de los elementos de novedad y fantasía debe excluirse de su cotejo al no brindar elementos para determinar la originalidad de las marcas materia de debate. Por otro lado, el demandante alegó que la palabra BIZCOPAN es genérica e informa sobre la naturaleza de los productos a distinguir. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Al respecto, este Tribunal ha establecido que si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado a registro; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. El Tribunal ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. (Proceso 17-IP-2003, Marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003). Al respecto, el Tribunal ha expresado que, para fijar el carácter genérico de los signos es necesario preguntarse qué es? frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 07-IP-2001, Marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N 6 61, de 11 de abril de 2001). En relación con los signos conformados por palabras descriptivas, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, incluyendo en dicha prohibición a los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, (...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por 9

10 ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. (Proceso 27-IP-2001, Marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001). La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras comunes, descriptivas y/o genéricas, dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras comunes, descriptivas y/o genéricas, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). El titular de una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. 5. INDICACIONES GEOGRÁFICAS. En el presente caso, HÉCTOR MIGUEL DÍAZ PLATA solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA (mixta) para distinguir pan y bizcochería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, este Tribunal aclara que Zapatoca es el nombre de un municipio del departamento de Santander ubicado en Colombia, y es por ello que se abordará el tema de las indicaciones geográficas por ser pertinente al caso. Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son 10

11 debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. Indicaciones de procedencia. Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan: Artículo Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado. Artículo Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios. Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: - Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. Ámbito de la Protección de una indicación de procedencia. Para que un País Miembro otorgue protección a una indicación de procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el artículo 223 de la Decisión 486, que dice Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos. 11

12 Dando aplicación a esta norma, cuando un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse. Denominación de origen. A manera referencial se indica que la denominación de origen está constituida por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien y, con ello, sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado. Fernández-Novoa sostiene: "(...) se permite impedir la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores." 7 Para que se configure el supuesto expresado en líneas anteriores, el Tribunal en su jurisprudencia ha manifestado que es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los presupuestos ya enunciados anteriormente. Si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable. En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del artículo 135 de la Decisión 486: Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique ; Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. Por tanto, para que se dé el supuesto enunciado, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: 1. Que el signo consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. 2. Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas. Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. 7 En su libro La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP

13 6. SIGNOS ENGAÑOSOS. En efecto, el juez consultante deberá considerar, asimismo, el impedimento de registro de los signos engañosos y, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 referida, que indica lo siguiente: Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate ; Este literal considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular. El Tribunal al respecto ha expresado: Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores. 8 En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Órgano Jurisdiccional ha manifestado: De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores. 9 Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en este artículo debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar 8 9 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995; G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: COMODISIMOS (etiqueta). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: SUSSEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13

14 geográfico determinado; (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, marca: VILCAGUA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1228, de 12 de agosto de 2005). Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado. 7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, el signo solicitado BIZCOPAN ZAPATOCA (mixto) pretende distinguir pan y bizcochería de la Clase 30, mientras que las marcas registradas ZAPATOCA (mixtas) distinguen productos de las Clases 29 y 30. La marca registrada de Certificado Nº identifica "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles", productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca registrada de certificado Nº ampara "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo", productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 10 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos 10 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp

15 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...) 11. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: SEGUNDO: TERCERO: CUARTO: QUINTO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos de uso común, descriptivos y/o genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. La distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio 11 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso DIDA. 15