Centro de Documentación Judicial

Transcripción

1 Roj: STS 3273/2010 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 1579/2006 Nº de Resolución: 403/2010 Procedimiento: Casación Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x MARCAS x x NULIDAD (MARCAS) x x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x x SIMILITUD DE PRODUCTOS (MARCAS) x x RIESGO DE ASOCIACIÓN (MARCAS) x Resumen: Marcas. Nulidad. Riesgo de confusión. Aprovechamiento indebido de la reputación de otro u otros signos registrados. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintiuno de Junio de dos mil diez. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA, representada por la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García, contra la Sentencia dictada el día doce de mayo de dos mil seis, por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número veinte de los de Madrid. Es parte recurrida Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña María Dolores Martín Cantón. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Por medio de escrito presentado, ante el Juzgado Decano de Madrid, el seis de abril de dos mil uno, la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García, en representación de Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA, interpuso demanda de juicio ordinario, contra Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL. En la demanda alegó dicha representación, en síntesis, que Citicorp y Citibank, NA eran las titulares registrales de las marcas del grupo. Que Citibank España, SA y Citihouse, SA eran filiales de aquellas dos. Que Citicorp era titular de las marcas españolas " Citicorp ", " Citicuenta ", "Citifreedom ", " Citifreedom " y " Citimoney ", respectivamente registradas con los números , , , y Que Citibank, NA era titular de dos marcas mixtas - " Citibank " (con dibujo) -, de tres marcas denominativas -" Citibank España "-, de una denominativa - "Citibanking ", de cuatro denominativas -" Citicard "-, de una denominativa - "Citicash "-, de una denominativa - " Citicat "-, de una denominativa -" Citifondo "-, de una denominativa -" Citigold "- y de una denominativa -" Citipatrimonio "-, registradas, respectivamente, con los números , , , , , , , , , , , , , , Que, en concreto, las marcas " Citibank ", registradas con los números y , se concedieron para distinguir, respectivamente, " aparatos e instrumentos científicos, náuticos..." y productos de " papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón...". Que las marcas " Citibank España ", registradas con los 1

2 números , , , se concedieron para distinguir, respectivamente, " servicios de publicidad ", de " seguros y finanzas " y relacionados con el " alojamiento y alimentación en hoteles...". Que, además, Citibank España, SA era titular registral del nombre comercial "Citibank España, SA ", concedido, con el número , para distinguir una empresa que realiza en " el territorio nacional pagos, cobros... propios de una banca comercial ". Que, finalmente, Citibank NA era titular del nombre de dominio " Citi.Com ". Que la demandada, Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL, cuyo objeto social consistía en desarrollar la profesión de transitaria, había registrado la marca mixta " CITI ", con el número , para distinguir " servicios de agencia de aduanas, de tasaciones inmobiliarias y de agencias inmobiliarias ". Que, además, la demandada había solicitado los registros de las marcas mixtas " CITI ", con los números , , , , , Y que usaba el nombre de dominio " Citi.es ". Invocó la aplicación de los artículos 2, 6 bis y 8 del Convenio de la Unión de París, así como los artículos 3, 30, 12.1.a) y 13.c) y d), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y los artículos 2, 5, 6 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal, e interesó, en suplico del escrito, una sentencia " que 1º) Declare: a) Que el uso y registro por la demandada Compañía Internacional de Transportes e Inversiones de la denominación <CITI> es incompatible con los derechos prioritarios de Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, sobre sus signos distintivos. b) Que el uso y registro de la marca Citi por la demandada compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial de Citicorp, Citibank, N.A., Citibank España, SA y Citihouse. C) Que las solicitudes de marca núm , , , , y Citi presentadas por la demandada Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL constituyen una infracción de los derechos de propiedad industrial de Citicorp, Citibank, NA Citibank España, SA y Citihouse y un acto de competencia desleal. D) Que el uso y registro de la marca Citi por la demandada Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL constituye un acto de competencia desleal. E) Que el uso y registro del nombre de dominio Citi.es por la demandada Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la actora y un acto de competencia desleal. F) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad del registro de marca Citi de la compañía Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL. G) Que se declare en su caso, la nulidad de las solicitudes de marca núm , , , , y Citi de la demandada Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL.- 2º Condene a la demandada: A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. B) A cesar en cualquier clase de uso de la marca Citi y de las Citi, absteniéndose en lo sucesivo de utilizar o solicitar signos distintivos que resulten incompatibles con la familia de marca Citi de la actora. C) A cesar de inmediato, en cualquier clase de uso del nombre de dominio "citi.es" renunciando a su registro mediante la notificación al Organismo Registrador correspondiente y absteniéndose en lo sucesivo de utilizar y registrar nombres de dominio que resulten incompatibles con los derechos de propiedad industrial de la demandante. D) A indemnizar a las demandantes, en razón de los daños patrimoniales causados, con arreglo a las bases que se fijen en sentencia para su liquidación y por el importe que se establezca en la misma o en el proceso de ejecución.- 3º Proceda en su día: A) A ordenar la cancelación registral del registro de marca núm Citi mediante la remisión del oportuno Oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas. B) A notificar a Es-Nic Registro Delegado de Internet en España la sentencia que en su día dicte el Juzgado, ordenando la cancelación del nombre de dominico "citi.es". Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada". SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid, que la admitió a trámite, conforme a las reglas del juicio ordinario, al que le dio el número 333/01. La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña María Dolores Martín Cantón, la cual, en tal representación, contestó la demanda, oponiéndose a la estimación de la misma. En síntesis, planteó la excepción procesal de litispendencia y, en cuanto al fondo, negó el riesgo de confusión afirmado de contrario. En el suplico de su escrito, dicha representación interesó que "tras los trámites legales, incluido el recibimiento a prueba, dicte Sentencia, por la cual, se desestime la demanda, estimando la excepción de litispendencia planteada, y en su caso, de no estimarlo así, y entrando en el fondo del asunto, absuelva libremente a mi representado de los pedimentos de la demanda, con expresa condena en costas a la actora". TERCER0. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, propuesta y practicada la prueba 2

3 que fue admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid dictó sentencia con fecha dieciséis de septiembre de dos mil dos, con la siguiente parte dispositiva: "Fallo. Desestimo la demanda presentada por Ciricorp, Citibank, N.A., Citibank España, SA y Citihouse, SA contra Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL absolviendo a dicha demandada, con imposición a la parte actora de las costas de este proceso". CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid fue recurrida en apelación por las demandantes, Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA. Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que fueron turnadas a la Sección Undécima de la misma, la cual tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha doce de mayo de dos mil seis, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. González García, en la representación acreditada de Citicorp, Citibank, N.A., Citibank España, SA y Citihouse, SA, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid, en fecha dieciséis de septiembre de dos mil dos, confirmando dicha resolución, todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas generadas en esta segunda instancia, debiendo abonar, cada parte, las causadas a su instancia y las comunes, por mitad". QUINTO. La representación procesal de Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA interpuso, por escrito de siete de julio de dos mil seis, recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid el doce de mayo de dos mil seis. Dicho Tribunal, por providencia de veintiocho de julio de dos mil seis, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintisiete de enero de dos mil nueve, decidió: " 1º) Admitir el primer motivo del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA contra la Sentencia dictada, con fecha doce de mayo de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, en el rollo de apelación núm. 191/2003, dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 333/2001 del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid..- 2º) Y entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría". SEXTO. El recurso de casación interpuesto por Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA se compone de un único motivo, al haber las recurrentes desistidos de otros. En dicho motivo las recurrentes denuncian: PRIMERO. Con amparo en el artículo 477, apartados 2, ordinal tercero, y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del artículo 12, apartado 1, letra a), en relación con el 13, letra c), y 31, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas. SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Dolores Martín Cantón, en nombre y representación de Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día dos de junio de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, FUNDAMENTOS DE DERECHO Centro de Documentación Judicial PRIMERO. De las distintas acciones ejercitadas en la demanda por Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA, contra Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL, ha llegado a casación tan sólo la que tiene por objeto la declaración de la nulidad de la marca española número , integrada por la palabra " CITI ", con una conformación singular, de la que es titular la sociedad demandada, a la que le fue concedida para distinguir " servicios de agencia de aduanas, agencias inmobiliarias, tasaciones inmobiliarias y de administración y valoración de bienes inmuebles". La referida acción la ejercitaron las demandantes por entender que la concesión a la demandada de la marca número significaba la infracción de las prohibiciones relativas previstas en los artículos 12, apartado 1, letra a), y 13, letra c), de la derogada pero aplicable Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de 3

4 marcas. Alegaron las demandantes su titularidad sobre numerosas marcas prioritarias, la mayoría nacionales - alguna internacional -, unas denominativas, formadas por el término " Citi " y por otro a él unido para formar una sola palabra - " Citibanking ", " Citicard ", " Citicash ", " Citicat ", " Citifondo ", "Citigold ", " Citifreedom ", " Citimoney "...- y, especialmente, dos mixtas, las números y , formadas por el término " Citibank " y un gráfico a él unido - ambas registradas, a nombre de Citibank, NA, para distinguir, respectivamente, productos consistentes en " aparatos e instrumentos, científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos... " y productos de " papel, cartón y artículos de estas materias... "-, así como tres marcas denominativas, formadas por las palabras " Citibank España ", que habían sido concedidas también a Citibank, NA, con los números , y para distinguir, respectivamente, " servicios de publicidad ", de " seguros y finanzas " y relacionados con el " alojamiento y alimentación en hoteles..."-. La acción de nulidad - y las demás ejercitadas en la demanda - fue desestimada en ambas instancias, con el argumento de que entre las marcas en confrontación existían diferencias suficientes para que pudieran cumplir normalmente la función de medio de identificación de un origen empresarial de los correspondientes productos o servicios, sin riesgo de confusión alguno para el consumidor. Contra la sentencia de la Audiencia Provincial han interpuesto las actoras recurso de casación, compuesto por un único motivo. SEGUNDO. En el único motivo del recurso de casación, denuncian las demandantes la infracción de los artículos 12, apartado 1, letra a), y 13, letra c), en relación con el artículo 31 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas. Alegan que el Tribunal de apelación no había tenido en cuenta los criterios legales y jurisprudenciales que le hubieran permitido formar correctamente el juicio sobre la confundibilidad de los signos confrontados, en cuyo resultado se asientan las prohibiciones de registro de que se trata. En concreto, se refieren a los que destacan la preferencia del elemento con mayor fuerza distintiva en el conjunto de cada signo examinado; la interdependencia existente entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios con ellos distinguidos; y la particular importancia que, a efectos de su protección, se atribuye a la notoriedad del signo registrado. Añaden que aquel Tribunal había incurrido en contradicción al reconocer notoriedad a las marcas en que interviene el denominativo "Citibank" y negar una especial fuerza distintiva a la palabra " Citi "; así como en error al no advertir que este último era el término preponderante en el conjunto y que el mismo era igual al que conformaba la marca de la demandada. Y que, también, había caído en omisión, al no tomar en consideración los servicios o productos identificados por los signos de cada una de las partes, en conflicto. El motivo - y, con él, el recurso - se desestima. TERCERO. Exponen las recurrentes de modo correcto los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para - en búsqueda de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de identificar el riesgo de confusión, convertido así en un concepto esencialmente comunitario. En efecto, el riesgo de confusión - al que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/ consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados por los signos confrontados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económica o jurídicamente, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, Dicho riesgo se ha de investigar teniendo en cuenta todos los factores pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22; de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 18; de 22 de junio de 2.000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2.008, C-102/07, Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29 - y en consideración a la impresión de conjunto producida por los signos en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, No obstante, puede existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - 4

5 sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 -, en cuyo caso el juicio comparativo deberá tenerlo en cuenta. Por último, el riesgo de confusión es elevado cuando se trata de signos con una intensa fuerza distintiva, a la vez que resulta menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97, Sin embargo, en contra de lo que afirman las recurrentes, esos criterios no han resultado infringidos en la sentencia que recurren. Antes bien, el Tribunal de apelación tuvo en cuenta que las marcas de aquellas no se componen sólo del término " citi ", sino del mismo unido a otros con los que forma una sola palabra -" Citicorp ", "Citicuenta ", "Citifreedom ", "Citifreedom ", " Citimoney ", " Citibanking ", " Citicard ", " Citicash ", " Citicat ", "Citifondo ", " Citigold " o " Citipatrimonio " -; y, en algún caso, seguido de otro, pero separado de él -" Citibank España "-; o acompañado de un gráfico -" Citibank "-. Además, valoró correctamente que, por su escasa fuerza distintiva, el término " citi " no era el dominante en cada uno de los referidos conjuntos - lo que no es incompatible con que a alguno de estos se le haya reconocido notoriedad en el mercado -. Tampoco incurrió en error la Audiencia Provincial al tener en cuenta que en la marca de la demandada prevalece el elemento gráfico o figurativo sobre el denominativo. Y, por último, aunque no lo mencionara, no pudo dejar de valorar las diferencias considerables existentes entre los servicios para cuya distinción se concedió la marca de la demandada y los productos y servicios identificados, en sus respectivos casos, con las de las actoras. No cabe, por todo ello, considerar infringido el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/ y, menos, el 31 de la misma Ley -. CUARTO. En relación con el aprovechamiento indebido de la reputación de otro u otros signos registrados, a que se refiere el artículo 13, letra c), de la repetida Ley 32/1.988, susceptible de ser aplicado para proteger las marcas mixtas " Citibank " de la demandada - únicas a las que el Tribunal de apelación ha reconocido notoriedad -, es preciso tener en cuenta - como expusimos en la sentencia de 7 de mayo de que la Ley derogada protegía, por medio de una prohibición de registro - a cuya infracción el artículo 48 vinculaba la acción de nulidad ejercitada en la demanda -, el derecho sobre la marca renombrada ante el daño que significaría para su titular la concesión de una marca posterior que se aprovechase indebidamente de la reputación de aquella; y que esa tutela registral específica la otorgaba el referido precepto aún cuando los productos o servicios designados por una y otra marca no fueran idénticos o similares, como, con carácter general, exigía el artículo 12, apartado 1, letra a), de la misma Ley. Sin embargo, no se expresa en el recurso otro instrumento por el que la demandada pudiera obtener un aprovechamiento del renombre de las marcas " Citibank " con el registro de la suya, que no sea el de la semejanza que genere riesgo de confusión sobre el origen empresarial de productos y servicios, el cual, como ha quedado expuesto, no existe. En definitiva, tampoco cabe considerar que la Audiencia Provincial hubiera infringido el artículo 13, letra c), de la Ley 32/ QUINTO. Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de las recurrentes, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución. FALLAMOS Centro de Documentación Judicial Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Citicorp, Citibank NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA contra la Sentencia dictada con fecha doce de mayo de dos mil seis, por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, con imposición de las costas a las recurrentes. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y 5

6 rollo de apelación remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico. 6