Nº de asunto: T 342/12 Tribunal: Tribunal General Juez Ponente: S. Gervasoni Lengua de procedimiento: inglés

Transcripción

1 Nº de asunto: T 342/12 Tribunal: Tribunal General Juez Ponente: S. Gervasoni Lengua de procedimiento: inglés SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda) de 8 de octubre de 2014 (*) «Marca comunitaria Procedimiento de oposición Solicitud de marca comunitaria figurativa que representa una estrella dentro de un círculo Marcas comunitarias y nacional figurativas anteriores que representan una estrella dentro de un círculo Motivo de denegación relativo Riesgo de confusión Carácter distintivo de la marca anterior Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 Caducidad de la marca comunitaria anterior Mantenimiento del interés en ejercitar la acción Inexistencia de sobreseimiento parcial» En el asunto T-342/12, Max Fuchs, con domicilio en Freyung (Alemania), representado por la Sra. C. Onken, abogado, contra 1 parte demandante, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente, y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es: Les Complices SA, con domicilio social en Montreuil-sous-Bois (Francia), parte demandada, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 8 de mayo de 2012 (asunto R 2040/2011-5), relativa a un procedimiento de oposición entre Les Complices SA y el Sr. Max Fuchs, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda), integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Gervasoni (Ponente) y L. Madise, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal; habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de agosto de 2012; habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 15 de noviembre de 2012; habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de marzo de 2013;

2 celebrada la vista el 4 de junio de 2014; dicta la siguiente Sentencia Antecedentes del litigio 1 El 28 de diciembre de 2006, el demandante, Max Fuchs, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)]. 2 La marca cuyo registro se solicitó es el siguiente signo figurativo: 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 18, 24, 25 y 26 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: Clase 18: «Artículos deportivos y de ocio, concretamente, bolsos, bolsas de bandolera, mochilas». Clase 24: «Tejidos y productos textiles, concretamente, etiquetas confeccionadas con los citados productos». Clase 25: «Vestimenta, en particular, vestimenta de exterior, pantalones, chaquetas, camisas, camisetas, chalecos, anoraks, jerseys, sudaderas, abrigos, calcetines, ropa interior, bufandas, collares protectores y guantes, artículos de sombrerería, zapatos, cinturones». Clase 26: «Botones, cremalleras, insignias, cintas, hebillas de cinturón». 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 36/2007, de 23 de julio de El 22 octubre de 2007, Les complices SA formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para todos los servicios mencionados en el apartado 3 supra. 6 La oposición se basaba, en primer lugar, en la marca comunitaria figurativa anterior reproducida posteriormente, que designa en particular los productos incluidos en las clases 18 y 24 correspondientes a la siguiente descripción: 2

3 Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, bolsos de mano, bolsos de noche, bolsas deportivas, bolsas de viaje, maletines, bolsas, monederos, chequeras, billeteros, carteras, baúles y bolsas de viaje; paraguas, sombrillas, correas de cuero». Clase 24: «Tejidos y productos textiles, cortinas y colgaduras murales de materia textil; ropa de baño, toallas, guantes de baño y toallitas desmaquilladoras de materia textil; ropa de cama, mantas, sábanas, fundas de almohada, edredones, mantas de viaje, colchas; mantelería de material distinto al papel, manteles de material distinto al papel, juegos de mantelería de material distinto al papel y servilletas de tela». 7 En segundo lugar, la oposición se basaba en la marca francesa figurativa anterior reproducida a continuación, que designa, en particular, los productos incluidos en la clase 25 correspondientes a la siguiente descripción: «Vestidos, calzados y sombrerería». 8 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009] y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009). 9 El 17 de febrero de 2011, el demandante limitó su solicitud de registro a los siguientes productos: Clase 18: «Artículos de ocio, concretamente, bolsos, bolsas de bandolera y mochilas, excepto bolsas deportivas». Clase 24: «Tejidos y productos textiles, concretamente, etiquetas confeccionadas con los citados productos». Clase 25: «Vestimenta militar y vestimenta de exterior, fabricada con tejidos técnicos y otros componentes técnicos, incluidos pantalones, chaquetas, camisas, camisetas, chalecos, anoraks, jerseys, sudaderas, abrigos, calcetines, ropa interior, bufandas, collares protectores y guantes; artículos de sombrerería y cinturones». 10 El 30 de junio de 2011, la División de oposición desestimó la oposición respecto a los productos incluidos en la clase 24 y la estimó respecto a todos los demás productos. 11 El 9 de agosto de 2011, el demandante interpuso recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición, en la medida en que le era desfavorable. 12 Mediante resolución de 8 de mayo de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En particular, tras considerar que el público pertinente estaba formado por el consumidor medio del conjunto de los Estados miembros de la Unión respecto a los productos incluidos en la clase 18, y por el consumidor medio francés respecto a los productos incluidos en la clase 25, estimó que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto, en lo que se refiere a los productos comprendidos en las clases 18 y 25, debido a que los productos eran idénticos o similares, a que los signos eran 3

4 similares visualmente e idénticos desde el punto de vista conceptual, y a que, desde el punto de vista fonético, aun cuando, en principio, no fuera posible comparación alguna, los consumidores podrían referirse a los signos en conflicto designándolos con el término «estrella». Respecto al carácter distintivo de las marcas anteriores, consideró que una estrella de cinco puntas era, ciertamente, el signo utilizado con más frecuencia para representar una estrella. No obstante, entendió que las diferencias visuales menores entre los signos y su identidad conceptual seguían originando riesgo de confusión para un público cuyo grado de atención era intermedio. Pretensiones de las partes 13 El demandante solicita al Tribunal que: Anule la resolución impugnada. Desestime la oposición en su totalidad. Condene en costas a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. 14 La OAMI solicita al Tribunal que: Desestime el recurso. Condene en costas al demandante. 15 Mediante escrito presentado en la Secretaría de este Tribunal el 18 de noviembre de 2013, el demandante, por una parte, informó al Tribunal sobre la resolución de 24 de octubre de 2013 mediante la que la División de Anulación de la OAMI declaró la caducidad de la marca comunitaria anterior a partir del 24 de junio de 2013 y, por otra parte, señaló que la oposición debía ser declarada carente de objeto, en la medida en que se basaba en la marca comunitaria anterior. El Tribunal instó a la OAMI a presentar sus observaciones sobre esta solicitud de sobreseimiento. 16 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de noviembre de 2013, la OAMI señaló que la resolución de 24 de octubre de 2013 de la División de Anulación todavía podía ser recurrida ante la Sala de Recurso y aún no era definitiva. La OAMI puso de relieve que, en cualquier caso, correspondía al Tribunal pronunciarse sobre la resolución impugnada en la medida en que la oposición se basaba en la marca francesa anterior. 17 En respuesta a una pregunta del Tribunal, además, la OAMI señaló, mediante escrito presentado en la Secretaría el 13 de enero de 2014, que la resolución de la División de Anulación de la OAMI de 24 de octubre de 2013 se había convertido en definitiva, puesto que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI no había interpuesto recurso alguno contra dicha resolución dentro del plazo establecido en el artículo 60 del Reglamento nº 207/2009. La OAMI no precisó qué consecuencias procedimentales debía deducir el Tribunal del carácter definitivo de dicha resolución. 18 Mediante auto de 9 de enero de 2014, el Tribunal acordó unir el examen de esta excepción al del fondo del asunto. Fundamentos de Derecho Sobre el objeto del litigio 4

5 19 Mediante resolución de 24 de octubre de 2013, la División de Anulación de la OAMI declaró la caducidad de la marca comunitaria anterior a partir del 24 de junio de 2013, basándose en lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009. Dicha resolución es ahora definitiva, pues la sociedad Les Complices, que es la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, no interpuso recurso alguno contra la citada resolución dentro del plazo establecido en el artículo 60 del Reglamento nº 207/2009. Por otra parte, debe recordarse que esa marca comunitaria anterior era el único fundamento de la oposición planteada por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso respecto a los productos incluidos en la clase Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de noviembre de 2013, el demandante señaló que la oposición debía declararse carente de objeto, en la medida en que se basaba en la marca comunitaria anterior. No obstante, en la vista precisó que mantenía todas sus pretensiones respecto a la anulación de la resolución impugnada, incluso por cuanto ésta se basaba en la marca comunitaria anterior. 21 En la vista, la OAMI también señaló que la caducidad de la marca comunitaria anterior se había producido después de dictarse la resolución impugnada y que, por lo tanto, seguía siendo procedente que el Tribunal resolviera sobre el recurso en su totalidad. 22 No obstante, el Tribunal debe examinar de oficio la cuestión de si se mantiene el interés del demandante para ejercitar la acción, en la medida en que la resolución impugnada se pronuncia sobre la oposición basada en la marca comunitaria anterior respecto a los productos incluidos en la clase 18. En efecto, puesto que los requisitos de admisibilidad del recurso, en especial, la inexistencia de interés en ejercitar la acción, pertenecen a las causas de inadmisión por motivos de orden público, corresponde al Tribunal comprobar de oficio si el demandante sigue teniendo interés en obtener la anulación de la resolución impugnada (autos del Tribunal de Justicia de 7 de octubre de 1987, d. M./Consejo y CES, 108/86, EU:C:1987:426, apartado 10, y del Tribunal General de 10 de marzo de 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia y otros/comisión, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 y T-296/00, EU:T:2005:90, apartado 22). 23 Por lo tanto, hay que determinar si, a raíz de la caducidad de la marca comunitaria anterior, la anulación de la resolución impugnada, en la medida en que se basa en dicha marca, todavía puede reportar un beneficio al demandante. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el interés del demandante en ejercitar la acción debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de la interposición, so pena de que se declare la inadmisibilidad. El objeto del litigio debe subsistir, al igual que el interés en ejercitar la acción, hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso ha de poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (auto de 11 de octubre de 2007, Wilfer/OAMI, C-301/05 P, EU:C:2007:593, apartado 19, y sentencia de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión, C-362/05 P, EU:C:2007:322, apartado 42). Ahora bien, si el interés del demandante en ejercitar la acción desaparece durante el procedimiento, una resolución del Tribunal sobre el fondo no podrá procurar beneficio alguno a dicho demandante (sentencia Wunenburger/Comisión, antes citada, EU:C:2007:322, apartado 43). No obstante, la caducidad de la resolución impugnada, que se produjo después de la interposición del recurso, no implicaba, por sí sola, que el Tribunal estuviese obligado a sobreseer el asunto por carecer de objeto o por no existir interés en ejercitar la acción en la fecha en que se dictó la sentencia (sentencia Wunenburger/Comisión, antes citada, EU:C:2007:322, apartado 47). 24 En primer lugar, debe recordarse que la caducidad de la marca en que se basa la oposición, cuando ocurre únicamente con posterioridad a una resolución de la Sala de Recurso que estima una oposición basada en dicha marca, no es ni una retirada ni una revocación de dicha resolución. En efecto, como, por lo demás, recordó la OAMI en la vista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, la declaración de caducidad implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en dicho Reglamento. En cambio, hasta esa fecha, la marca 5

6 comunitaria ha gozado de todos los efectos ligados a esa protección, establecidos en la sección 2 del Reglamento. Por consiguiente, en la fecha en que se adoptó la resolución impugnada, la marca comunitaria anterior gozaba realmente de todos los efectos establecidos en esas disposiciones. Por lo tanto, considerar que el objeto del litigio desaparece cuando, durante el procedimiento, se dicta una resolución de caducidad implicaría, para el Tribunal, tomar en consideración los motivos aparecidos después de adoptarse la resolución impugnada, que no influyen en la fundamentación de dicha resolución ni tienen efecto alguno en el procedimiento de oposición que ha desembocado en el litigio ante este Tribunal. 25 El Tribunal tiene declarado que, cuando conoce de un recurso contra una resolución de la Sala de Recurso relativa a un procedimiento de oposición, no le corresponde tener en cuenta una resolución de caducidad posterior referente a la marca en que se basaba la oposición, ya que la resolución de caducidad no podía haber tenido efectos respecto al período anterior [sentencia de 4 de noviembre de 2008, Group Lottuss/OAMI Ugly (COYOTE UGLY), T-161/07, EU:T:2008:473, apartados 47 a 50]. En otra sentencia, en un asunto en el que el registro de la marca anterior había expirado después de la resolución de la Sala de recurso [sentencia de 15 de marzo de 2012, Cadila Healthcare/OAMI Novartis (ZYDUS), T-288/08, EU:T:2012:124, apartados 21 a 23], que fue confirmada por el Tribunal de Justicia (auto de 8 de mayo de 2013, Cadila Healthcare/OAMI, C-268/12 P, EU:C:2013:296, apartado 33), el Tribunal también consideró que debía desestimarse la solicitud de sobreseimiento. 26 En segundo lugar, en caso de que se anule la resolución impugnada, la desaparición ex tunc de ésta podría procurar al demandante un beneficio que no le reportaría una declaración de sobreseimiento. En efecto, si el Tribunal debiera dictar un sobreseimiento parcial respecto a los productos incluidos en la clase 18, el demandante sólo podría presentar ante la OAMI una nueva solicitud de registro de su marca, sin que la oposición a esta solicitud pudiera basarse a partir de ese momento en la marca comunitaria anterior afectada por la caducidad. En cambio, si el Tribunal debiera pronunciarse sobre el fondo y estimar el recurso en lo que se refiere a esos productos, al considerar que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, nada impediría entonces el registro de la marca solicitada. 27 En tercer lugar, debe distinguirse el supuesto de retirada de la oposición, que se produce a instancia de la oponente, y que permite remover cualquier obstáculo al registro de la marca solicitada, del de caducidad de una marca, solicitada por un tercero, y cuyos efectos se limitan a lo dispuesto en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009. Por lo tanto, no puede trasladarse a este litigio la solución adoptada por el Tribunal en caso de retirada de la oposición durante el procedimiento ante él, consistente en declarar privada de objeto la solicitud de anulación de la resolución de una Sala de Recurso que se haya pronunciado sobre la oposición [auto de 3 de julio de 2003, Lichtwer Pharma/OAMI Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, apartados 14 a 17]. 28 Por último, la mera circunstancia de que los recursos interpuestos contra las resoluciones de la División de Oposición y de la Sala de Recurso tengan efecto suspensivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, segunda frase, y en el artículo 64, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, no puede bastar para cuestionar el interés del demandante para ejercitar la acción en el caso de autos. En efecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 45 del Reglamento nº 207/2009, sólo cuando la oposición haya sido desestimada mediante resolución definitiva se registrará la marca como marca comunitaria. Por lo tanto, cuando la División de Oposición o la Sala de Recurso estimen una oposición, su resolución determinará que la marca solicitada no sea registrada mientras no se resuelva el recurso interpuesto contra esa resolución. 29 En consecuencia, pese a que recayó una resolución definitiva de caducidad de la marca anterior en la que se basaba la oposición, el demandante sigue teniendo interés en recurrir la resolución impugnada, también en la medida en que se pronuncia sobre la oposición basada en esa marca, respecto a los productos incluidos en la clase 18. Sobre el fondo 6

7 30 En apoyo de su recurso, el demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009]. 31 El demandante considera que, a pesar de la identidad entre los productos de que se trata, no hay riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Sostiene en primer lugar que, al ser muy escaso el carácter distintivo de las marcas anteriores, incluso una mínima diferencia entre esas marcas anteriores y la marca solicitada es suficiente para descartar cualquier riesgo de confusión. En cuanto al aspecto visual, alega que los signos en conflicto contienen diferencias tanto más importantes por cuanto no afectan al elemento privado de carácter distintivo de las marcas anteriores. Considera que no es posible ninguna comparación fonética entre los signos, al tratarse de marcas meramente figurativas. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, entiende que los signos en conflicto no son idénticos, ya que sus únicos elementos comunes no tienen carácter distintivo. 32 La OAMI rebate las alegaciones del demandante. 33 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009), mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. 34 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con la percepción que el público pertinente tenga de los signos y productos o de los servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean relevantes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud de los productos o servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada]. 35 La apreciación del riesgo de confusión entre los signos en conflicto efectuada por la Sala de Recurso ha de examinarse a la luz de los citados principios. Sobre el público pertinente 36 Según la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 42 y jurisprudencia citada]. 37 En el caso de autos, la Sala de Recurso declaró correctamente, en el apartado 14 de la resolución impugnada y sin ser contradicha sobre este extremo por el demandante que, dado que los productos a que se refieren los signos en conflicto son artículos de moda de uso habitual, el público destinatario estaba formado por el consumidor medio, al que se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, como señaló también correctamente la Sala de Recurso en el citado apartado, respecto a los productos incluidos en la clase 18, puesto que la marca anterior es una marca comunitaria, el riesgo de confusión debería apreciarse en relación con el público de todos los Estados miembros. En cuanto a los productos incluidos en la clase 25, la Sala de Recurso ha señalado asimismo de manera fundada que, dado que la marca anterior es una marca nacional francesa, el riesgo de confusión debía apreciarse en relación con el público del territorio francés. 7

8 Sobre la comparación entre los productos 38 En el apartado 15 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso también consideró, de forma correcta y sin ser contradicha por el demandante, que los productos impugnados incluidos en las clases 18 y 25 eran idénticos o similares. Sobre la comparación entre los signos 39 En primer lugar, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, hay que recordar que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 35 y jurisprudencia citada). 40 En los apartados 17 a 19 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos en cuestión eran similares desde el punto de vista gráfico e idénticos desde el punto de vista conceptual, y que, desde el punto de vista fonético, aun cuando en principio no fuera posible comparación alguna, los consumidores podrían designar los signos en conflicto mediante el término «estrella». Sobre la similitud gráfica 41 En el apartado 17 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que los signos en conflicto consistían en la representación figurativa de una estrella de cinco puntas, de idéntica forma, colocadas dentro de un círculo, donde eran idénticas las proporciones de la estrella y las del círculo. Las únicas diferencias entre dichos signos son el color de la estrella, que es blanca en las marcas anteriores y negra en la marca solicitada, que el fondo del círculo está oscurecido en las marcas anteriores y que el círculo del signo solicitado está formado por una línea negra intermitente y no por una línea continua como en el caso de las marcas anteriores. Se alega que estas similitudes contrarrestan las diferencias entre los signos, que son similares en su conjunto. 42 El demandante alega que los signos en conflicto no se parecen visualmente. Invoca al respecto, en particular, una resolución de la División de Oposición de la OAMI de 18 de diciembre de 2002 relativa a un procedimiento en el que se enfrentaron la otra parte ante la Sala de Recurso y un tercero, en la que la División de oposición había estimado que no había similitudes gráficas entre los signos en pugna en el asunto que dio lugar a aquella resolución. 43 Sin que sea necesario identificar las diferencias entre los signos en conflicto y los controvertidos en el asunto que dio lugar a la resolución de la División de Oposición invocada por el demandante, procede recordar que las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso de la OAMI en virtud del Reglamento nº 207/2009, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, son resultado del ejercicio de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente de acuerdo con dicho Reglamento, y no según la práctica decisoria anterior de dichas Salas [sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, apartado 65, y del Tribunal General de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 71]. 44 En cuanto a la comparación visual entre los signos en conflicto, es cierto que ambos son similares en su conjunto, ya que representan una estrella de cinco puntas inscrita en un círculo y que el tamaño de cada uno de los dos elementos integrantes es similar. El detalle de que el círculo de la marca solicitada esté representado mediante una línea discontinua no puede bastar para estimar que no se trata de un círculo. Además, el hecho de que la marca solicitada 8

9 represente una estrella negra sobre un fondo blanco, mientras que las marcas anteriores se componen de una estrella blanca sobre fondo negro, sólo es una diferencia menor que no permite estimar que los dos elementos figurativos no son similares. 45 Resulta de lo anterior que la Sala de Recurso entendió correctamente que los signos en conflicto eran similares en su conjunto desde el punto de vista gráfico. Sobre la similitud fonética 46 El demandante reprocha a la Sala de Recurso el haber realizado una comparación fonética de los signos en conflicto, que en su opinión es imposible, pues se trata de marcas figurativas. 47 De acuerdo con la jurisprudencia, en principio, no es pertinente una comparación fonética en el contexto del examen de la similitud de unas marcas figurativas desprovistas de elementos denominativos [sentencias de 25 de marzo de 2010, Nestlé/OAMI Master Beverage Industries (Golden Eagle y Golden Eagle Deluxe), T-5/08 a T-7/08, EU:T:2010:123, apartado 67, y de 7 de febrero de 2012, Dosenbach-Ochsner/OAMI Sisma (Representación de elefantes en un rectángulo), T-424/10, EU:T:2012:58, apartados 45 y 46]. 48 En el caso de autos, se desprende del apartado 18 de la resolución impugnada que la Sala de Recurso consideró correctamente que no era posible ninguna comparación fonética, al tratarse de marcas figurativas. Aun cuando también señaló, en el mismo apartado, que los signos en conflicto representaban una estrella, y que era posible que los consumidores se refiriesen a ellas mencionándolas como tales, esta consideración no fue seguida por conclusión alguna que permitiera entender que la Sala de Recurso hubiera observado una similitud fonética entre dichos signos. Además, al apreciar globalmente la existencia del riesgo de confusión, la Sala de Recurso no se refirió a ningún tipo de comparación fonética entre esos signos. 49 Por lo tanto, la alegación del demandante no se ajusta a los hechos. Sobre la similitud conceptual 50 El demandante sostiene que los signos en conflicto no son idénticos desde el punto de vista conceptual, ya que sus únicos elementos comunes no tienen carácter distintivo. A este respecto, cita una resolución de la Sala de Recurso de 15 de abril de 2011, en la que ésta, al parecer, estimó que era imposible deducir la existencia de un origen comercial común a partir de ciertas figuras geométricas. 51 En cuanto a la resolución de la Sala de Recurso invocada por el demandante, debe reiterarse sin que sea necesario examinar si es pertinente citarla en el caso de autos que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse exclusivamente de acuerdo con el Reglamento nº 207/2009, y no según la práctica decisoria anterior a esas resoluciones (véase el apartado 43 supra). 52 Por lo demás, aun suponiendo demostrada la alegación del demandante de que una estrella de cinco puntas no tiene carácter distintivo, ello no basta, en cualquier caso, para estimar que los signos en conflicto, cada uno de los cuales representa una estrella en un círculo, con escasas diferencias gráficas, transmiten conceptos diferentes. En consecuencia, la Sala de Recurso estimó correctamente, en el apartado 19 de la resolución impugnada, que existía identidad conceptual entre dichos signos. 53 Considerado lo anterior, procede confirmar la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los signos en conflicto son similares desde el punto de vista gráfico e idénticos desde el punto de vista conceptual, y según la cual no procede la comparación fonética entre dichos signos. 9

10 Sobre la apreciación global del riesgo de confusión 54 La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 17, y del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, EU:T:2006:397, apartado 74]. 55 En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 22 de la resolución impugnada, que una estrella de cinco puntas era ciertamente el signo más utilizado generalmente para representar una estrella, pero que las diferencias visuales menores entre los signos en conflicto y su identidad conceptual seguían creando riesgo de confusión en un público cuyo grado de atención era intermedio. 56 El demandante considera que las marcas anteriores carecen de carácter distintivo alguno, pero admite que, puesto que ya han sido registradas, cabe entender en el ámbito del procedimiento de oposición que poseen un mínimo carácter distintivo. Con objeto de rebatir las alegaciones contenidas en los apartados 16 y 17 de la contestación a la demanda, el demandante sostiene que la OAMI ya había estimado que dichas marcas carecían de carácter distintivo. 57 A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que corresponde al Tribunal apreciar la legalidad de la resolución impugnada, y no pronunciarse sobre la fundamentación de la contestación a la demanda. 58 Asimismo, y como admite el propio demandante, procede señalar que éste no puede, en un procedimiento de oposición, invocar un motivo de denegación absoluto que se oponga al registro válido de un signo por una oficina nacional o por la OAMI. En efecto, debe recordarse que los motivos de denegación absolutos a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento nº 207/2009 no deben analizarse en un procedimiento de oposición, y que dicho artículo no figura entre las disposiciones con arreglo a las cuales debe apreciarse la legalidad de la resolución impugnada [sentencias del Tribunal General de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, EU:T:2003:107, apartados 72 y 75, y de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI Diesel (DIESELIT), T-186/02, EU:T:2004:197, apartado 71]. Si el demandante considerase que la marca comunitaria anterior se registró contraviniendo lo dispuesto en dicho artículo, debería haber presentado una solicitud de nulidad en virtud de lo previsto en el artículo 51 del Reglamento. Además, en el caso de la marca francesa anterior, ha de recordarse que la validez del registro de un signo como marca nacional no puede cuestionarse en un procedimiento de registro de una marca comunitaria (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, apartados 40 a 47) sino únicamente en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión (sentencia DIESELIT, antes citada, EU:T:2004:197, apartado 71). 59 Por otra parte, el demandante considera que, puesto que el carácter distintivo de las marcas anteriores es muy escaso, como la propia OAMI, al parecer, reconoció en otros asuntos, incluso una diferencia mínima entre las marcas anteriores y la marca solicitada sería suficiente para descartar cualquier riesgo de confusión. 60 A este respecto, procede recordar que el reconocimiento del carácter escasamente distintivo de la marca anterior no impide, por sí mismo, observar que existe riesgo de confusión (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006, L Oréal/OAMI, C-235/05 P, EU:C:2006:271, apartados 42 a 45). En efecto, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, éste sólo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en 10

11 particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [véanse las sentencias del Tribunal General de 16 de marzo de 2005, L Oréal/OAMI Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, apartado 61 y jurisprudencia citada, y de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, apartado 70 y jurisprudencia citada]. 61 Finalmente, procede desestimar la alegación del demandante según la cual la Sala de Recurso no valoró suficientemente el hecho de que las marcas anteriores sólo tenían un carácter muy escasamente distintivo. En efecto, la tesis defendida por el demandante conduciría a neutralizar el factor basado en la similitud de las marcas en favor del basado en el carácter distintivo de las marcas comunitarias anteriores, al que se daría excesiva importancia. De ello se derivaría que, dado que las marcas comunitarias anteriores sólo tendrían escaso carácter distintivo, sólo habría riesgo de confusión en caso de reproducción completa de esa marca por la marca cuyo registro se solicita, y ello cualquiera que fuera el grado de similitud entre los signos en cuestión (auto L Oréal/OAMI, citado en el apartado 60 supra, EU:C:2006:271, apartado 45). Tal resultado, no obstante, no sería conforme a la naturaleza misma de la apreciación global que las autoridades competentes tienen que llevar a cabo en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 (sentencia de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, EU:C:2007:171, apartado 41). 62 Por consiguiente, procede señalar que, en el caso de autos, existe riesgo de confusión, debido a la identidad o similitud de los productos controvertidos y a la semejanza entre los signos en conflicto. En efecto, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 22 de la resolución impugnada, el público pertinente, cuyo nivel de atención es intermedio, que no tiene ocasión de examinar las marcas una junto a otra y cuyo recuerdo de las marcas es, por consiguiente, imperfecto, probablemente no se acordará de las diferencias menores existentes entre ambos signos. 63 Habida cuenta de lo anterior, la Sala de Recurso no infringió lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009] al estimar que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto. 64 Por cuanto antecede, procede desestimar el recurso en su totalidad, sin que resulte necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de la segunda pretensión del demandante de que el Tribunal desestime la oposición en su totalidad [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de mayo de 2008, NewSoft Technology/OAMI Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163, apartado 70, y de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI easygroup IP Licensing (easyhotel), T-316/07, EU:T:2009:14, apartados 35 y 67]. Costas 65 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo en costas como ha solicitado la OAMI. En virtud de todo lo expuesto, decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas al Sr. Max Fuchs. EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda) 11

12 Martins Ribeiro Gervasoni Madise Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de octubre de Firmas Fuente: página web de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito. 12