Régimen jurídico de las marcas como signos distintivos en el tráfico económico europeo Prof. Dr. Julio Álvarez Rubio
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Marcas (bienes y servicios) Nombre comercial (empresarios) Rótulos de establecimiento (locales donde se ejerce la actividad) Hoy se apuesta por reducir la protección registral a las marcas al surgir las marcas de servicio
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO Indicaciones de procedencia o geográficas (referencia al lugar donde ha sido elaborado el producto o de donde procede y al que debe su reputación) Denominaciones de origen (lugar+características específicas+cumplimiento de normas procedimentales expresas) La marca, por el contrario, no hace referencia al origen geográfico y sólo puede ser usada por su titular
La marca no protege al signo en abstracto sino la relación entre el signo y los productos o servicios que pretende distinguir
CLASES DE MARCAS Por su configuración-percepción: denominativas (identificativa, conceptual o descriptiva o de fantasia), gráficas o emblemáticas, auditivas y olfativas. Cabe la combinación. Por su relación: principales o derivadas ( constelaciones ). Por su titularidad: individuales y colectivas. Por la actividad empresarial distinguida: de fabrica, de comercio y de servicio (posible acumulación). Por su grado de difusión: notorias y renombradas.
REQUISITOS OBJETIVOS ABSOLUTOS DE LA MARCA (I) Los ha de cumplir el signo en abstracto Responden a exigencias de interés público Su apreciación se realiza de oficio La acción para denunciarlos no prescribe y la legitimación para ejercerla es más amplia
REQUISITOS OBJETIVOS ABSOLUTOS DE LA MARCA (II) Representación gráfica+fuerza distintiva Autonomía intelectual del signo: aptitud diferenciadora en abstracto (genericidad: casos Eurohealth y Cineaction). Posibilidad de secondary meaning. Posibilidad de combinar genéricos. Autonomía material del signo: evitar monopolio del titular sobre soluciones técnicas o características utilitarias de un producto No inducción a error (STS de 23 de noviembre de 2010 herencia cubana -; indicaciones de procedencia como marca ). No signos oficiales, ni ilegales o inmorales.
Jurisprudencia sobre autonomía intelectual STS de 9 de mayo de 2002 ( puente aéreo ) STS de 26 de febrero de 2004 ( multiactive ) STPi de 7 de junio de 2001 ( Eurohealth ) STPi de 31 de enero de 2001 ( Cine Action ) STS de 14 de mayo de 2011 ( doughnuts ) STS de 19 de diciembre de 2008 ( Mc ) STJCE de 7 de julio de 2005 ( Have a break )
Autonomía intelectual: secondary meaning o distintividad sobrevenida La marca El Periódico para identificar periódicos, como es obvio, es un genérico puesto que consiste en la palabra que designa al objeto que identifica. Lógicamente la concesión de esta marca ofrecería a su titular un monopolio de uso de dicha marca para identificar periódicos, hecho que sería altamente perjudicial para el resto de periódicos puesto que no podrían utilizar el término periódico en sus marcas. No obstante, la denominación El Periódico ha adquirido un grado de distintividad notable en ciertas regiones y por lo tanto el nombre que inicialmente era genérico se ha convertido en distintivo y por lo tanto es susceptible de ser registrado.
Genericidad sobrevenida ( vulgarización de la marca ) La vulgarización de las marcas es una causa de nulidad establecida por la Ley de Marcas. Esta circunstancia tiene lugar cuando la marca registrada se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio protegidos. Este fenómeno es motivado, por una parte, por el público que se encarga de convertir la marca en el término genérico para identificar el producto, destruyendo de esa manera su capacidad distintiva. De otra parte, esto resulta atribuible al propio titular de la marca quien no evita esta situación (fácil de evitar: marca registrada ), y se ve expuesto a que su marca sea cancelada por esta razón.
Autonomía material: Caso Lego Caso Philips contra Remington: STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, «representación del plano superior de una máquina de afeitar, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias»).
Signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres
REQUISITOS RELATIVOS DE LA MARCA (I) Se ponderan en referencia a la relación signo-producto Protegen intereses particulares ( que no perjudique derechos anteriores sobre ese mismo signo ) Su apreciación se realiza a instancia de parte La acción para denunciarlos prescribe y la legitimación para ejercerla es más restringida
REQUISITOS RELATIVOS DE LA MARCA (II) En relación con otros signos distintivos de la empresa: Evitar riesgo de confusión: doble comparación. Atención a la prioridad y a la notoriedad. Comparación entre productos al margen de su clasificación administrativa (caso Harley- Davidson). Comparación entre signos: fonética, gráfica o conceptual y atendiendo a la percepción del consumidor medio. Evitar riesgo de asociación (marcas notorias) y aprovechamiento indebido de la fama ajena (marcas renombradas):
REQUISITOS RELATIVOS DE LA MARCA (III) En relación con otros derechos de propiedad industrial o intelectual: modelos o dibujos industriales, títulos de obras literarias o musicales, denominación de personajes de ficción, etc. Derechos de la personalidad: nombre, seudónimo o imagen de una persona. Análisis casuístico. Nombre comercial y denominación o razón social notorios.
DERECHO COMUNITARIO Directivas sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a marcas Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (codifica el de 1994 y posteriores)
La Marca Comunitaria
Puede adoptarse como marca comunitaria todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios idénticos de otra empresa. El signo que se elija podría ya existir antes de su adopción o ser un signo de fantasía creado por quien pretende usarlo como marca. En todo caso, el signo que se adopte como marca: Debe servir para individualizar un producto o servicio, distinguiéndolo de los otros productos o servicios idénticos o similares que concurran en el mercado. A este requisito se le denomina fuerza distintiva. No debe estar inmerso en ninguna de las prohibiciones legales contenidas en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Debe ser susceptible de representación gráfica.
El signo o medio que se adopte como marca puede ser: Denominativo Figurativo Marca de color Tridimensional Marca sonora Marca olfativa Un vocablo Un dibujo Color per se Un envase (por ej.) Un sonido o melodía Un olor
MARCAS CROMÁTICAS Caso Libertel Groep contra Benelux : pretensión de registrar como marca: superficie rectangular de color naranja con mención naranja
MARCAS CROMÁTICAS 1) Un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido. 2) Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. 3) Cabe la posibilidad de reconocer que un color por sí solo tenga carácter distintivo, siempre que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas.
MARCAS CROMÁTICAS Si el color rojo supone un valor adicional desde el punto de vista estético entonces resultaría funcional y no meramente diferenciador y no sería susceptible de ser protegido vía derecho de marca
MARCAS CROMÁTICAS Caso Viking-Umwelttechnik GmbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior: La marca cuyo registro se solicitó consiste en una yuxtaposición de dos colores, como tal, constituida por un rectángulo verde, que corresponde a la referencia de color Pantone 369c, colocado encima de un rectángulo gris, que corresponde a la referencia de color Pantone 428u.
MARCAS CROMÁTICAS En lo que atañe al color verde, debe señalarse que se utiliza habitualmente para los productos de que se trata (cortacéspedes, etc.) y, por consiguiente, no constituye un elemento que pueda considerarse y memorizarse, desde un principio, como indicador del origen comercial. Por lo demás, la tonalidad de verde empleada en la yuxtaposición cuyo registro se solicita no implica una diferencia suficientemente perceptible en relación con las tonalidades de verde comúnmente utilizadas en el sector de los productos designados. Por consiguiente, en la yuxtaposición del verde y el gris el consumidor no percibirá un signo indicativo de que los productos proceden de una misma empresa, sino que la percibirá más bien como un mero elemento de acabado de los productos de que se trata. En consecuencia, debe inferirse que el signo solicitado no permitirá que el consumidor correspondiente reconozca dicho signo como signo distintivo cuando deba elegir con motivo de una adquisición posterior de los productos de que se trata.
MARCAS CROMÁTICAS Marca comunitaria de Jean Henaff S.A (patés ) concedida el 03/01/2012 para clases 29 y 30 LA MARCA REPRESENTA UN RECTÁNGULO DE COLOR AZUL. EN PARALELO A LA TOTALIDAD DE LAS LONGITUDES DEL RECTÁNGULO, ARRIBA Y ABAJO, ENCONTRAMOS UN TRAZO GRUESO DE COLOR AMARILLO, SEPARADO DEL RECTÁNGULO PRINCIPAL POR UN LIGERO ESPACIO AZUL: CÓDIGO PANTONE 2748 CÓDIGO CMJN: CIAN 100% MAGENTA 88% NEGRO 14% AMARILLO: CÓDIGO PANTONE 109 CÓDIGO CMJN: AMARILLO 100%.
MARCAS TRIDIMENSIONALES Solicitud reciente de marca tridimensional
MARCAS SONORAS Caso Shield Mark BV contra Memex: pretensión de registrar como marca: las nueve primeras notas de para Elisa tocadas al piano, mi, re, mi, re mi, si, representación gráfica en el pentagrama de la melodía, onomatopeya que imita el canto de un gallo, kukelekuuuu.
MARCAS SONORAS El artículo 2 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no puede ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por lo que se refiere a un signo sonoro, no se cumplen dichos requisitos cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin mayor precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin ninguna otra precisión. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones.
MARCAS OLFATIVAS Caso Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt: «Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt para la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a continuación. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt. C6H5-CH = CHCOOCH3» Junto a su solicitud de registro, el Sr. Sieckmann presentó una muestra de olor en un recipiente, y añadió que el aroma se describe habitualmente como «balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela».
MARCAS OLFATIVAS Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino Unido ha observado con acierto, pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta suficientemente inteligible. Por otro lado, tal como dicho Gobierno y la Comisión han indicado, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva. La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva. En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar que no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera. En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí mismos los requisitos de la representación gráfica, tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir dichos requisitos, especialmente los de claridad y precisión. Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que, en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.
PROHIBICIONES Signos que no son susceptibles de representación gráfica. Signos que carezcan de carácter distintivo, o que constituyan nombres habituales o genéricos de los productos o servicios que pretenda distinguir. Signos que describan o designen exclusivamente la naturaleza, calidad o cualquier otra característica de los productos o servicios a individualizar. Signos geográficos, salvo para las marcas colectivas que podrían estar integradas exclusivamente por estos signos geográficos. Signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Signos engañosos, que puedan inducir a error público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Signos que estén constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto. Signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Estados u Organizaciones Internacionales a no ser que medie la debida autorización.
Contenido, ámbito y duración del derecho La marca comunitaria confiere a su titular un derecho de exclusiva, referido al uso en el tráfico económico de la relación signo-productos. Este derecho se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones del RMC. En consecuencia, el registro es absolutamente necesario para adquirir la marca (Art. 6 RMC). Se incrementa la seguridad jurídica en relación con sistema USA. El ámbito territorial será el de toda la Unión Europea El derecho sobre la marca durará 10 años, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, renovables ininterrumpidamente por periodos de tiempo de también 10 años.
EFECTOS POSITIVOS: Usar una marca en exclusiva en el tráfico mercantil sobre los productos y servicios, en su correspondencia y documentación comercial, y en la publicidad. Ceder la marca. Incluso con independencia de la empresa. Supone la transmisión de la plena titularidad del signo del cedente al cesionario, que se convierte en su nuevo titular. Licenciar la marca. La licencia implica, una simple autorización de uso que el titular de la marca (licenciante) otorga a un tercero (licenciatario). El licenciante conserva el dominio sobre la marca y se limita a permitir a un tercero a que la use, en las condiciones señaladas en el contrato.
EFECTOS NEGATIVOS Impedir que un tercero no autorizado use su marca u otro signo confundible, para distinguir productos o servicios idénticos o similares. El RMC le confiere las necesarias acciones y medidas para defender su derecho y evitar los actos de usurpación. Concretamente, el titular de la marca podrá prohibir a un tercero no autorizado: - Poner el signo en los productos o en su presentación - Ofrecer los productos o servicios - Comercializarlos o almacenarlos con este fin - Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero - Utilizar el signo en los documentos comerciales y la publicidad, en redes telemáticas y como nombre de dominio - Reproducir la marca como un término genérico en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta - Suprimir la marca del producto o de su presentación - Sustituir el producto al que se aplica la marca - Alterar o modificar el producto marcado tras su comercialización y antes de su adquisición por el destinatario final - Oponerse a que se inscriba en la OAMI como marca comunitaria, un signo que sea confundible con el que ha registrado previamente - Presentar ante la Oficina una solicitud de caducidad o nulidad a una marca comunitaria
LIMITACIONES OBJETIVAS AL USO EXCLUSIVO El monopolio sólo se justifica en la medida necesaria para que la marca cumpla su función. Impedir que se utilice la marca cuando ésta sea necesaria para indicar el destino de un producto o servicio (caso BMW). Impedir que se incluya en un diccionario o enciclopedia. Agotamiento del derecho.
LIMITACIONES SUBJETIVAS AL USO EXCLUSIVO - Falta de uso. - Tolerancia durante 5 años en el uso de una marca confundible con la propia.
CARGAS SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA Usar la marca (5 años). Uso efectivo y real en el ámbito territorial afectado y con los fines mercantiles previstos ( El Cordobés ). Ejercitar las acciones por violación contra quienes ataquen el derecho exclusivo (tolerancia de 5 años ) Renovar la marca (10 años).
CLASIFICACIÓN La marcas se registran en relación con productos o servicios. Para facilitar la labor administrativa, los productos y servicios han sido agrupados en 45 clases diferentes a los efectos del registro de las marcas (Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957). Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios, normalmente relacionados entre sí, y una solicitud de marca puede comprender una o más clases del Nomenclátor Internacional.
LEGITIMACIÓN Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
DEFENSA DEL DERECHO DE MARCA El titular de una marca comunitaria podrá ejercer ante los tribunales de marcas comunitarias la acción pertinente para defender su signo, contra los actos de usurpación o violación de un tercero. Las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias producirán efecto y se extenderán al conjunto de la Unión Europea. Las normas que se aplicarán a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Convenio de Bruselas, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
ACCIONES POR VIOLACIÓN DE LA MARCA Acción de cesación. Acción de indemnización por daños y perjuicios (posible daño moral, posibles daños punitivos, diferentes maneras de reparar). Intervención aduanera de retención
TRIBUNALES DE MARCAS COMUNITARIAS Con el fin de ocuparse de la defensa de la marca comunitaria el RMC prevé la creación de Tribunales de marcas comunitarias. Estos Tribunales de primera y segunda instancia serán designados entre los Tribunales nacionales de los Estados miembros (en España, Juzgados de lo Mercantil de Alicante).
CADUCIDAD Y NULIDAD Si la causa de nulidad o caducidad existe únicamente para parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad o caducidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate ( parcial ). Corresponde declarar la nulidad o la caducidad bien a la OAMI, bien a los Tribunales, en una demanda de reconvención en una acción de violación de marcas.
CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA Cuando la marca se hubiera registrado contraviniendo las prohibiciones absolutas previstas en el Art. 7 RMC, (a no ser que como consecuencia de su uso en el mercado la marca haya adquirido carácter distintivo en relación con los productos o servicios que individualiza). Cuando el solicitante hubiere actuado de mala fe. En el caso de las marcas comunitarias colectivas, también podrán anularse cuando incumplan las condiciones establecidas en el Art. 66 RMC.
CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA Cuando se hubiera concedido contraviniendo las prohibiciones relativas previstas en el Art. 8 RMC. Cuando su uso pueda prohibirse sobre la base de derechos anteriores que se fundamenten en el derecho al nombre, a la propia imagen, o sobre derechos de propiedad industrial e intelectual.
CAUSAS DE CADUCIDAD Cuando en un periodo ininterrumpido de 5 años la marca no ha sido objeto de uso efectivo en la Comunidad para los productos o servicios para que se registró y no existan causas justificativas de la falta de uso. Cuando la marca se ha convertido en la designación usual del producto o servicio para el que está registrada. Cuando a consecuencia del uso que haga el titular de la marca, la misma pueda inducir a error al público, sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los producto o servicios designados. Renuncia. Falta de renovación.
MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS Si están registradas la protección se amplia, prescindiendo del principio de especialidad. Si no están registradas, tienen protección legal pero reducida a los productos o servicios similares a los identificados con esa marca. La notoriedad o renombre se tiene en cuenta también para: Secondary meaning Apreciar riesgo de confusión más estrictamente Imputar la responsabilidad por daños a todos los infractores, al presumirse iuris et de iure la culpa o negligencia. Valorar especialmente en la indemnización el daño causado al prestigio Considerar que el registro de una marca ajena notoria o renombrada se realiza de mala fe, lo que implica nulidad
MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA Marcas destinadas a ser usadas por personas distintas al titular de las mismas La marca de garantía implica el cumplimiento de un reglamento de uso previamente acreditado. La marca colectiva tiene una legitimación restringida.
Ventajas de la marca comunitaria Naturaleza unitaria Simplificación procedimental (1 oficina, 1 idioma) Reducción de costes Posibilidad de reivindicar la antigüedad de las marcas nacionales Derecho de prioridad Sencilla obligación de uso Posible ampliación
Comparativa de costes Sistema nacional (5 países) Sistema internacional (5 países) Sistema Comunitario (28 países) 1649 (registro) 1177 (registro) 1600 (registro) 1500 * 5 = = 7500 (honorarios representante) 1500 * 5 = = 7500 (honorarios representante) 3000 (honorarios representante) 9149 (Total) 8675 (Total) 4600 (Total)