SOLICITANTE : PERÚ MAS S.A. OPOSITORA : KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. Registro de lema comercial - Desistimiento de la apelación Lima, primero de marzo de dos mil dos I. ANTECEDENTES Con fecha 16 de febrero del 2001, Perú Mas S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial TE AYUDA EN LA COCINA, para usarse como complemento de la marca de producto RICOLINA y etiqueta, registrada bajo certificado N 93399, que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 2 de mayo del 2001, Kraft Foods Holdings, Inc. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando ser titular del lema comercial KRAFT, TU ALIADO EN LA COCINA, inscrito bajo certificado N 3389. Señaló que los lemas en conflicto son confundibles gráfica y fonéticamente, ya que en ambos las frases con vocación distintiva están compuestas de cuatro palabras, con idéntico número de letras (18), se inician con pronombres que se refieren a la segunda persona (TU/TE) y que además se inician con la misma consonante (T), y comparten íntegramente sus tres ultimas palabras (es decir, la expresión EN LA COCINA). Además, los signos comparten el mismo numero de sílabas o golpes de voz (9), lo que facilita que se confundan en su pronunciación, especialmente si comparten sus principales términos, agregando que la frase EN LA COCINA destaca en ambos signos por su extensión. Indicó que el mensaje TU ALIADO EN LA COCINA es el mismo que el de TE AYUDA EN LA COCINA, ya que en ambos casos se transmite la idea que el producto a promocionar constituye una ayuda, aliado o colaborador en la casa, por lo que dadas las características conceptuales comunes de los signos, el consumidor no podrá distinguir ambas frases y le atribuirá similar origen produciéndose así la confusión. Posteriormente, señaló que, atendiendo al criterio expuesto en la Resolución N 422-1998/TPI de fecha 25 de abril de 1998, precedente de observancia obligatoria, para efecto del análisis de los signos en conflicto deberá considerarse únicamente las frases TU ALIADO EN LA COCINA y TE AYUDA EN LA COCINA. Con fecha 19 de junio del 2001, Perú Mas S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que entre los signos en cuestión existen sustanciales diferencias que contribuyen a su eficaz diferenciación. Indicó que el término EN LA COCINA es inapropiable por una sola persona, ya que cumple una función indicativa de la finalidad del producto. Siendo así, señaló que el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión deberá realizarse entre los términos TU ALIADO y TE AYUDA, los cuales son semánticamente diferentes. Expresó que el aspecto de conjunto del lema comercial solicitado tendría que incluir necesariamente la marca a complementar (RICOLINA y etiqueta). 1-6
Mediante Resolución N 15098-2001/OSD-INDECOPI de fecha 28 de diciembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición pero denegó el registro solicitado. Consideró lo siguiente: Los productos que distingue la marca RICOLINA y etiqueta que pretende publicitar el lema comercial solicitado, son los mismos que distingue la marca registrada KRAFT, con la cual se utiliza el lema comercial registrado, por lo que se cumple uno de los requisitos para que se genere el riesgo de confusión alegado. Si bien el lema comercial solicitado TE AYUDA EN LA COCINA y el lema comercial registrado KRAFT, TU ALIADO EN LA COCINA, comparten la denominación EN LA COCINA, se trata de una expresión carente de distintividad en la medida que es frecuentemente utilizada en frases publicitarias que hacen referencia a productos alimenticios. Las denominaciones adicionales que cada uno de los signos presenta determinan que la impresión de conjunto que suscitan sea diferente e inclusive que, de una apreciación rápida y sucesiva de los signos, las semejanzas señaladas pasen desapercibidas. Si bien las frases en cuestión evocan o sugieren conceptos relacionados, su distinta estructura morfológica, permite que, formados en su conjunto, sea posible su diferenciación, más aún si se tiene en cuenta que el lema comercial registrado incluye la denominación KRAFT, la cual contribuye de manera determinante a la diferenciación de los signos en conflicto. En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso c) de la Decisión 486. Sin embargo, el signo solicitado TE AYUDA EN LA COCINA se encuentra comprendido dentro de las frases que no pueden ser registradas como lemas, ya que esta conformado por una frase simple, que se limita a hacer alusión a la finalidad de algunos de los productos que distingue la marca RICOLINA y etiqueta, al sugerir que dichos productos serán de mucha utilidad (como ingredientes) en la preparación de los alimentos, cualidad que puede ser atribuida a cualquier producto similar. En tal sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable al caso por mandato del artículo 179 de la misma norma. Con fecha 16 de enero del 2002, Kraft Foods Holding, Inc. interpuso recurso de apelación en el extremo que se declaró infundada su oposición. Reiteró lo expuesto respecto a que existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Adjuntó copia de resoluciones que consideró aplicables al caso. No obstante haber sido notificada conforme a ley (el 31de enero del 2002), Perú Mas S.A. no absolvió el traslado de la apelación. Con fecha 12 de febrero del 2002, Kraft Foods Holdings, Inc. se desistió de su apelación. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 2-6
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si corresponde aceptar el desistimiento de la apelación formulado por Kraft Foods Holdings, Inc. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Perú Mas S.A. es titular de la marca de producto constituida por la envoltura que contiene la denominación RICOLINA, en los colores rojo, azul y blanco, conforme es descrita en la solicitud, para distinguir harinas y sus derivados, y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, con certificado Nº 93399, vigente desde el 29 de agosto de 1991 hasta el 29 de agosto del 2006. El 16 de abril del 2001, Central Impulsora S.A. de C.V. solicitó la cancelación del registro de la marca en cuestión, por falta de uso. La Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la solicitud de cancelación, mediante Resolución N 110936-2001/OSD-INDECOPI del 27 de setiembre del 2001, la cual no fue impugnada (Asiento N 3). b) Kraft Foods Holdings, Inc. es titular del lema comercial KRAFT, TU ALIADO EN LA COCINA, registrado para publicitar la marca de producto constituida por la denominación KRAFT y el diseño hexagonal, conforme al modelo - que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (certificado N 12049) -, inscrito bajo certificado N 3389, vigente desde el 11 de setiembre de 1998 hasta el 11 de setiembre del 2008. 2. Desistimiento formulado por Kraft Foods Holdings, Inc. 2.1 Marco conceptual El desistimiento es una institución del derecho procesal que alude al retiro voluntario, expreso y terminante del ejercicio de un derecho, pretensión, recurso o de cualquier trámite incluyendo la propia acción. 3-6
Si bien el Decreto Legislativo 823 no regula expresamente esta figura procesal, su artículo 21 establece que en lo que no esté específicamente previsto regirán supletoriamente entre otras normas, el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS por el que se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (en adelante TUO), en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos. Por ello, también resulta de aplicación el Código Procesal Civil en lo que no esté expresamente previsto en la norma administrativa. El TUO regula la figura del desistimiento, consignándola en su artículo 84 como una de las formas de poner fin al proceso administrativo. Asimismo, el artículo 88 señala que el desistimiento sólo afecta a quien lo formula y los artículos 89 y 90 están referidos a las formalidades que deben cumplirse para su presentación y aceptación. El Código Procesal Civil en su artículo 340 distingue dos clases de desistimiento: a) el desistimiento del proceso o de algún acto procesal y, b) el desistimiento de la pretensión. Existe desistimiento del proceso, cuando alguna de las partes se desiste del proceso, de algún medio de defensa, prueba ofrecida o medio impugnatorio interpuesto, mientras que el desistimiento de la pretensión se refiere siempre a la renuncia del derecho subjetivo alegado o cuyo reconocimiento o declaración se solicita. Asimismo, el Código Procesal Civil en su artículo 342 distingue la oportunidad de presentación del escrito de desistimiento, según se trate del desistimiento del acto procesal, del proceso, o de la pretensión, atribuyendo efectos diferentes a uno y otro, respectivamente. Tratándose del desistimiento del proceso o del acto procesal, el escrito debe interponerse antes que la situación procesal a la que se renuncia haya producido efecto. Aludiendo al desistimiento del proceso, el Código Procesal Civil señala que cuando exista oposición al desistimiento, éste carecerá de eficacia, debiendo continuar el proceso. Situación distinta se presenta respecto del desistimiento de un acto procesal en particular. En tal caso, no obstante existir oposición o contradicción, la renuncia que se formula deja sin efecto la situación procesal favorable del titular y, en su caso, deja firme el acto recurrido. En el caso del desistimiento de la pretensión, éste debe formularse antes que se expida sentencia en Primera Instancia, salvo que sea convencional. Llevada al contexto administrativo, el desistimiento de la pretensión procede siempre que se formule antes de expedida la resolución de Primera Instancia. Después de expedida ésta, sólo procederá con conocimiento previo de la parte contraria que litiga en el 4-6
proceso, la cual deberá pronunciarse sobre su conveniencia respecto de la terminación del proceso por dicha vía. En esta comunicación radica el carácter convencional que consigna el Código Procesal Civil, al tener la oportunidad la otra parte de expresar su disconformidad. 2.2 Aplicación al caso concreto Teniendo en cuenta el marco conceptual descrito anteriormente, la Sala considera que en el presente caso se está ante el desistimiento de un acto procesal, toda vez que Kraft Foods Holdings, Inc. se desiste de su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N 15098-2001/OSD-INDECOPI de fecha 28 de diciembre del 2001. En cuanto a los requisitos formales que se deben cumplir para aceptar el desistimiento, el artículo 89 del TUO establece que el desistimiento se hará por escrito con firma legalizada. El documento en el que consta el desistimiento de la apelación formulado por Kraft Foods Holdings, Inc. ha sido presentado por Fernando Barreda Zegarra, en representación del Estudio Barreda Moller, cuya firma ha sido legalizada ante Notario Público (foja 103). Es de precisar que se ha tenido a la vista el poder de fecha 8 de marzo del 2000, otorgado por Kraft Foods Holdings, Inc. a favor de Estudio Barreda Moller y/o Fernando Barreda Zegarra, entre otros, por el cual se les autoriza a formular desistimientos, entre otras facultades (foja 40). Asimismo, se han tenido a la vista los documentos por los cuales se acredita que Fernando Barreda Zegarra cuenta con facultades de representación del Estudio Barreda Moller (fojas 44 y 45). En cuanto a los requisitos de fondo que deben observarse para aceptar el desistimiento, el artículo 90 de la referida norma establece que la administración aceptará el desistimiento salvo que sea de interés público la continuación del proceso. Revisado lo actuado, la Sala determina que corresponde aceptar el desistimiento de la apelación presentado por Kraft Foods Holdings, Inc., al haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley y al no ser de interés público la continuación del presente proceso, en razón de que no ocasiona ningún perjuicio al recurrente ni se afectan derechos de terceros, dado que el registro del lema comercial solicitado ha sido denegado. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA ACEPTAR el desistimiento de la apelación presentado por Kraft Foods Holdings, Inc. y, en consecuencia, dejar FIRME la Resolución N 15098-2001/OSD-INDECOPI de fecha 28 de diciembre del 2001. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf. 5-6
/rl. LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 6-6