TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 075-IP-2006

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 075-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a) y b) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 128 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: NORITEX. Actor: NORITEX S.A. Proceso interno N 548-2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio N 152-2006-SCS-CS de 3 de abril de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 19 de abril de 2006, por medio del cual la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a) y b) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N 548-2004. El auto de 15 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N 152-2006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: NORITEX S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. El Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero interesado: Consorcio Industrial San Martín S.A. b) Hechos Con fecha 08 de enero de 1997, NORITEX S.A., solicitó la nulidad del certificado N 24736 correspondiente a la marca NORITEX registrada a favor de Consorcio Industrial San Martín S.A., para distinguir productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa). Manifestó ser titular en Colombia, Ecuador y China, con fecha anterior al registro de la marca del emplazado,

- 2 - de la marca NORITEX que distingue los mismos productos de las clases 24 y 21 de la N.O., y en Panamá del nombre comercial NORITEX que distingue actividades referidas a la comercialización de telas, con las cuales la marca del emplazado resulta confundible dada su identidad. Además, que se utilizó el nombre comercial (razón social) NORITEX, en el Perú, desde hace varios años. La solicitud de registro del signo NORITEX se presentó el 19 de diciembre de 1995. Mediante Resolución N 11585-1998/OSD-INDECOPI de 5 de octubre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. Contra dicha Resolución, el 5 de noviembre de 1998 la sociedad NORITEX S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal del INDECOPI el 15 de mayo de 2001 por Resolución N 560-2001/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 11585-1998 y, en consecuencia, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por NORITEX S.A. El 11 de julio de 2001, NORITEX S.A., presentó demanda contencioso administrativa, solicitando a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que declare la invalidez de la Resolución N 560-2001/TPI-INDECOPI y proceda a anular el certificado N 24736 del registro de la marca NORITEX. El 11 de septiembre de 2001, recibido en la referida Sala Civil Transitoria el 19 de septiembre de 2001, Consorcio Industrial San Martín S.A. presentó escrito de contestación a la demanda. El 18 de septiembre de 2001, recibido el 20 de septiembre de 2001 en la Sala Civil Transitoria, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales también contestó la demanda. El 18 de septiembre de 2001, recibido en la indicada Sala Civil Transitoria el 19 de septiembre del mismo año, el INDECOPI igualmente contesta la demanda en los mismos términos que lo hace el Procurador del Ministerio de Industria. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, en Sentencia de primera instancia el 22 de agosto de 2003 dice que el artículo catorce de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington D.C. en mil novecientos veintinueve, al cual se adhirió el Perú mediante Resolución Suprema número quinientos setenta y siete, promulgada el seis de Diciembre de mil novecientos treinticuatro, establece que el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes - dentro del cual se encuentra la empresa actora de Panamá - será protegida en todos los demás, sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca. También considera que NORITEX Sociedad Anónima es una empresa jurídica constituida en Panamá, cuyo nombre no está registrado como marca en nuestro país, goza de protección a que se contrae el artículo catorce de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, debido a que no se requiere estar inscrita, forme o no parte de una marca, resultando erróneo lo alegado por Indecopi cuando sostiene que no ha acreditado el uso del nombre comercial en nuestro país, más aún si de facturas que obran en el acompañado se acredita que viene ejerciendo actividad económica en el Perú ( ). Por tanto y entre otros considerandos, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema resolvió declarar FUNDADA la demanda interpuesta por NORITEX Sociedad Anónima (de Panamá), en consecuencia NULA la Resolución número quinientos sesenta dos mil uno/tpi-indecopi ( ) y NULO el Certificado número veinticuatro mil setecientos treintiséis del registro de la marca NORITEX otorgada a favor de Consorcio Industrial San Martín Sociedad Anónima ( ). Lo que dio

- 3 - lugar a que el 10 de diciembre de 2003 el INDECOPI y el Consorcio Industrial San Martín S.A., apelen contra dicha sentencia. Por providencia de 30 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú decide: ( ) Suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 y 113 de la Decisión 344 que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como el artículo 14 de la convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de mil novecientos veintinueve, y cual es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente ( ). c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora solicita se declare La invalidez la (sic) resolución N 560-2001/TPI- INDECOPI ( ) la misma que CONFIRMÓ la resolución N 11585-1998/OSD- INDECOPI ( ) que declaró INFUNDADA la acción de NULIDAD promovida por NORITEX S.A. contra el registro de la marca NORITEX ( ). Señala que al tratarse de una acción de nulidad de registro de marca concedida el 1 de abril de 1996, ( ) las normas aplicables por una causal de nulidad eran, prioritariamente, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (artículo 113º, en armonía con los artículos 82º y 83º) y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial Washington 1929 (Capítulo III De la Protección del nombre comercial), como normas supranacionales, y el Decreto Ley Nº 26017 (artículo 120º, concordante con el artículo 90º), como norma nacional. En relación al artículo 83 literal a) de la Decisión 344, sostiene que Dicho dispositivo es claro al establecer un impedimento relativo de registro que se aplica cuando un tercero distinto al solicitante es titular de una marca que resulta ser idéntica o similar al grado de producir confusión o error al consumidor respecto a los productos a distinguir. De acuerdo con la interpretación de la primera instancia administrativa ( ) esta norma es aplicable sólo cuando dicho tercero es titular en el Perú por el Principio de Territorialidad, vulnerando el espíritu comunitario de la norma ( ). Sobre el uso del nombre comercial NORITEX, dice, ( ) también el órgano administrativo hace una inadecuada interpretación de las normas que regulan los derechos sustantivos derivados de nuestro nombre comercial y, aunque hayamos acreditado fehacientemente realizar actividades comerciales con personas naturales y morales con domicilio en nuestro país al menos desde el 30 de noviembre de 1990) ( ). El artículo 160º del Decreto Ley Nº 26017, expresa que el derecho a un nombre comercial se adquiere por el uso del mismo en el país, al respecto dice que la norma no señala que este uso tiene que ser real y efectivo, en el entendido de la interpretación del ente administrativo, que debe ser un nombre comercial de una persona con establecimiento o domicilio en el Perú. Por nuestra parte, demostramos que realizábamos actividades económicas en el Perú (comercializar productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial con personas domiciliadas en nuestro país), utilizando nuestra denominación social) ( ) por lo tanto, se adquirió el derecho, sin necesidad de depósito o registro, del nombre comercial NORITEX en nuestro país por el uso mismo en el país ( ). El hecho que no se tenga un establecimiento físicamente

- 4 - en el país uso real y efectivo - de ninguna manera impide realizar actividades económicas, menos contar con la protección de nuestro nombre comercial. d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, contesta la demanda ( ) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido. Manifiesta que la demanda es inconsistente; sobre el artículo 93 de la Decisión 344, dice que la actora ha sostenido que ( ) la Decisión 344 contendría un principio de integración, en virtud al cual se podría obtener la nulidad de los registros de marcas que guarden idéntidad (sic) o similitud con otras previamente registradas en cualquier país de la Comunidad Andina, a lo que INDECOPI dice ( ) debemos señalar que el hecho que la demandante tuviera la titularidad de la marca NORITEX, tanto en Colombia como en Ecuador, sólo la facultada para observar, en su debido momento, la solicitud presentada por el Consorcio Industrial San Martín S.A., observación que nunca presentó, no pudiendo sustentar su acción de nulidad en el articulo antes mencionado toda vez que el mismo no es aplicable para solicitar la nulidad del registro de una marca por contravención de normas. Argumenta que: ( ) el artículo 93º al permitir que el titular de una marca registrada en un País Andino puede observar la solicitud de registro de un signo presentada en otro País Andino, contiene un supuesto de excepción al denominado principio de territorialidad que opera en materia marcaria, por el cual la protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un Estado, se encuentra espacialmente limitada al territorio del mismo, careciendo dichos derechos de protección extraterritorial, de modo que su titular no puede ejercitarlos fuera del país del registro, ni puede prohibir, observar, o perseguir los actos realizados fuera del territorio protegido ( ) en tal sentido, como norma excepcional, el artículo 93º de la Decisión 344 debe ser aplicado de manera restrictiva a la situación que expresamente regula ( ). Asimismo manifiesta que: ( ) queda absolutamente demostrado que lo establecido en el artículo 93º de la Decisión 344 sólo es aplicable restrictivamente para las observaciones a las solicitudes de registros de signos, no pudiendo dicho artículo sustentar, en modo alguno, acciones de nulidad de registros de marcas o nombres comerciales, motivo por el que esta demanda es abiertamente infundada en este extremo. El INDECOPI al referirse a los artículos 160 y 162 del Decreto Ley N 26017 argumenta diciendo que la: ( ) demandante no logró acreditar el uso del nombre comercial NORITEX en nuestro país, a fin de distinguir sus actividades económicas, motivo por el cual se desestimó la nulidad interpuesta. Finalmente sobre la presentación como prueba por la actora de la Resolución 393 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, dice: ( ) el referido medio probatorio ofrecido por la demandante debe ser declarado improcedente por esta Sala, toda vez que el mismo no se refiere a la materia de discusión en el presente proceso ( ). El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda y dice: ( ) la niego y contradigo en todos sus extremos ( ). Hace una relación de los hechos y en cuanto a los fundamentos de derecho menciona los mismos argumentos que el INDECOPI.

- 5 - El tercero interesado, Consorcio Industrial San Martín S.A., contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos ( ). Dice que fueron registradas en el INDECOPI ( ) las marcas denominativas Noritex para las clases 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial ( ). Estos registros nos fueron concedidos ( ) observando cada uno de los requisitos y formalidades requeridas ( ). Dentro del procedimiento de registro, existió un plazo de 30 días hábiles posteriores a la publicación, para que quien considerara que nuestro registro de marca vulneraba sus derechos así lo hiciera saber. En el caso, la ahora demandante no alegó nada de lo que ahora pretende ( ). Sostiene que quedó demostrado que: ( ) nuestra marca Noritex nos fue otorgada sin contravenir ninguna disposición legal vigente al momento de su otorgamiento ( ) la demandante no tiene uso real y efectivo de su nombre comercial en el Perú ( ) en la medida en que su nombre comercial no ha sido usado de forma efectiva en el Perú, no puede alegar protección ni menos un supuesto riesgo de confusión ( ) no es aplicable el artículo 14 de la Convención de Washington ( ) no se ha acreditado la supuesta mala fe por parte de nuestra empresa, ni la supuesta conducta dolosa o intencional ( ). Manifiesta que ( ) el Indecopi ha efectuado un análisis legal ajustado a derecho, como puede apreciarse de una simple lectura de sus resoluciones. Finalmente sostiene que: ( ) la marca del demandante no constituye un nombre comercial en el Perú, que haya sido efectivamente utilizado y sobre el cual pudiera darse un supuesto riesgo de confusión ( ). Por otra parte, ha quedado claro que nuestro registro de marca fue otorgado cumpliendo escrupulosamente con los requisitos legales que nos fueron exigidos, por lo que pretender luego anularse nuestro registro sin ningún fundamento, sin duda nos causaría un gravísimo perjuicio económico, toda vez que esta marca, con todo derecho, la venimos utilizando desde que nos fuera otorgada, para distinguir nuestros productos de la Clase 24 ( ). CONSIDERANDO: Que las normas contenidas en los artículos 83 literales a) y b) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que teniendo en cuenta que en fecha 08 de enero de 1997, NORITEX S.A solicita la nulidad del certificado N 24736 correspondiente a la marca NORITEX registrada a favor de Consorcio Industrial San Martín S.A., solicitada y concedida en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y la

- 6 - norma aplicable al caso concreto se encuentran bajo dicha normativa; en consecuencia, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 83 literales a) y b) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, se interpretará, de oficio, los artículos 81 y 128 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( ) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

- 7 - b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error ; ( ). Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. ( ) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de

- 8 - impugnación tanto en sede administrativa como judicial de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal también ha manifestado que La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: Seguridad Jurídica. En El derecho y la justicia. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor ( ) (Aguiló Reglá, Josep: Derogación. ob.cit., p. 486). (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

- 9 - De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados. (Alemán, Marco Matías,

- 10 - Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca NORITEX cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. El nombre comercial su protección y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no define, al nombre comercial. Sin embargo, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue y diferencia de otros idénticos o semejantes en el mismo ramo. Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro y consiguiente uso o de sólo su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores. De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). El tratadista Baylos Corroza ha manifestado que La misión del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa que se sirve de el y otras empresas de las que necesita ser diferenciada. Ahora bien, esas otras empresas (...) no son, ni necesitan serlo, todas las que comparecen en el mercado...; sino única y exclusivamente aquellas que deben reputarse rivales; las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada. (Baylos Corroza, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial ; Madrid, Editorial Civitas S.A., p. 829). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de QUE NO (...) exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios (...) y la actividad que el nombre ampara. Por tanto, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa

- 11 - administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...) La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3-IP-98; caso BELLA MUJER, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). Este Tribunal también ha manifestado que (...) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, las cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos (...). De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso Nº 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). IV. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial protegido En el supuesto de que se trate de un nombre comercial protegido, y de que la protección derive de su uso efectivo o de su registro, habrá lugar a examinar si se configura la prohibición contemplada en el artículo 83, literal b), cual es que no podrá registrarse como marca el signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, siempre que, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error. De la prohibición citada se desprende también que no se exige que el signo pendiente de registro, a causa de su identidad o semejanza con el nombre comercial protegido, induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado

- 12 - de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: De existir identidad o semejanza entre el signo... y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo.... (Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial (Proceso 3-IP-98, ya citado). Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre no exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. Por tanto, el nombre comercial y la marca deben estar siendo usados en un mismo mercado, a fin que la actividad empresarial de aquél y los productos o servicios de ésta puedan inducir a error o confusión a unos mismos consumidores. El Tribunal, también ha indicado que: De existir identidad o semejanza entre el signo... y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo.... (Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). V. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con

- 13 - los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP S). El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP- 2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( ). (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, la

- 14 - determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13- IP-97, publicado en la G.O.A.C. N 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

VI. Nulidad de un registro marcario - 15 - Con relación al tema, en el orden sustancial, el Tribunal ha manifestado que Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Proceso 38-IP-2002, ya citado). En efecto, la concesión del registro depende en lo principal de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. En el caso de autos, la sociedad NORITEX S.A. demandó, en fecha 8 de enero de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la nulidad del registro del signo NORITEX, otorgado el 1 de abril de 1996, sobre la base de una solicitud formulada el 19 de diciembre de 1995. Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a), prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de la marca si, entre otros supuestos, éste hubiese sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión citada. En consecuencia, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Sin embargo, el Tribunal ha sostenido al respecto: Cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. Se trata de una excepción al régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo NEXELL. La excepción opera en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez. La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda. (Proceso 20-IP-2006, aprobado el 19 de abril de 2006, marca: NEXELL. En cuanto a lo que debe entenderse por autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que... ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión ( ) (Proceso 38-IP-2002, ya citado).