Resolución Nº 000953-2010. Tribunal: Corte Suprema de la República. Sala Civil Permanente. Magistrado Ponente: Álvarez López. Lima, veintitrés de noviembre de dos mil diez.- VISTOS: con los acompañados, en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, de conformidad con el Dictamen Fiscal respectivo obrante a fojas treinta y nueve del cuadernillo formado en esta Sala Suprema, y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el presente proceso judicial se ha remitido a este Tribunal Supremo, en virtud del recurso de apelación que la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil nueve, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara infundada la demanda contencioso administrativa promovida contra la Resolución Administrativa número 1044-2002-TPI- INDECOPI de fecha trece de noviembre de dos mil dos, que confirmando la Resolución apelada número 007188-2002/OSD-INDECOPI declara infundada la oposición formulada por la demandante a la inscripción de la marca de producto KRISTALGRAN solicitado por Huntsman International Llc. para distinguir productos granulados químicos para la producción de poliuretanos termoplásticos de la Clase Uno de la Clasificación Internacional. Segundo.- Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 1 y 3 de la Ley 27584, el Proceso Contencioso Administrativo tiene por objeto controlar la legalidad de los actos de la Administración contenidos en actos o resoluciones que son expedidas por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, actos que en principio gozan de la presunción de validez y de legalidad; en tal contexto, la labor jurisdiccional en los procesos contencioso administrativos está orientada a declarar la nulidad o la invalidez de las resoluciones administrativas, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando en su proceso de formación se haya vulnerado el Principio del Debido Proceso. Tercero.- Que, en el presente caso, la empresa demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución impugnada debido a que el seis de noviembre de dos mil uno Huntsman International Llc. habría solicitado el registro de la marca de producto KRYSTALGRAN, contra dicho pedido la actora formuló oposición, pero que la autoridad administrativa ha declarado infundada la oposición otorgando el registro, apelada que fue esta resolución, el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI mediante la resolución que es materia de la demanda ha confirmado la decisión, sin tener en cuenta que la marca CRISTAL tiene la calidad de marca notoriamente conocida de conformidad con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823, por su amplia difusión y nivel de ventas, y así lo ha reconocido el propio INDECOPI en otras ocasiones; por lo que no puede consentirse el registro de signos similares a su marca, ya que se corre el riesgo de dilución de la fuerza distintiva de su marca y su valor comercial y publicitario, por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, debe denegarse el registro solicitado. Cuarto.- Que, en consecuencia, de lo expuesto en la demanda y la fijación de puntos controvertidos, queda claro que en el presente caso se debate una pretensión referida al riesgo de confusión que pudiera existir entre los consumidores acerca del origen empresarial de los productos que identifican dos signos en conflicto (CRISTAL y KRYSTALGRAN), comprendidos en distintas clases de la nomenclatura oficial, y la posibilidad de dilución de la marca notoriamente conocida CRISTAL; por lo que el pronunciamiento de este Tribunal Supremo estará orientado a dilucidar este aspecto esencial de la pretensión impugnatoria. Quinto.- Que, en principio, la marca, viene a ser el signo utilizado para la identificación de productos o servicios que se ofertan en el mercado y que sirven para su identificación y diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie, constituye un bien 1
inmaterial que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente; a partir de su inscripción la marca confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica, previstos en la legislación vigente; en contrario, si el signo no cumple estos requisitos, no podrá registrarse como marca. Sexto.- Que, en el caso en concreto, la apelante invoca la protección marcaria contemplada por el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, según el cual No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario Séptimo.- Que, con relación al carácter de marca notoriamente conocida que invoca la empresa demandante, de la resolución administrativa que es materia de la demanda y lo expuesto por la propia empresa impugnante, resulta que el Tribunal Administrativo del INDECOPI no ha negado el carácter de marca notoriamente conocida de CRISTAL, por lo que dicha calidad no puede ser objeto de debate en la presente Litis. Octavo.- Que, ahora bien, con relación a la aplicación de la protección especial que merecen las marcas notoriamente conocidas y que está regulada por el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se debe tener en cuenta los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial asumida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recaída en el expediente número 53-IP-2008, su fecha veintiuno de mayo de dos mil ocho. Noveno.- Que, sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha precisado que tratándose de marcas renombradas deberá analizarse, además de los criterios referidos a la comparación entre signos, si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, debiendo observarse las siguientes pautas: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase de la nomenclatura oficial; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. Décimo.- Que, en este caso, queda claro que el signo CRISTAL no constituye una marca de fantasía, toda vez que el término Cristal tiene diversos significados en el idioma español, por tanto no tiene un carácter excepcional o especial que amerite la aplicación de lo regulado por el artículo 136 de la Decisión 486, ni del examen comparativo resulta que el signo solicitado sea idéntico o similar a la marca notoria CRISTAL. Undécimo.- Que, además, conviene tener en cuenta que los signos confrontados distinguen productos diametralmente distintos, el solicitado KRYSTALGRAN identifica productos granulados químicos para la producción de poliuretanos, que son completamente distintos a los que identifica la marca notoria, además que tiene un canal de comercialización completamente distinto al que es titular la empresa demandante, de tal modo que la visualización e información del signo en modo alguno podría evocar al consumidor, a una bebida alcohólica, tanto más si ambos productos tienen diferentes medios de publicidad, no resultan accesorios entre sí, ni existe la posibilidad de intercambio entre ambos. Duodécimo.- Que, en suma, el registro de la marca KRYSTALGRAN no genera riesgo de confusión, mucho menos la dilución o desgaste en la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida CRISTAL ; siendo ello así, lo resuelto en sede administrativa se ajusta a derecho, sin que la resolución administrativa que es materia de la demanda haya incurrido en alguna de las causales de nulidad señaladas por el artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 2
DECISIÓN: Por estos fundamentos: CONFIRMARON la sentencia apelada obrante a fojas quinientos dieciséis, su fecha dieciséis de marzo de dos mil nueve, que declara infundada la demanda; en los seguidos por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI y Huntsman International Llc., sobre Impugnación de Resolución Administrativa, y los devolvieron; interviniendo como Juez Supremo ponente el señor Álvarez López. SS. ALMENARA BRYSON DE VALDIVIA CANO LEÓN RAMIREZ VINATEA MEDINA ÁLVAREZ LÓPEZ LA PONENCIA DEL SEÑOR ÁLVAREZ LÓPEZ ES COMO SIGUE: VISTOS: con los acompañados, en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, de conformidad con el Dictamen Fiscal respectivo obrante a fojas treinta y nueve del cuadernillo formado en esta Sala Suprema, y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el presente proceso judicial se ha remitido a este Tribunal Supremo, en virtud del recurso de apelación que la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil nueve, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara infundada la demanda contencioso administrativa promovida contra la Resolución Administrativa número 1044-2002-TPI- INDECOPI de fecha trece de noviembre de dos mil dos, que confirmando la Resolución apelada número 007188-2002/OSD-INDECOPI declara infundada la oposición formulada por la demandante a la inscripción de la marca de producto KRISTALGRAN solicitado por Huntsman International Llc. para distinguir productos granulados químicos para la producción de poliuretanos termoplásticos de la Clase Uno de la Clasificación Internacional. Segundo.- Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 1 y 3 de la Ley 27584, el Proceso Contencioso Administrativo tiene por objeto controlar la legalidad de los actos de la Administración contenidos en actos o resoluciones que son expedidas por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, actos que en principio gozan de la presunción de validez y de legalidad; en tal contexto, la labor jurisdiccional en los procesos contencioso administrativos está orientada a declarar la nulidad o la invalidez de las resoluciones administrativas, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando en su proceso de formación se haya vulnerado el Principio del Debido Proceso. Tercero.- Que, en el presente caso, la empresa demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución impugnada debido a que el seis de noviembre de dos mil uno Huntsman International Llc. habría solicitado el registro de la marca de producto KRYSTALGRAN, contra dicho pedido la actora formuló oposición, pero que la autoridad administrativa ha declarado infundada la oposición otorgando el registro, apelada que fue esta resolución, el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI mediante la resolución que es materia de la demanda ha confirmado la decisión, sin tener en cuenta que la marca CRISTAL tiene la calidad de marca notoriamente conocida de conformidad con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823, por su amplia difusión y nivel de ventas, y así lo ha reconocido el propio INDECOPI en otras ocasiones; por lo que no puede consentirse el registro de signos similares a su marca, ya que se corre el riesgo de dilución de la fuerza distintiva de su marca y su valor comercial y publicitario, por lo que 3
conforme a lo dispuesto por el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, debe denegarse el registro solicitado. Cuarto.- Que, en consecuencia, de lo expuesto en la demanda y la fijación de puntos controvertidos, queda claro que en el presente caso se debate una pretensión referida al riesgo de confusión que pudiera existir entre los consumidores acerca del origen empresarial de los productos que identifican dos signos en conflicto (CRISTAL y KRYSTALGRAN), comprendidos en distintas clases de la nomenclatura oficial, y la posibilidad de dilución de la marca notoriamente conocida CRISTAL; por lo que el pronunciamiento de este Tribunal Supremo estará orientado a dilucidar este aspecto esencial de la pretensión impugnatoria. Quinto.- Que, en principio, la marca, viene a ser el signo utilizado para la identificación de productos o servicios que se ofertan en el mercado y que sirven para su identificación y diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie, constituye un bien inmaterial que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente; a partir de su inscripción la marca confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica, previstos en la legislación vigente; en contrario, si el signo no cumple estos requisitos, no podrá registrarse como marca. Sexto.- Que, en el caso en concreto, la apelante invoca la protección marcaria contemplada por el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, según el cual No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario Séptimo.- Que, con relación al carácter de marca notoriamente conocida que invoca la empresa demandante, de la resolución administrativa que es materia de la demanda y lo expuesto por la propia empresa impugnante, resulta que el Tribunal Administrativo del INDECOPI no ha negado el carácter de marca notoriamente conocida de CRISTAL, por lo que dicha calidad no puede ser objeto de debate en la presente Litis. Octavo.- Que, ahora bien, con relación a la aplicación de la protección especial que merecen las marcas notoriamente conocidas y que está regulada por el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se debe tener en cuenta los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial asumida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recaída en el expediente número 53-IP-2008, su fecha veintiuno de mayo de dos mil ocho. Noveno.- Que, sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha precisado que tratándose de marcas renombradas deberá analizarse, además de los criterios referidos a la comparación entre signos, si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, debiendo observarse las siguientes pautas: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase de la nomenclatura oficial; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. Décimo.- Que, en este caso, queda claro que el signo CRISTAL no constituye una marca de fantasía, toda vez que el término Cristal tiene diversos significados en el idioma español, por tanto no tiene un carácter excepcional o especial que amerite la aplicación de lo regulado por el artículo 136 de la Decisión 486, ni del examen comparativo resulta que el signo solicitado sea idéntico o similar a la marca notoria CRISTAL. Undécimo.- Que, además, conviene tener en cuenta que los signos confrontados distinguen productos diametralmente distintos, el solicitado KRYSTALGRAN identifica productos granulados químicos para la producción de poliuretanos, que son completamente distintos a los 4
que identifica la marca notoria, además que tiene un canal de comercialización completamente distinto al que es titular la empresa demandante, de tal modo que la visualización e información del signo en modo alguno podría evocar al consumidor, a una bebida alcohólica, tanto más si ambos productos tienen diferentes medios de publicidad, no resultan accesorios entre sí, ni existe la posibilidad de intercambio entre ambos. Duodécimo.- Que, en suma, el registro de la marca KRYSTALGRAN no genera riesgo de confusión, mucho menos la dilución o desgaste en la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida CRISTAL ; siendo ello así, lo resuelto en sede administrativa se ajusta a derecho, sin que la resolución administrativa que es materia de la demanda haya incurrido en alguna de las causales de nulidad señaladas por el artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. DECISIÓN: Por estos fundamentos: CONFIRMARON la sentencia apelada obrante a fojas quinientos dieciséis, su fecha dieciséis de marzo de dos mil nueve, que declara infundada la demanda; en los seguidos por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI y Huntsman International Llc., sobre Impugnación de Resolución Administrativa, y los devolvieron; interviniendo como Juez Supremo ponente el señor Álvarez López. S. ÁLVAREZ LÓPEZ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE APE. Nº 953-2010 LIMA 5