TITULO: LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS

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1 TITULO: LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS Autor: Sasha Mandakovic Falconi Área temática: Propiedad Intelectual País de procedencia: Ecuador Dirección postal: Amazonas 477 y Roca, Ed. Río Amazonas Of. 900, Quito, Ecuador Dirección smandakovic@falconipuig.com INTRODUCCIÓN En el inicio del funcionamiento de Internet (finales de la década de los 80), cuando la red se limitaba a ser usada por investigadores y universidades, los conflictos con nombres de dominio no surgían. Estos empezaron a aparecer cuando la red recibió la entrada de numerosas empresas ávidas de realizar transacciones comerciales. Más allá de los casos que se han producido por mala fe de quienes se han querido aprovechar del principio del first come, first served en los registros de nombres de dominio, el hecho de que su sistema de registro y uso rompa con dos principios fundamentales del Derecho de los Signos Distintivos, los principios de territorialidad y especialidad, ha causado importante retos en la solución de conflictos. Se sostiene que los primeros conflictos se produjeron a principios del año , siendo uno de los casos más famosos el de Jim Cashel, persona que en 1994 registró 18 nombres de dominio que reproducían marcas famosas como Hertz o Esquire. Otro caso muy conocido que se produjo en marzo de 1995 fue el de un video jockey, el Sr. Curry de la cadena de televisión MTV quien registró a su nombre El proceso judicial que inició MTV Networks Inc. no resolvió aspectos esenciales sobre el Derecho de Marcas y terminó por acuerdo de las partes. En esta ponencia expondré los tipos de conflicto que se pueden producir entre nombres de dominio y signos distintivos, y la solución que han dado los tribunales en distintos países del mundo. Me referiré también brevemente, debido a limitaciones de tiempo, a los medios por los cuáles se pueden resolver los conflictos, entre ellos al método extrajudicial de solución de conflictos de la ICANN, y al tema de los problemas que se suscitan en determinar la jurisdicción competente y la ley aplicable a los conflictos. 1 DUEKER, Kenneth Sutherlin. Trademark Law Lost in Cyberspace: Trademark protection for Internet Addresses. Harvard Journal of Law & Technology, No. 483, verano de 1996.

2 2 1. TIPOS DE CONFLICTO Y SUS SOLUCIONES 1.1 Especulación En los casos de especulación, un particular registra a su nombre un dominio idéntico o muy similar a un signo distintivo, con el fin de mantenerlo en reserva pero sin uso, o al menos sin un uso como signo distintivo (ya que en la página web que se puede acceder a través del mismo, existen mensajes o información genérica, que no tienen relación alguna con el nombre de dominio, información que no es de interés público, etc.), y eventualmente exigir al verdadero dueño del signo distintivo una prestación a cambio, que puede ser dinero (por lo general un valor muy superior al del gasto de registro), negociarlo a un tercero interesado (que podría ser inclusive la competencia del titular del signo distintivo) o simplemente mantenerlo como un obstáculo competitivo. El principal problema que genera la especulación para efectos de la aplicación de las leyes de marcas ordinarias de los estados (inclusive del Ecuador), es que no existe el presupuestos fundamental para la existencia de la infracción marcaria: el uso de la marca en el comercio para identificar un producto o un servicio y la confusión al consumidor o la dilución del signo, para el caso de las marcas notorias. Respecto de los casos de especulación, Milton Mueller 2 considera que un usuario no se puede ver confundido por una pantalla en blanco y que la distintividad de una marca no se puede diluir por un web-site que no existe, pero que sin embargo las cortes de diferentes países, como EE.UU., Inglaterra y Nueva Zelanda han reconocido una especie de dilución marcaria. Para el profesor Mueller comprender a la especulación de nombres de dominio como una forma de infracción marcaria constituye una nueva y expansiva interpretación de las leyes de protección a las marcas, hecho que las cortes han tenido que reconocer. 3 2 MUELLER, Milton (Associate Professor and Director, Graduate Program in Telecommunications and Network Management. Syracuse University School of Information Studies). Trademarks and Domain Names: Property Rights and Instutional Evolution in Cyberspace. 3 Literalmente comenta Indeed, the classification of name speculation as trademark infringement constitutes a novel and expansive interpretation of trademark protection, and all legal decision regarding name speculation have been forced to recognize this. The court in Panavision v. Toeppen, for example, stated `Registration of a trademark as a domain name, without more, is not a commercial use of the trademark, and therefore is not within the prohibitions of the Dilution Act. The UK court was forced to acknowledge that name speculation itself was not infringing, but ruled it illegal because it created an obvious threat of some form of infringement in the future. In short, even the courts that ruled against speculators found it impossible to classify their actions as a form of simple, classical infringement; they had to recognize its unique status and develop novel (often spurious) rationales to declare it illegal

3 3 De los casos de especial relevancia en los EE.UU., que además fueron de los primeros relativos a los cybersquatters o cyberpiratas, son los de Intermatic Inc. v. Toeppen 4 y Panavision Int l, L.P. v. Toeppen 5. En ambos casos el demando es Dennis Toeppen, una persona natural que registró aproximadamente 240 nombres de dominio, muchos de los que incorporaban signos distintivos notorios, con la finalidad de venderlos posteriormente a sus legítimos propietarios a precios desproporcionados. En la mayoría de los casos, estos nombres de dominio solo se encontraban registrados, sin dárseles ningún uso, lo que en principio causó problemas al aplicar las entonces (1995) vigentes leyes de protección de marcas de los EE.UU. 6, que exigían el uso de la marca de otro en el comercio para que haya infracción, de acuerdo a los comentarios de párrafos anteriores. En el segundo caso 7 Panavision Int l, L.P. v. Toeppen, la corte que resolvió el litigio reconoció que el hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado, no presupone su uso en el comercio, por lo que no se podía aplicar la ley de marcas vigente en esa época. Sin embargo, se entendió que existía dilución de los signos distintivos en conflicto, dada por la actividad de registros especulativos de Toeppen: de un lado por perjudicar la potestad del titular de la marca de distinguir su empresa y prestaciones en Internet; y de otro, por impedirle controlar la reputación de la marca por la asociación negativa que el usuario de Internet puede hacer de la misma. 8 Otro caso importante, este resuelto en el Reino Unido, es el de la conocida marca Harrods, denominación que no solo constituye su nombre comercial, sino su principal marca y su denominación social. Esta marca fue registrada como nombre de dominio por un tercero, y en la página web correspondiente no ofrecía información comercial, sino únicamente el nombre del titular del nombre de dominio y una dirección de contacto. En este caso, la Corte Superior de Justicia aceptó la demanda de Harrods 9 y declaró que existía violación al derecho sobre F. Supp (N.D. Ill. 1996) F,3d 1316 (9 th Cir. 1998) 6 El 29 de noviembre de 1999 entró en vigencia en los EE.UU. el denominado Anticybersquatting Consumer Protection Act sus siglas son ACPA - que es una norma dirigida justamente a proteger a los titulares de derechos sobre signos distintivos frente a los piratas de nombres de dominio, en la cuál se considera que existe mala fe, entre otros casos, cuando el titular del dominio ofrece la transferencia, venta u otra forma de cesión a un tercero, con ánimo de lucro y sin haber hecho uso del mismo, sin que haya existido al menos la intención de buena fe de usar el dominio en relación a una oferta de bienes o servicios. 7 Comentado por el tratadista CARBAJO CASCÓN, Fernando, en la primera edición de la obra Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet, Ed. Aranzadi, Navarra, España, págs Ibid, pág Harrods Ltd. Vs. UK Networks Services Ltd. & others. Sentencia de la High Court, Chancery División, del 9 de Diciembre de Sentencia citada en la 2da edición de la obra Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet de CARBAJO CASCON, Fernando, Ed. Aranzadi, 2002, Navarra, España.

4 4 una marca registrada, al igual que passing off, sin tomar en cuenta que en la página web no existía la oferta de bienes o servicios. Jurisprudencia similar se ha producido en Alemania con el caso epson.de en 1997, cuando a pesar de que bajo el nombre de dominio de la página web correspondiente no había actividad comercial, el tribunal competente consideró que el registro de un dominio con el fin de extorsionar al legítimo titular de una marca, constituye en último término un uso comercial del mismo y se produce competencia con el titular del signo distintivo Otros casos se han resuelto en Francia e Italia, también con similares razonamientos por parte de las cortes competentes. Comentarios Los tribunales competentes de varios países han llegado a extralimitar las leyes de marcas en sus distintas jurisdicciones, al ignorar los requisitos de uso en el comercio de los signos, necesario para que haya infracción a su derecho exclusivo, al equiparar muchas veces con recelo una posible oferta de venta de un dominio a un uso en el comercio, o inclusive, en el caso de las marcas notorias, al fundamentar sus resoluciones en un potencial aprovechamiento de la reputación e imagen del signo o su posible dilución. Los problemas que se han producido en otros países respecto de la aplicación de los parámetros tradicionales para determinar la infracción sobre derechos de marcas, también se producirían en Ecuador, ya que para que actúe el ius prohibendi que otorga el registro, se necesita del uso del signo distintivo de un tercero para identificar productos o servicios. En efecto, al revisar el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante simplemente D. 486), que enumera aquellas situaciones que el titular del registro marcario puede impedir, se puede constatar que debe haber en realidad un uso, ya sea o no en el comercio, del signo distintivo supuestamente infractor: Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre

5 5 c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Al igual que en el caso de la Decisión 486, la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador (en adelante simplemente LPI) requiere del uso del signo distintivo, para que su titular pueda actuar: Art El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquello para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; con b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos la marca u ofrecer servicios con la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; y, d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer. En este sentido, el especulador de un nombre de dominio podría alegar en Ecuador frente a una acción por infracción de marca que no se encuentra usando

6 6 la misma y que por tanto no existen los presupuestos establecidos por la ley para que se considere que esta infringiendo el derecho del titular. Por eso, considero que en estos casos es más conveniente para el actor referirse a la doctrina de las prácticas económicas ilícitas (competencia desleal) donde más actividades o conductas se pueden considerar como contrarias a derecho. Esto es especialmente cierto en nuestro sistema jurídico, donde la definición que da la LPI a la competencia desleal es muy amplia: Art Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas... Así, si bien el registro sin uso de un nombre de dominio no se podría considerar una infracción al derecho de uso exclusivo del signo distintivo, si se lo podría considerar un acto contrario a las costumbres honestas del comercio, cuando este hecho inhabilita al titular del signo distintivo a realizar actividades económicas por medio de su signo distintivo en Internet y cuando además se le podría causar una especie de lesión enorme con la venta del nombre registrado por el sobreprecio. Por último, quiero señalarque el artículo 233 de la nueva Decisión 486 de la Comunidad Andina que introdujo la protección de los signos distintivos notorios respecto de su inscripción como nombres de dominio, o inclusive como dirección de correo electrónico, tampoco soluciona el problema de actuar bajo el amparo del Derecho de Marcas cuando no existe uso. En efecto, la redacción del artículo es la siguiente: Artículo Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226. Además que se condicione la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio al uso ( siempre que el uso ), los efectos mencionados en los párrafos primero y segundo del referido artículo 226 son la posibilidad de crear confusión, en relación al establecimiento, actividades, productos o servicios, justamente dada por el uso del signo en su totalidad o en una parte esencial, o por una reproducción, imitación, traducción o transliteración del mismo.

7 7 1.2 Concurrencia de signos honesta Estos casos se producen cuando los titulares de signos distintivos idénticos o muy similares, los reproducen como nombres de dominio en el ciberespacio de manera legítima. Las razones para que se produzcan este tipo de conflictos son varias, entre las más importantes puedo señalar: Los nombres de dominio, al contrario de los signos distintivos, no tienen un ámbito de concesión territorial. Esto hace que sea mucho más fácil que empresas y productos / servicios que tengan una misma denominación en diferentes países, concurran en un medio de alcance global como es el Internet 10. Los nombres de dominio tampoco se encasillan en una Clase Internacional, como los signos distintivos y además son únicos; no puede existir otro idéntico. En este sentido, a efectos de la existencia de un nombre de dominio, no tiene relevancia que se comercialicen productos o servicios totalmente disímiles bajo el mismo nombre de dominio, dos idénticos nunca podrán existir por limitaciones técnicas. También por limitaciones técnicas, hasta ahora los nombres de dominio solo consisten en denominaciones, no se pueden usar tipos de letra, logotipos, etc., lo que causa que sea más difícil crear un dominio distintivo alterno. Un primer tipo de caso conflictivo de concurrencia de signos honesta se puede producir cuando el registrante de un nombre de dominio, que se ampara en un signo preexistente de su empresa o personal, coincide con el signo idéntico o similar de una empresa que actúa en un sector semejante de actividad. 11 Para que se produzca una concurrencia que se pueda llamar honesta, debe existir necesariamente buena fe detrás de la adopción del nombre de dominio, y bajo el pretexto de usar una denominación social o un acrónimo de la misma, no se puede aprovechar el prestigio de un signo distintivo ajeno. Un caso de registro de nombre de dominio en el que hubo aprovechamiento de un signo distintivo ajeno (además notorio) es el de Microsoft, Inc. v. Zero Micro Software, Inc. 12. La empresa Zero Micro Software registró el dominio sustituyendo la vocal O por un número 0, a pretexto de ser 10 Con la creación de los cctlds (Country Code Top Level Domains) se ha solucionado el problema de la territorialidad solo parcialmente. Aunque varias empresas han optado por el código correspondiente a su país, muchas han preferido los gtlds por ser más difundidos y dar un carácter más internacional a la página web. 11 CARBAJO CASCON, Fernando. Ob. Cit., pág Ibid. pág. 109.

8 8 una abreviación de su denominación social, lo que producía un evidente riesgo de confusión. Un segundo tipo de caso conflictivo de concurrencia de signos honesta se puede producir cuando el registrante de un nombre de dominio, que se ampara en un signo preexistente de su empresa o personal, coincide con el signo idéntico o similar de una empresa que actúa en un sector diferente de actividad. 13 Estos son conflictos que se producen evidentemente por la unicidad de los registros de nombres de dominio en un TLD y por la inexistencia del principio de especialidad y al contrario, la vigencia del principio first come, first served, que puede ser traducido al español como primer llegado, primer servido. Algunos casos muy interesantes citados y comentados brevemente por el tratadista Carbajo Cascón en su obra Conflictos entres Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet son los de Clue Computing, Inc. v. Hasbro Inc. 14 e IBM v. Integrated Bituminous Mining. En el primer caso, la empresa de servicios de computación Clue Computing, Inc. registró el nombre de dominio coincidente con su denominación social, para identificar sus servicios. Ante lo dicho, la empresa Hasbro Inc. 15 solicitó al registrador del nombre de dominio NSI Inc., de acuerdo al procedimiento vigente a la época del conflicto, la suspensión del uso del mismo. Al caso fue a las cortes y fue ganado en primera instancia por Clue Computing, Inc., quien alegó la coincidencia del nombre de dominio con su denominación social, los ámbitos distintos de las actividades empresariales de cada compañía y su buena fe al adoptar el nombre de dominio. El caso de IBM, que al parecer no fue a las cortes, pudo tener un final muy distinto por tratarse de una marca notoria. A pesar de que las iniciales de la empresa Integrated Bituminous Mining coinciden justamente con IBM, y que por eso esta empresa supuestamente realizó el registro de no es menos cierto que esta coincidencia envuelve a una marca notoria, cuyo registro como nombre de dominio puede causar confusión al consumidor, dilución de la marca notoria y que finalmente hace dudar de la buena fe en su adopción. Comentarios En las hipótesis señaladas de posibles conflictos por concurrencia de signos honesta, respecto de signos distintivos usados como nombres de dominio, queda claro que no hay infracción sobre el derecho de exclusividad de uso de los signos. Cuando el titular de un signo lo empieza a usar como nombre de dominio, 13 Ibid. pág Antecedentes disponibles en 15 Esta empresa es la fabricante de un conocido juego de mesa cuya marca es justamente CLUE (acertijo).

9 9 a mi parecer cambia únicamente el medio de utilización de un derecho preadquirido, de un medio tradicional en el comercio, a un medio moderno como es el Internet. Ante una situación similar que se produzca en Ecuador la solución sería, desde mi punto de vista, la misma que en los casos detallados: quién primero llegó a Internet y registró su signo distintivo como nombre de dominio de buena fe, tiene un mejor derecho, salvo en caso de que se trate de un signo distintivo notorio o renombrado. Adicionalmente, cabe tener en cuenta lo previsto por el primer párrafo del artículo 157 de la D. 486, concordante con el primer párrafo del Art. 218 de la LPI, que podría ser aplicable a este tipo de casos: Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 1.3 Infracción de derechos de Propiedad Industrial En este tipo de casos, se puede dar una infracción de derechos sobre Propiedad Industrial por el registro y uso de nombres de dominio por un tercero que no lo hace de manera legítima o que no tiene igual o mejor derecho frente a un titular de derechos de Propiedad Industrial. Dependen de las particularidades de cada conflicto, las posibles soluciones y la determinación de si en realidad existe una violación a los derechos de Propiedad Industrial. En esta categoría, generalmente será necesario tomar en cuenta la actividad empresarial (sector de actividad en el tráfico económico) del registrante del nombre de dominio y del titular del derecho de Propiedad Industrial, al igual que analizar la razón por la que el nombre de dominio se ha registrado. Un primer tipo de caso dentro de esta categoría se produciría cuando se registra un nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo registrado por un tercero, para realizar actividades económicas como las del titular del signo distintivo y cuando el registrante (del nombre de dominio) no tiene un derecho de Propiedad Industrial adquirido previamente. Este, a mi parecer, es uno de los casos donde hay la más evidente infracción a los derechos de Propiedad Industrial de un tercero. No solo que se viola el derecho al uso exclusivo del signo, sino que se obstaculiza a su legítimo

10 10 titular a usarlo a través del Internet, generando una importante perdida de oportunidad en lo que se refiere a negocios por vía electrónica. Sin embargo de que este tipo de casos pueden producirse coincidentalmente, sin mediar mala fe, también hay ocasiones donde la mala fe existe sin duda y en donde el registrante del nombre de dominio trata de aprovechar de manera intencional la reputación que un signo ha adquirido, causar daño a la empresa titular, desacreditar al producto o al servicio, etc. Han sido numerosos los casos que se han dado con esta connotación, entre los que puedo señalar: - Planned Parenthood Federation of America, Inc. (Actor) vs. Richard Bucci y Catholic Radio (Demandados) 16 : En el caso, el actor utilizaba su acrónimo como nombre de dominio donde ofrecía información relativa a la salud sexual y reproductiva, planificación familiar, embarazo, enfermedades transmitidas sexualmente, aborto, entre otros. Por su lado, el demandado, Sr. Bucci era radiolocutor de la Catholic Radio de Nueva York, que participaba en un movimiento anti-aborto. En agosto 28 de 1996 el demandado registró a su nombre el dominio de segundo nivel Al entrar a la página web del demandado, aparecía la frase Bienvenidos al Planned Parenthood Home Page!. El actor presentó su demanda alegando la falta de derecho del demandado para usar el nombre de dominio. Adicionalmente, alegó en el proceso que se había registrado el nombre de dominio con la intención de dañar su reputación y confundir a los usuarios del Internet. Por su parte, el demandado sostuvo dentro del proceso que su propósito fue usar el nombre de dominio para alcanzar a católicos que desobedecen la ley de la naturaleza y lograr que su mensaje anti-aborción llegara a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo de esto, admitió que al usar el nombre del actor, probablemente atraería a su página web personas que estuvieran a favor del aborto, inclusive que pudieran confundirse en cuanto al origen empresarial de la misma página web. Adicionalmente, el demandando reconoció que sabía de las actividades y el nombre del actor, desde antes de crear la página web. El juez competente distrital de Nueva York resolvió el caso prohibiendo al demandado usar el signo distintivo plannedparenthood como nombre de dominio para identificar su página web o en cualquier material disponible en Internet, al igual que cualquier signo que pueda constituir una imitación o que pueda ser confundiblemente similar o que pueda causar dilución respecto de la distintividad de plannedparenthood. 16 El texto de la sentencia se encuentra disponible en Es un juicio resuelto por las cortes distritales de Nueva York, EE.UU. en marzo 26 de 1997.

11 11 El análisis realizado por el juez para dictar esta sentencia es muy interesante y entre las consideraciones principales, se encuentran las siguientes: Posibilidad de confusión: para determinarla, el juez aplica los conocidos Polaroid Factors 17. Respecto de la fuerza del signo distintivo, señala que la marca PLANNEDPARENTHOOD es fuerte, ya que se encuentra registrada y en uso por más de 50 años; respecto del grado de similitud entre los signos en conflicto, estos son casi idénticos, ya que al signo utilizado como nombre de dominio se le ha añadido simplemente el.com, que se vuelve una designación necesaria para el Internet; en lo que se refiere a la proximidad competitiva de los productos o servicios, concluye que ambas páginas web compiten por la misma audiencia; respecto de los mercados en los que se ofrecen los productos y los servicios, reflexiona que toda vez que los web sites del demandado y del actor se encuentran en el Internet, ambas partes compiten por usuarios o consumidores que se encuentra en el mismo mercado ; respecto de la existencia de confusión actual, reconoce que el proceso se ha demostrado que usuarios de Internet han entrado a la página web del demandado, pensando que era la del actor; respecto de la buena o mala fe del demandado, se menciona que en el proceso quedó claro que el demandado adoptó el nombre de dominio con pleno conocimiento de la existencia de la marca idéntica del actor, pero que sin embargo, no necesariamente hubo mala fe en el caso específico, ya que el demandado pensaba que el uso que estaba dando a plannedparenthood como nombre de dominio, se encontraba protegido por la primera enmienda de la Constitución de los EE.UU. 18 en todo caso, concluye el juez, la buena o mala fe no influye en determinar si existe o no riesgo de confusión, por lo que no llega a una decisión sobre este punto; en lo que se refiere a la calidad de los productos del actor, el juez concluye que para la corte no es posible comparar ambas páginas web, en términos de superior o inferior calidad; finalmente, refiriéndose a la sofisticación de los compradores o usuarios, el actor había alegado que se trataba de mujeres de bajos ingresos económicos, relativamente de baja sofisticación, criterio con el que no concordó el juez, debido que a la época del juicio, el año 1997, el acceso a Internet de por sí presuponía cierta sofisticación del usuario, sin embargo, concluyó que en el caso específico la sofisticación o no del consumidor no es 17 Los Polaroid Factors son la pautas que ha establecido la jurisprudencia de los EE.UU. para poder determinar la posibilidad de confusión entres signos. Dichas pautas se fijaron en el caso Polaroid Corp. vs. Polarad Elecs. Corp, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961) y consisten en tomar en cuenta los siguientes 8 factores: la fuerza del signo distintivo, el grado de similitud entre los signos en conflicto, la proximidad competitiva de los productos o los servicios, los mercados en los que se ofrecen los productos o servicios, la existencia de confusión actual, la buena o mala fe del demandado al adoptar el signo, la calidad del producto ofrecido por el actor y la sofisticación de los consumidores. 18 Esta enmienda se refiere a la libertad de expresión que permite el uso de signos distintivos de terceros bajo ciertos parámetros.