SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE L TDA.

Transcripción

1 Santiago de Chile, ~3 de junio de 20~6 DOMINIC EN CONTROVERSIA: legoeducation.cl EXPEDIENTE Rol: NO 3599 PARTES: TITULAR: REVOCANTE: TIPO DE REVOCACIC N: SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE L TDA. ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA en representaci6n de LEGO JURIS A/S TEMPRANA VISTOS: 1.- Que, con fecha 27 de noviembre de 2014, se cre6 el expediente arbitral elect r6nico, para resolver Ia controversia por el nombre de dominic legoeducation.cl, procedimiento de arbitraje que se tramita y resuelve de acuerdo a lo establecido en Ia Reglamentaci6n para el Funcionamiento del Dominic CL y su Politica de Resoluci6n de Controversias. 2.- Que, mediante Oficio de fecha 02 de marzo del afio 2015, el Centro de Resoluci6n de Controversias de NIC Chile comunic6 al suscrito su designaci6n como arbitro para resolver Ia controversia por Ia presentaci6n de una solicitud de revocaci6n por el nombre de dominic legoeducation.cl; 3.- Que, al tenor de Ia informacion del oficio citado en el numeral anterior, son partes en esta controversia SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. como titular del dominic y ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA en representaci6n de LEGO JURIS A/S como revocante. 4.- Que, dentro del plazo establecido para tales efectos, el suscrito acept6 el nombramiento como arbitro y comunic6 a las partes que no le asistia alguna circunstancia que pudiera crear una duda razonable sobre su imparcialidad o independencia para desempenar tal funci6n, jurando desempenar fielmente el cargo, con Ia debida diligencia yen el me nor tiempo posible;

2 5 Que, ninguna de las partes solicit6 Ia inhabilidad de este juez arbitro en el termino establecido para ello; 6.- Que con fecha 19 de marzo de 2015 se dio inicio a Ia etapa de consignaci6n de honorarios arbitrales en Ia cualla parte revocante dio cumplimiento con esta obligaci6n. ].-Que, continuaci6n, con fecha 30 de marzo de 2015 se dio inicio a Ia etapa de demanda dentro de Ia cual, Ia parte revocante hizo su presentaci6n en tiempo y forma. 8.- Que con fecha 09 de abril de 2015 se tuvo par presentada Ia demanda, se tuvo par acompanados los documentos presentados con citaci6n y se dio traslado al titular del dominio para su contestaci6n. g.- Que, el abogado Bernardo Serrano Spoerer en representaci6n de Ia parte revocante expuso como principales argumentos, los siguientes: Que, los nombres de dominic a diferencia de las ma rcas comerciales son unicos y sirven para identificar, promocionar, atraer y comercializar los diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado, pudiendo ser otorgados a una sola persona natural y/o juridica, en cambio una marca comercial puede tener distintos titulares en diversas clases del clasificador internacional de Niza, mientras sus coberturas no guarden relaci6n entre si Que hay una evidente relaci6n entre nombres de dominio y marcas comerciales, por lo que Ia asignaci6n de estos debe ser efectuada teniendo en consideraci6n Ia titularidad registros marcarios "para el signo pedido como dominic". 9 3 Senala que las normas aplicables y atingentes para resolver un conflicto son Ia Politica de Resoluci6n de Disputas de Nombres de Dominic Uniformes conocida por Ia sigla "UDRP", el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominic.CL, Ia ley N sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para Ia protecci6n de Ia Propiedad Industrial. 9 4 Que, fund a su "mejor derecho" en que LEGO JURIS A/5 es una reconocida empresa de juguetes de origen danes, cuyo nombre data del a no 1934.

3 9 5 - Que LEGO JURIS A/5 es titular de diferentes registros marcarios, entre los que menciona: - Registro , marca comercial lego, otorgado con fecha 23/09/2014 y que corresponde a una renovaci6n de un registro que obtiene el a no Registro marca comercial lego, otorgado con fecha o6jo4/2011 y que corresponde a una renovaci6n de un registro que tiene del a no Registro marca comercial lego, otorgado con fecha 17/10/2011 y que corresponde a una renovaci6n de un registro que tiene del a no Registro marca comercial lego, otorgado con fecha 15/10/2013 y que corresponde a una renovaci6n de un registro que tiene del a no Registro marca comercial lego, otorgado con fecha 15/10/2013 y que corresponde a una renovaci6n de un registro que tiene del aiio Registro marca comercial lego, otorgado con fecha 15/10/2013 y que corresponde a una renovaci6n de un registro que tiene del a no En base a las marcas indicadas insiste en indicar que tiene "un mejor derecho" que nace de su privilegio de propiedad industrial sobre Ia denominaci6n y/o expresi6n LEGO, lo que se encuentra amparado por el articulo 19 n 25 de Ia Constituci6n Politica del Estado de 1980, en el articulo 584 del C6digo Civil, Ia ley de propiedad industrial n y Ia Ley de propiedad intelectual sobre Propiedad lntelectual Que Ia RPFRNDCL establece como un criterio de revocaci6n de un nombre de dominic Ia titularidad de una marca comercial, citando a su favor el fallo arbitral por el dominic repuestos-caterpillar.cl. g.8.- Que Ia parte revocante tiene varies nombres de dominic en.cl que contiene Ia expresi6n LEGO: Lego.cl Legolandia.cl Legochile.cl Legos.cl

4 9 9 Hace referencia a Ia fama y notoriedad de Ia marca LEGO, nacional e internacionalmente, reconocido en el articulo 20 letra g) de Ia ley de propiedad Industrial y el articulo 6 bis del Convenio de Paris Agrega que tambien es aplicable lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris alusivo a Ia protecci6n de los nombres comerciales, norma que sefiala que estos deben ser protegidos en todos los paises de Ia Union y que en atenci6n que Ia raz6n social de su mandante es LEGO JURIS A/5, dicha denominaci6n es el nombre comercial con el que esta ejerce el comercio Por lo anterior, solicita a este tribunal que se declare su mejor derecho al dominio y se le asigne el dominio en conflicto con expresa condena en costas de Ia contra ria Que Ia parte revocante acompafi6 a su demanda, con citaci6n, los siguientes documentos: Copia simple de consulta de Registro N , para Ia marca comercial "LEGO", otorgado en Chile, por el lnstituto Nacional de Propiedad Industrial con fecha 23/09/2014, renovaci6n del registro N , registrado por primera vez en el afio Copia simple de consulta de Registro N , para Ia marca comercial "LEGO", otorgado en Chile, por el lnstituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha o6/o4{2on, renovaci6n del registro N , registrado por primera vez en el afio Copia simple de consulta de Registro N , para Ia marca comercial "LEGO", otorgado en Chile, por ellnstituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha "17/"10/2on, renovaci6n del registro N , registrado per primera vez en el a no " Copia simple de consulta de Registro N , pa ra Ia marca comercial "LEGO", otorgado en Chile, por el Institute Nacional de Propiedad Industrial con fecha 15/10/2013, renovaci6n del registro W274323, registrado por primera vez en el afio Copia simple de consulta de Registro N , para Ia marca comercial "LEGO", otorgado en Chile, por el lnstituto Nacional de Propiedad Industrial con fecha 15/10/2013, renovaci6n del registro N , registrado por primera vez en el ano 1983.

5 Copia simple de consulta de Registro N , para Ia marca comercial "LEGO', otorgado en Chile, por ellnstituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 15/10{2013, renovaci6n del registro N , registrado por primera vez en el afio Que, posteriormente, con fecha 24 de junio de 2015 habiendo transcurrido el plazo para contestar Ia demanda de revocaci6n yen rebeldia del titular del dominio, se t uvo por concluida Ia etapa de contestaci6n, se declare cerrado el debate y se cit6 a las partes a ofr sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, fui designado por el Centro de Resoluci6n de controversias de NIC Chile para resolver el conflicto por el dominic legoeducation.cl, de acuerdo a lo establecido en Ia Reglamentaci6n para el Funcionamiento del Dominio CL y su Politica de Resoluci6n de Controversias, en adelante RFDCL y PRC, respectivamente. SEGUNDO: Que, como ya se ha descrito en Ia parte exposit iva de esta sentencia arbitral, ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA en representacion de LEGO JURIS A/S, interpuso una demanda de revocaci6n temprana por el dominic legoeducation.cl, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE L TDA., dentro de plaza reglamentario, estes es, dentro del plazo de 30 dias corridos a que se refiere el articulo 11 de Ia RFDCL, cumpliendo con todos los requisites establecidos para tales efectos, invocando un "interes preferente". TERCERO: Que, al efecto, el presente conflicto dice relaci6n con decidir cual de las partes de autos tiene un interes preferente sobre el nombre de dominic legoeducation.cl. Este Arbitro, en su calidad de arbitro arbitrador, debera resolver de acuerdo a los principios que Ia prudencia y equidad le indiquen, basandose en todo caso en los argumentos y pruebas rendidas en autos por las partes. CUARTO: A modo de simple pedagogia juridica, este arbitro considera su deber aclarar que a partir del 1 de diciembre de 2013 ya no es posible sostener que el revocante presenta una "demanda de asignaci6n de nombre en contra del primer solicitante del nombre de dominic de autos". Dicha nomenclatura era generalmente utilizada a partir de Ia Reglamentaci6n de NIC Chile vigente antes de Ia fecha indicada y carece de fundamento en Ia actual construcci6n normativa de Ia acci6n de revocaci6n. En Ia norma vigente, el revocante es un demandante que acciona fundando su pretension ya sea en un interes preferente o en que Ia inscripci6n es abusiva en los terminos que establece Ia Reglamentaci6n vigente de.cl. En Ia misma direcci6n seguida en este parrafo, no es atingente basar Ia demanda de revocaci6n en un "mejor derecho"

6 atendidos los terminos precisos en los cuales esta configurado el petitorio para cada una de las variantes de Ia acci6n de revocaci6n. QUINTO: Que, respecto de lo expuesto y demostrado en autos, Ia parte revocante, acredit6 ser titular de diversas marcas comerciales y nombres de dominio inscritos en Chile que contienen Ia expresi6n LEGO, Ia que forma parte del dominio en disputa, a t raves documentos que no fueron objetados ni impugnados por el titular del dominic, por lo que se los tiene por reconocidos y se les otorga por este juez arbitro pleno valor probatorio. SEXTO: Que, asimismo Ia revocante, LEGO JURIS A/5 argument6 que es una empresa de origen danes y una de las mas importantes y famosas companias dedicadas a las fabricaci6n y venta de juguetes didacticos a nivel mundial. Siendo LEGO Ia marca y denominaci6n que se asocia al nombre comercial con que ha sido yes reconocida en diversos pa ises, incluyendo Chile, Ia cual ha utilizado por muchos anos, espedficamente a contar del ano 1934, par lo que goza de fama y notoriedad, tanto a nivel internacional como nacional. SEPTIMO: Que, por su parte Ia titular del dominio en conflicto, legoeducation.cl, no contest6 Ia demanda interpuesta en su contra, ni present6 documento alguno que respalde y justifique Ia inscripci6n de dicho dominio, por lo que cabe tener presente lo dispuesto en el apartado 16.1 de PRC, que expresa textualmente al referirse a los efectos de Ia inactividad procesal lo siguiente: "16.1. El silencio, Ia falta de actividad o Ia no comparecencia de alguna de las partes no podra ser considerada como allanamiento, falta de interes, renuncia o admisi6n de los hechos alegados por Ia otra. Asimismo, cualquiera de aquellas circunstancias no podra considerarse como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de alguna de las partes o como una justificaci6n para que el arbitro no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso." En este sentido, a criteria de este Juez Arbitro, Ia inactividad procesal de Ia titular del dominio no puede ser estimada como el unico antecedente para determinar y/o demostrar el interes de una parte por el dominic en disputa. OCTAVO: Que, continuando con lo razonado en el considerando precedente, no obstante haber sido reglamentariamente notificado, Ia sociedad titular del nombre de dominic en disputa ha guardado si lencio, por lo que a este Arbitro no le ha sido posible conocer sus argumentos reveladores de las circunstancias que motivaron su inscripci6n. En este orden de casas, este sentenciador no puede asumir, como ya ha senalado en otros fallos similares, que dicho silencio constituya una aceptaci6n de Ia argumentaci6n de Ia parte revocante poria sola circunstancia de litigar y acompanar pruebas, pero lo que si es algo cierto e indubitado, es que este sentenciador esta obligado a resolver esta litis teniendo a Ia vista unicamente solo los hechos y argumentos esgrimidos por el revocante, lo cuales de ben ser ponderados de manera justa y adecuada, a falta de contradicci6n efectiva de una de las partes.

7 NOVENO: Que, de consiguiente, para determinar si existe un inten!s preferente al dominio en disputa corresponde evaluar Ia suficiencia de Ia titularidad de los registros marcarios acreditados en estos autos por Ia parte revocante. Dicho de otro modo, si Ia pretension de Ia revocante se encuentra legitimada por Ia titularidad de las marcas comerciales de reconocida fama y notoriedad tanto nacional como internacionalmente que se invocan como antecedente para contradecir Ia inscripci6n del titular del dominic. En este sentido, a juicio de este sentenciador, Ia titularidad de las marcas comerciales y nombres de dominic.cl que tiene Ia revocante sobre Ia expresi6n LEGO y que forma parte del dominio disputado, es un argu mento que sostiene de manera suficiente Ia invocacion de un inten!s preferente de su parte. DECIMO: Que, a mayor abundamiento, a criteria de este juez arbitro siendo Ia ma rca LEGO una marca famosa y notoria, Ia existencia de un dominic similar que Ia contenga integramente, puede provocar confusion en los usuarios de Internet y en general en sus clientes, quienes pueden legitimamente pensar que el dominic legoeducation.cl es o pertenece a LEGO JURIS A/S. DECIMO PRIMERO: Que asimismo, el agregar Ia expresi6n generica inglesa "education" a continuaci6n de Ia expresi6n "LEGO", no constituye por si misma ni al ser utilizada conjuntamente con esta, un elemento radicalmente diferenciador, por lo que con el merito de los antecedentes y argumentaciones expuestas poria parte revocante es posible sostene r que pueda existir en el publico consumidor y usuario de internet una eventual confusion, como se ha seiialado en el considerando precedente, respecto de quien es el real titular de l nombre de dominio legoeducation.cl. Mas aun cuando del merito de autos y segun lo seiialado y razonado en los considerandos anteriores, en especial, los considerandos SEPTIMO y OCTAVO, Ia falta de actividad procesal de Ia titular del dominic no permite a este Juez Arbitro arribar a una conclusion contraria, especialmente frente a Ia total ausencia de antecedentes que hubieran podido contradecir Ia pretension de Ia revocante. Por lo tanto, de acuerdo a lo que se ha podido acreditar en los autos, todo lo que se ha expuesto y razonado en los considerandos precedentes y de conformidad, asimismo, a las facultades conferidas a este Juez Arbitro en Ia Reglamentaci6n para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominic CL, en Ia Politica de Resolucion de Controversias por Nombres de Dominic.CL, en lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del C6digo Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil y, en especial, en base a los principios de prudencia y equidad que sustentan el presente arbitraje, este tribunal estima que LEGO JURIS A/S representada por el ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA. ha logrado acreditar un interes preferente sobre el nombre de dominio legoeducation.cl y, en consecuencia,

8 SE RESUELVE: 1.- Acoger Ia demanda de revocaci6n deducida por ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA en representaci6n de LEGO JURIS A/5 y asignarle el nombre de dominio legoeducation.cl. 2.- Rev6quese y, en consecuencia, elimfnese Ia actual inscripci6n del dominio a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE L TDA. 3.- Que cada parte pagara sus costas. P6ngase termino a este procedimiento y, en su oportunidad, procedase al cierre y archivo del expediente electr6nico Rol N 3599 Notifiquese esta resoluci6n a las partes por correo electr6nico y al Centro de Resoluci6n de Controversias de NIC Chile para el cumplimient o de lo resuelto La presente resoluci6n, es autorizada por las testigos doiia Mitzi Rojas Guzman, cedula nacional de identidad N K y doiia Claudia Solis Solis, cedula nacional de identidad N 8.go6.og8-2, domiciliadas para estos efectos en calle Camino Las Flores 1333, comuna de Las Condes. Arbitro Mitzi Rojas Guzman RLJT K RLJT8.go6.og8-2