1. Que, con fecha 12 de junio de 2014, se cre6 el expediente arbitral electr6nico, para resolver Ia

Transcripción

1 Santiago de Chile, 29 de mayo de 2015 DOMINIO EN CONTROVERSIA: baton.cl EXPEDIENTE Rol NQ 199 PARTES: TITULAR : MARCELO SILVA SYMMES REVOCANTE : CHOCOLATES GAROTO S.A. REPRESENT ADA POR ESTUDIO CAREY LIMIT ADA TIPO REVOCACI6N: Temprana VISTOS: 1. Que, con fecha 12 de junio de 2014, se cre6 el expediente arbitral electr6nico, para resolver Ia controversia por el nombre de dominic baton.cl. Procedimiento de arbitraje que se tramita y resuelve de acuerdo a lo establecido en Ia Reglamentaci6n para el Funcionamiento del Dominic CL y su Politica de Resoluci6n de Controversias. 2. Que, mediante Oficio de fecha 03 de julio del mismo afio, el Centro de Resoluci6n de Controversias de NIC Chile comunic6 al suscrito su designaci6n como arbitro para resolver Ia controversia por Ia presentaci6n de una solicitud de revocaci6n por el nombre de dominic baton.cl ; 3. Que, al tenor de Ia informacion del oficio citado en el numeral anterior, son partes en esta controversia MARCELO SILVA SYMMES como titular del dominic y CHOCOLATES GAROTO S.A. REPRESENTADA POR ESTUDIO CAREY LIMIT ADA como revocante. 4. Que, con fecha 03 de julio de 2014 el suscrito acept6 el nombramiento como arbitro y comunic6 a las partes que no le asistfa alguna circunstancia que pudiera crear una duda razonable sobre Ia imparcialidad o Ia independencia de este arbitro para desempefiar su funci6n, jurando desempefiar fielmente el cargo, con Ia debida diligencia yen el menor tiempo posible; 5. Que, ninguna de las partes solicit6 Ia inhabilidad de este juez arbitro en el termino establecido para ello, el que finaliz6 con fecha 09 de julio de 2014; 6. Que, dentro de Ia etapa de consignaci6n de honorarios arbitrales Ia parte revocante dio cumplimiento con esta obligaci6n. Pago que fue validado por este Juez Arbitro.

2 7. Que el 21 de julio se dio inicio a Ia etapa de demanda, perfodo dentro del cual con fecha 25 de julio Ia parte revocante CHOCOLATES GAROTO S.A. ingres6 en el expediente electr6nico demanda de revocaci6n y documentos adjuntos. 8. Que con fecha 16 de agosto este Juez Arbitro, en uso de las facultades que le confiere el articulo 83 del C6digo de Procedimiento Civil, dict6 resoluci6n subsanando un error en Ia tramitaci6n del presente proceso arbitral, ya que con fecha 28 de julio se inici6 Ia etapa de contestaci6n sin que se hubiera provefdo Ia demanda presentada en Ia oportunidad procesal que correspondfa, por lo que se orden6 retrotraer el expediente electr6nico al estado anterior al inicio de Ia etapa de contestaci6n con Ia finalidad de conferir el traslado al titular del dominic para tales efectos. 9.- Que con fecha 29 de agosto se dict6 resoluci6n en los autos en Ia que se solicit6 que previa a resolver Ia demanda de revocaci6n presentada y de acuerdo con lo indicado en su Cuarto Otrosf, debfa acompanarse dentro de tercero dfa, el poder respective donde conste Ia delegaci6n de facultades del estudio Carey a las abogadas Carla Encalada y Cecilia Belmar Que, con esa misma fecha Ia parte revocante dio cumplimiento a lo ordenado en autos, acompanando el documento solicitado Que con fecha 12 de septiembre se tuvo por presentada Ia demanda y se dio traslado para su contestaci6n en los terminos siguientes: "Por cumplido lo ordenado. Tengase presente. Habiendose cumplido lo resuelto con fecha 29 de agosto de 2014, dese curso progresivo a los autos y se provee derechamente Ia demanda de revocaci6n. A lo principal : Por interpuesta demanda de revocaci6n. Dese traslado al titular del dominic para su contestaci6n en el plaza reglamentario. AI primer otrosf: por acompanados los documentos, con citaci6n. AI segundo otrosf: se resolvera. AI tercer y cuarto otrosf: Tengase presente." 12.- En su demanda Ia parte revocante sostuvo principalmente lo siguiente: 1) que es Ia legitima creadora de Ia marca baton, acompanando documentos que asi lo acreditan los que se detallan mas adelante; 2) que Chocolates Garoto S.A. utiliza efectivamente Ia expresi6n BATON en el mercado para Ia identificaci6n de un producto espedfico para fines alimenticios; 3) que el nombre de dominic inscrito es identico a Ia marcas BATON que tiene registradas en Chile, relacionada principalmente a un producto de confiterfa, chocolates, ampliamente reconocido por el publico consumidor encontrandose en el mercado nacional desde hace 50 anos; 4) que de acuerdo con los documentos que adjunta Ia marca BATON goza de fama y notoriedad a nivel nacional, siendo un producto alimenticio que se hizo ampliamente conocido como parte de los denominados "chocolates Garoto" desde hace varies anos; 5) que hay una similitud entre el nombre de dominic solicitado y Ia marca BATON ; 6) que conforme con lo indicado en el numero anterior, los privilegios intelectuales previamente registrados por su parte, relacionados con Ia expresi6n BATON, hacen posible deducir que se trata de un termino que se asocia directamente a Ia parte revocante, siendo el nombre de dominic BATON.CL identico a Ia marca BATON previamente registrada y utilizada por ella, existiendo desde su punta de vista una alta posibilidad que, en el caso que el nombre de dominic continue en manos de un tercero ajeno, las personas que accedan

3 a dicho sitio web seran objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a Ia asociaci6n respecto de los productos vinculados a Ia marca BATON, desviando a potenciales consumidores y proveedores a una pagina web que no tiene relaci6n con su parte, causando dano a sus intereses comerciales; 7) que un nombre de dominic consiste en una "direcci6n electr6nica" o mas bien "una denominaci6n" por medio del cual un usuario de Internet es conocido en Ia red, por lo que es esencial para utilizar los servicios que ofrece, por lo que considera fundamental que se vele para que no sea utilizado por terceros de mala fe que pretendan apropiarse indirectamente a traves de este medio de marcas registradas con anterioridad; 8) menciona los diversos criterios o principios que estima, deben ser analizados conjuntamente para resolver conflictos de esta naturaleza, como el principio del first com first served, segun el cual, de no existir otros derechos o principios que analizar al memento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominic, el actual titular de un nombre de dominic tendria un derecho preferente para Ia asignaci6n definitiva de ese dominic, principio que noes absolute, debiendo considerarse otros criterios para Ia asignaci6n de un nombre de dominic, por cuanto este solo operarfa unica y exclusivamente a falta de un mejor derecho, citando para tales efectos lo dispuesto en el parrafo 14 de Ia Reglamentaci6n para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominic CL, estimando que en este caso se trata de una excepci6n a este principio debiendo obviarse su aplicaci6n, ya que su parte detenta un mejor derecho sobre Ia expresi6n BATON, lo que le otorgaria, a su vez, una especial protecci6n sobre Ia expresi6n BATON.CL, gozando de un mejor derecho respecto del nombre de dominic en disputa; 9) hace menci6n tambien en su presentaci6n al criterio de Ia Teorfa del Mejor Derecho, expresando que detentan un mejor derecho para Ia asignaci6n del dominic en disputa derivado de su titularidad previa de una marca comercial que es identica a Ia expresi6n BATON, en virtud de los argumentos que ali i se detallan citando el articulo 20 de Ia Reglamentaci6n para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominic CL., destacando que Ia eventual concesi6n del nombre de dominic en disputa a Ia demandada de autos infringirfa de manera inevitable los derechos adquiridos por su parte, induciendo al publico a un error, engano o confusion en cuanto al origen empresarial y cualidades de los productos o servicios que el primer solicitante pretende ofrecer bajo su sitio web; 10) invoca por otra parte, a su favor el principio o criterio de legitime interes, basado en Ia inscripci6n previa de marcas asociadas a Ia expresi6n BATON de uso profuse en el mercado y que son identicas al nombre de dominic baton.cl ; 11) el principio de buena fe que se desprende de que su solicitud de revocaci6n responde a Ia necesidad de proteger a los usuaries de Internet, como ya ha expresado en otras partes de su demanda, de eventuales errores y/o confusiones, evitando ademas el desvio de potenciales consumidores y velar por el legitime ejercicio de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaidos sobre bienes inmateriales como lo son Ia marcas comerciales, lo cual le confiere un mejor derecho para ser dueno del dominic en disputa; 12) asimismo, expresa textualmente que, el primer solicitante, esta efectuando un acto de mala fe respecto a su interes en registrar dicho nombre de dominic, toda vez que es un hecho publico y notorio que existen los famosos productos BATON y que podria entenderse que el demandado tiene por objeto impedir que su representada use dicha expresi6n para un nombre de dominic, perturbando y afectando sus negocios; 13) que si bien, no es aplicable lo dispuesto en el articulo 20 de Ia Reglamentaci6n para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominic CL, a su entender se verifican en el conflicto materia de autos los criterios

4 de mala fe por parte del actual titular del dominic, previstos en dicha norma, hacienda referencia especffica a las letras b) y c) de su inciso segundo, por cuanto estima que es posible sostener que el nombre de dominic de autos se ha inscrito precisamente con Ia intenci6n de impedir que su mandante refleje su producto BATON y las marcas comerciales de su titularidad a traves del nombre de dominic en disputa. Lo que se encontraria acreditado por cuanto este nombre de dominic nose encuentra activo, dando cuenta de un desinteres del demandado en su uso efectivo y que su inscripci6n se ha hecho con Ia sola motivaci6n de privar a su parte de usarlo, teniendo el mejor derecho para hacerlo; 14) Finalmente, por todas las consideraciones y argumentos vertidos en su presentaci6n solicita que el nombre de dominic en disputa se asigne a su representada, CHOCOLATES GAROTO S.A. y se revoque Ia actual asignaci6n existente a favor de don Marcelo Silva Symmes, por poseer un mejor derecho al mismo, con expresa condenaci6n en costas Que conjuntamente con Ia demanda Ia parte revocante acompaii6 los siguientes documentos: a) Copias de Ia pagina web deiinapi ( donde consta el registro de Ia marca BATON a nombre de CHOCOLATES GAROTO S.A., conforme al registro W , de fecha 18 de febrero de 2012, para distinguir productos en Ia clase 30. b) Copias de Ia pagina web deiinapi ( donde consta el registro de Ia marca GAROTO BATON, a nombre de CHOCOLATES GAROTO S.A., conforme al registro N" , de fecha 4 de noviembre de 2013, para distinguir productos en Ia clase 30 y su respective registro original. c) lmpresiones de Ia pagina web oficial de Chocolates Garoto S.A. respecto de los productos asociadas a Ia marca BATON y Ia historia de su creaci6n. d) lmpresiones de Ia pagina web oficial de Chocolates Garoto S.A. en Ia red social Facebook, donde aparecen diferentes campafias publicitarias y concursos asociadas a los productos BATON. e) lmpresi6n de Ia pagina web de Ia enciclopedia libre Wikipedia, respecto de Ia informacion sobre Ia expresi6n BATON asociada a Chocolates Garoto S.A. f) lmpresi6n de Ia pagina web asociada al nombre de dominic BATON.CL Ia cual no tiene contenido y no esta activa. 14. Que el titular del dominic no contest6 Ia demanda en el plazo establecido para tales efectos. Se dio por cerrado el debate y se cit6 a las partes a oir sentencia, no existiendo mas diligencias pendientes en este juicio arbitral.

5 CONSIDERANDO : PRIMERO: Que, fui designado por el Centro de Resolucion de controversias de NIC Chile para resolver el conflicto por el dominio baton.cl, de acuerdo a lo establecido en Ia Reglamentacion para el Funcionamiento del Dominio CL y su Polftica de Resolucion de Controversias. SEGUNDO : Que, como ya se ha relatado en Ia parte expositiva de esta sentencia arbitral, Chocolates Garoto S.A. representada en estos autos, por el estudio jurfdico Carey Limitada solicito Ia revocacion del dominio baton.cl con expresa condenacion en costas, el cual se encuentra inscrito por don Marcelo Silva Symmes. TERCERO: Que, Chocolates Garoto S.A., como parte revocante, expuso como principales argumentos que es titular de diversos derechos marcarios que contienen Ia expresion "Baton", para identificar un producto del rubro confiterfa, espedficamente un chocolate, creado por ella y ampliamente conocido por el publico consumidor desde hace mas de 50 afios, por lo que Ia inscripcion del dominio baton.cl por su actual titular, podrfa eventualmente inducir a error o confusion en los consumidores y usuarios, desviando potenciales clientes, lo que podrfa ocasionarle perjuicios a sus intereses comerciales. CUARTO : Que, asimismo, Chocolates Garoto S.A., acredito, acompafiando los documentos probatorios correspondientes que es titular de Ia marcas comerciales BATON y GAROTO BATON validamente inscritas en el lnstituto Nacional de Propiedad Industrial, y que ya fueron detalladas en Ia parte expositiva de esta sentencia. Sin embargo, cabe precisar que respecto de los documentos que se ofrecio acompafiar y los que fueron efectivamente acompafiados, se detecto que existfan diferencias. Respecto de Ia marca denominativa " BATON", este arbitro estimo procedente revisar personalmente Ia base de datos de registros de marcas a Ia que se accede desde Ia pagina detectandose que Ia informacion relativa al primer registro tiene como fecha de concesion el dfa 19 de febrero de 2010 y noel "18 de febrero de 2012". Algo similar ocurre respecto de Ia informacion aportada poria revocante respecto del registro de Ia marca mixta "GAROTO BATON", a nombre de Chocolates Garoto S.A., en que se sefiala como numero de registro "N" ", verificandose por este arbitro que este no corresponde al que fuera efectivamente concedido a Chocolates Garoto S.A., debiendo considerarse como correcto al NQ para distinguir productos de Ia clase 30, de fecha 04 de noviembre de Sin perjuicio de lo anterior, los documentos mencionados ni ningun otro de los que fueran acompafiados poria revocante fueron objetados ni impugnados por el titular del dominio Marcelo Silva, por lo que se los tiene por reconocidos y se les otorga por este Juez Arbitro pleno valor probatorio. QUINTO : Que, conjuntamente con lo sefialado en el considerando precedente, Ia parte revocante presento otros antecedentes y documentos relativos al uso y relacion directa de Ia expresion BATON, que corresponde, como ya ha quedado acreditado, al nombre de un chocolate y

6 productos derivados del mismo que comercializa tanto en Chile como en otros pafses y cuya difusi6n y promoci6n tambien ha hecho y mantiene por Internet. Es asf que, este Arbitro constat6 mediante inspecci6n de oficio, que al ingresar Ia expresi6n "BATON" individualmente y al asociarla a Ia palabra "chocolate" y/o "chocolates", en motores de busqueda utilizados por los usuaries de internet como tales como Google, es posible encontrar una gran cantidad de informacion sobre lo argumentado poria parte revocante, especialmente en cuanto a Ia fama y notoriedad de Ia marca BATON en el mercado alimenticio nacional. SEXTO : Que, segun consta en autos, el titular del dominio en conflicto baton.cl, no contest6 Ia demanda interpuesta en su contra, ni present6 documento alguno que respalde su inscripci6n. Comprobando ademas este Juez Arbitro, al ingresar a Ia pagina web de NIC Chile en Ia secci6n dominies inscritos / que el titular del dominio Marcelo Silva Symmes, no hace uso alguno del mismo y que este no tiene ningun contenido asociado, por lo cual no ha sido posible obtener otros antecedentes que muestren cuales son las razones, intenciones o motivos que tuvo o ha tenido para inscribirlo. SEPTIMO : Que, Ia parte revocante ha hecho presente en su solicitud de revocaci6n que el titular del dominio ha actuado de mala fe con esta inscripci6n, citando para estos efectos lo dispuesto en el Articulo 20 de Ia Reglamentaci6n para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, alegaci6n que sera desechada por este Juez Arbitro porque no se han aportado antecedentes suficientes que hagan presumir que nos encontremos ante un actuar malicioso y una inscripci6n abusiva de su parte. OCTAVO : Por otra parte, es importante hacer menci6n que Ia parte revocante en varias oportunidades al hacer referenda al titular del dominio, se refiri6 a el como " primer solicitante", lo que a juicio de este Juez Arbitro constituye un error, ya que como bien se expresa en Ia Reglamentaci6n para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y en Ia Polftica de Resoluci6n de Controversias por Nombres de Dominio.CL vigentes desde diciembre del afio 2013 a Ia fecha y aplicables en este caso, nos encontramos en presencia de otros supuestos de funcionamiento del sistema de registro de dominies.cl, no existiendo ya, Ia figura de primer solicitante, sino de un dominio que puede ser inscrito de inmediato si se encuentra disponible en Ia base de datos de NIC Chile, por lo que quien lo inscriba, detenta el caracter de titular del mismo y quien o quienes lo quieran disputar tendran el caracter de revocante o revocantes segun corresponda. NOVE NO : En consecuencia, de acuerdo a lo que se ha podido acreditar en los autos, todo lo que se ha expuesto y razonado en los considerandos precedentes y de conformidad, asimismo, a las facultades conferidas a este Juez Arbitro en Ia Reglamentaci6n para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en Ia Polftica de Resoluci6n de Controversias por Nombres de Dominio.CL, en lo dispuesto en los artfculos 222 y siguientes del C6digo Organico de Tribunales, artfculos 636 y siguientes del C6digo de Procedimiento Civil y, en especial, en base a los principios de prudencia y equidad que sustentan el presente arbitraje, este tribunal estima que

7 Chocolates GAROTO S.A. ha logrado acreditar que tiene un interes preferente sobre el nombre de dominio baton.cl. SE RESUELVE : 1.- Acoger Ia demanda de revocaci6n deducida por CHOCOLATES GAROTO S.A. y asignarle a Ia parte revocante el nombre de dominio baton.cl. 2.- Rev6quese y en consecuencia elimfnese Ia actual inscripci6n del dominio a nombre de MARCELO SILVA SYMMES. 3.- Respecto de lr condenaci6n en costas solicitada por Ia parte revocante, este Juez Arbitro, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, estima procedente no dar Iugar a esta petici6n. La presente resoluci6n, es autorizada por las testigos dona Mitzi Rojas Guzman, cedula nacional de identidad NQ K y dona Claudia Solis Solis, cedula nacional de identidad NQ , domiciliadas para estos efectos en calle Camino Las Flores 1333, comuna de Las Condes. Arbitro Mitzi Rojas Guzman RUT K RUT