Tema 6.2. Explotación de resultados de investigación mediante Licencia. Explotación de los R.I. mediante Licencia

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María Rosa Torres Maestre
hace 7 años
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1 Tema 6.2 Explotación de resultados de investigación mediante Licencia Ana Cortés Directora de la OTRI de la UVEG Explotación de los R.I. mediante Licencia Empaquetar Bases de datos o programas usadas procedimientos industriales para el manejo de ciertas sustancias información sobre fuentes o acuerdos de aprovisionamiento preferidos. Información sobre control y aseguramiento de calidad aspectos organizativos para una óptima comercialización Explotación de los R.I. mediante Licencia Problemas: No hay nada que transferir (O no se es consciente de que se tiene) Si lo hay pero no se sabe a quien transferirlo Se tiene algo que transferir, se tiene empresa interesada pero no se sabe cómo: Negociar bien con un buen equipo ejecutivo Redactar bien el contrato

2 CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES Noción de contrato Todo contrato es una obligación: de dar de hacer de no hacer Las obligaciones nacen: De la Ley De los contratos De los actos y omisiones ilícitos De la culpa o de la negligencia Efectos de las obligaciones derivadas de los contratos: El contrato es fuerza de Ley entre las partes y por parte de los tribunales. Los contratos deben cumplirse a tenor de los mismos y no a tenor de circunstancias externas al momento que se suscribió. CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES Noción de contrato Requisitos de validez: Consentimiento (a una cosa y no a otra) Objeto determinado Causa: la razón por la que se contrató (no produce efecto si la causa es ilícita) Eficacia: los contratos son obligatorios si concurren las condiciones esenciales para su validez. CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES Noción de contrato Interpretación de los contratos: Si los términos son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido litera. La intención de los contratantes prevalece sobre las palabras. Se interpretará el contrato en el sentido más adecuado para que produzca efecto. Si las palabras admiten diversas acepciones se entenderá aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Interpretación conjunta de las cláusulas. La oscuridad de las palabras no favorecerá a quien la haya introducido. Si subsistieran dudas, se resolverá a favor de la mayor reciprocidad de intereses.

3 ESQUEMA BASICO DE UN CONTRATO DE LICENCIA Fecha y lugar de la suscripción Comparecencia de las partes Expositivos Definiciones. Terminología especializada Cláusulas contractuales Firma Alcance del contrato de licencia Facultades: salvo pacto en contrario, todos los actos que integran la explotación: fabricación, utilización, introducción en el comercio. Aplicaciones (sector técnico): salvo pacto en contrario todos los sectores. Sublicencias: salvo pacto en contrario, prohibidas. Objeto de la licencia: - Propiedad industrial:nº de registro y título de la invención. Know-how: descripción de los elementos que la constituyen (en anexos), Lo no aportado, sujeto a CONFIDENCIALIDAD. Alcance del contrato de licencia Exclusividad o no de. la licencia. Salvo pacto en contrario: sin exclusividad Salvo pacto en contrario: impedimiento de explotación por parte del licenciante Alcance territorial Duración: Salvo pacto en contrario, mientras sea válido el título de propiedad industrial.

4 Obligación de no competencia Efectos positivos y negativos Normativa comunitaria de licencia de patente Asistencia técnica y knowhow Determinación convencional negativa Obligación legal (Art L.P.) Obligación de secreto del licenciatario ( no restrictiva de la competencia ) Limitación a la obligación de secreto Asistencia técnica: Técnicos especialistas y expertos cualificados Formación de personal Formación técnica del personal interviniente en el proceso productivo Número de personas, identificación, competencia y cualificación Duración del periodo de estancia

5 Sublicencia s Licenciatario autorizado a conceder sublicencias Licenciatario no puede conceder sublicencias sin el consentimiento previo del licenciante. Licenciatario no puede en ningún caso conceder sublicencias Términos económicos: Pago de regalías o cánones Suma independiente de la explotación: Pago único al principio: Cantidad fija ( deberá ajustarse al valor aproximado de la patente cedida ) Pago en cuotas. Cantidad fija en plazos Pago en función del desarrollo (hitos) Regalía o canon (royalty) basado en algo contabilizable como: % sobre ventas (recomendable) Fijo por unidad fabricada/vendida (sector mecánico) % sobre beneficios (peligroso) Escalado: Royalties crecientes o decrecientes Es frecuente fijar una regalía mínima Sistema mixto: fijo más regalías Regalía mínima: (sobre ventas) Farmacia: 1-10% Cosmética: 5-8% Alimentaria: 1-3% Petroquímica: 0,5-2% Electrónica: 5-8% Pinturas: 2-3% 1/4 del beneficio del licenciatario. Relacionado con el margen del sector. (a un margen del 20% se puede pedir un 5%) Quien nos informa del margen del sector?

6 Elementos de control Mejoras: carácter de reciprocidad en excluxivas Cooperación y denuncia de infracciones Normas mínimas de calidad de los productos a comercializar Informes periódicos y finales Auditoría Ritmo especificado de las ventas. Incumplimiento objeto de rescisión del contrato. Máximo esfuerzo para obtener beneficio Se impone sobre el licenciatario toda la obligación impositiva Obligación de abastecimiento Justificación: Garantizar la explotación técnica de la invención Protección a los consumidores y usuarios Control de calidad Obligaciones del licenciatario Productos sin nivel de calidad Medidas correctoras Imposición de la imagen de marca del licenciante

7 Control de la contabilidad Justificación: Necesidad de comprobar las liquidaciones de cánones Auditoría del licenciante o representantes del mismo Auditores independientes Fijación de precios Cláusula restrictiva de la competencia Precio indicativo Mejoras en la tecnología licenciada Perfeccionamientos efectuados por el licenciante Perfeccionamientos efectuados por el licenciatario Sistema recíproco Limitación de la explotación de los perfeccionamientos del licenciatario Obligación de proteger

8 Defensa de la patente Licenciante titular de la patente Concesionario de licencia exclusiva Licenciatario no exclusivo Requerimiento notarial al licenciante por parte del licenciatario Mantenimiento en vigor de la patente Obligación del licenciante Obligación del licenciatario Duración del contrato Toda la vida legal de la patente Periodo de tiempo más breve Duración prevista condicionada a la vigencia de la patente Duración no superior a la validez de la patente

9 Causas de terminación: se tienen que especificar expresamente, de lo contrario no se puede resolver el contrato Incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones pactadas Impugnación de validez de los derechos (preferible que se prohiba expresamente Caducidad del título de propiedad industrial Utilización de los derechos licenciados más allá de la licencia. Causas de terminación: se tienen que especificar expresamente, de lo contrario no se puede resolver el contrato Cambio en el control de la compañía. Notificación por escrito del incumplimiento Requerimiento de subsanación Resolución automática. Causa mayor, quiebra Existencia de productos disponibles Relaciones post-contractuales Prohibición de explotar Confidencialidad del Know-how Productos en stock Supervicencia de las operaciones realizadas o en curso

10 Jurisdicción y Ley aplicable Jurisdicción ordinaria De cual de los países?, De un tercer país? Arbitraje Donde?, Quién y en qué lengua?, De qué tipo? Qué Ley?, Qué tribunal arbitral? Contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual Programas de ordenador Bases de datos Obra multimedia Recursos fotográficos o artísticos Programas de ordenador El contrato tiene como objeto ceder el uso (al usuario) de un programa de ordenador (aplicable a cualquier producto sujeto a propiedad intelectual: bases de datos, multimedia...). Si no se determina en el contrato, se entiende que es no exclusivo e intransferible y sólo para dar satisfacción a las necesidades de su usuario (no se incluyen derechos sobre las mejoras.

11 Programas de ordenador Incluye siempre conocimientos adicionales de uso y asistencia técnica (gratuita durante un tiempo determinado). Se ha de suministrar soporte físico y manual de instrucciones. Duración de la licencia: el tiempo que duren los derechos. Cláusula de responsabilidad sobre la instalación, utilización y eficacia (el uso del programa es a riesgo y ventura del usuario). Programas de ordenador Protección del software mediante el Copyright, fecha de creación y nombre del propietario. Registro de la Propiedad Intelectual Depósito ante notario En la primera pantalla se incluye el contrato de licencia que recogerá: Objeto: no venta, sino licencia Aceptación: en el momento de la instalación el usuario acepta las condiciones de licencia que se indican. Compromiso de destrucción. Derechos de autor: protegido por las leyes. Copia y Redistribución: limitaciones Programas de ordenador Ausencia de garantías: el programa xxx se proporcionan tal cualç2, sin garantía ni condición de ningún tipo, sea expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse, a las garantías y condiciones de comerciabilidad, idoneidad para un determinado fin y ausencia de infración. Usted asume todo el riesgo que surja de la utilización o del rendimiento que sea. Limitación de la responsabilidad: En la medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso la Universidad será responsable por ningún daño especial, incidental, indirecto o consecuencial, cualquiera que sea y sin limitación (incluyendo daños por pérdidas de beneficios, interrupción de negocios, pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida pecuniaria) que pudiere surgir de uso o imposibilidad de uso... Precio.

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