Con fecha 28 de abril del 2003, AFP Integra absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:

Transcripción

1 ACCIONANTE : AFP UNION VIDA S.A. EMPLAZADA : AFP INTEGRA Nulidad de la Resolución de Primera Instancia: Falta de pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas - Nulidad de registro de un lema comercial - Frases descriptivas - Falta de distintividad Lima, veintiocho de junio del dos mil cuatro I. ANTECEDENTES Con fecha 6 de febrero del 2003, AFP Unión Vida S.A. (Perú) solicitó la nulidad del lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA, registrado a favor de AFP Integra bajo certificado N 2059, para usarse como complemento de la marca AFP INTEGRA, inscrita en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Precisó que los servicios bancarios, financieros, de seguros y de administración de pensiones de la clase 36 son servicios que el público naturalmente espera tengan como cualidades principales la seguridad y la confianza. En ese sentido, señaló que SEGURIDAD y CONFIANZA son términos que separados o juntos describen las cualidades de los servicios de la clase 36, por lo que no pueden ser objeto de propiedad exclusiva de una persona, ya que impide al resto de competidores hacer uso de dichas palabras para poder describir sus propios servicios, obteniendo una ventaja ilícita. Indicó que existen registrados otros signos distintivos que incluyen los términos descriptivos SEGURIDAD y CONFIANZA, pero acompañados además por otros elementos distintivos. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos. Finalmente, precisó que el lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA carece de capacidad distintiva por ser descriptivo, debiendo declararse su nulidad. Con fecha 28 de abril del 2003, AFP Integra absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente: (i) (ii) (iii) El artículo 172 de la Decisión 486, que sirve de base de la presente acción, no es aplicable, por cuanto el lema comercial se otorgó el 28 de agosto de 1996, esto es, bajo la vigencia de la Decisión 344, por lo que la nulidad solicitada resulta improcedente. Sin perjuicio de lo expuesto, la solicitud de registro de su lema comercial no fue objeto de oposición por parte de AFP Unión Vida S.A., siendo que desde su concesión lo han utilizado en forma ininterrumpida, siempre asociado a su marca AFP INTEGRA, lo que puede ser fácilmente comprobado en el mercado. La presente acción se ha promovido como un medio de defensa del procedimiento de infracción interpuesto por su empresa contra AFP Unión Vida 1-20

2 S.A. (expediente N ) por el uso indebido de su lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA. (iv) Si bien el citado lema comercial evoca el servicio que brinda, es precisamente porque aquella es la naturaleza de los lemas comerciales, siendo que no informa al consumidor, directa ni necesariamente, sobre las características de los servicios de fondo privado de pensiones, sino que sugiere o evoca en la mente del consumidor la idea de tranquilidad que le ofrecen al administrar su fondo de pensiones, debiendo tenerse en cuenta que es utilizado desde el año 1993, habiendo reforzado su aptitud distintiva respecto a los servicios a los cuales se ha venido aplicando. (v) Solicitó tener en cuenta las pruebas de uso ofrecidas en el expediente N y adjuntó copia del estudio Imagen de Marca de AFP Integra, donde se advierte que el consumidor conoce la existencia y prestigio de su empresa, su marca, así como del lema comercial en cuestión. (vi) Teniendo en cuenta que el lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA fue otorgado en el año 1996, no se puede invocar la aplicación del criterio establecido en la Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 20 de junio de 1998, que estableció un precedente de observancia obligatoria en materia de registrabilidad de lemas comerciales, ya que ello significaría aplicarlo retroactivamente, contraviniendo el principio de seguridad jurídica. Con fecha 15 de julio del 2003, AFP Unión Vida S.A. presentó un escrito manifestando que ni en el derecho objetivo, ni en la norma escrita ni en la doctrina se establece como una causal de improcedencia de la demanda, el citar una norma inaplicable, por lo que la presente acción es procedente, además que el Juez está obligado a aplicar al caso la norma correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que no han pedido la aplicación de una norma inaplicable, sino que se resuelva la acción de acuerdo a las normas vigentes a la fecha de concesión del lema SEGURIDAD Y CONFIANZA, esto es, la Decisión 344. Indicó que el lema comercial en sí mismo debía ser suficientemente distintivo, pues sólo esa característica le permite complementar la esencia distintiva de la marca a la cual se agrega. Precisó que el citado lema comercial no es distintivo para los servicios de la clase 36, no pudiendo servir de complemento de la marca, ya que no añade distintividad alguna para distinguir servicios de esa clase. Finalmente, el lema comercial cuya nulidad se solicita no sólo carece de capacidad distintiva, sino que además resulta descriptivo. Agregó que las normas vigentes en el Perú, a la fecha de concesión del lema comercial en cuestión, no incorporaron la figura del secondary meaning, además que la emplazada no ha presentado prueba alguna que acredite que los consumidores advierten en la frase SEGURIDAD Y CONFIANZA un signo distintivo que diferencia sus servicios de finanzas y seguros de la clase 36 de los brindados por los competidores. 2-20

3 Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad. Consideró lo siguiente: (i) (ii) (iii) La acción de nulidad será evaluada en base a la Decisión 344 y al Decreto Legislativo 823, normas vigentes al momento de otorgarse el lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA. No es de aplicación la Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998, precedente de observancia obligatoria en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 118 de la Decisión 344, ya que fue expedida con posterioridad a la fecha en la cual se concedió el registro del lema comercial materia de nulidad. La frase SEGURIDAD Y CONFIANZA se encuentra comprendida dentro de las expresiones que no califican para ser registradas como lemas comerciales, ya que alude a las características de estar exento de todo peligro, daño o riesgo, y de poner al cuidado de alguien alguna cosa, que en este caso sería la administración de los fondos de pensiones. (iv) Si bien el lema en cuestión no resulta descriptivo de los servicios de la clase 36, carece de aptitud distintiva, pudiendo ser utilizado con relación a dichos servicios y a otros. Al escuchar esta frase en el mercado, el consumidor sólo percibirá una expresión que no le indicará un origen empresarial determinado. Con fecha 30 de enero del 2004, AFP Integra interpuso recurso de apelación manifestando que la Resolución de Primera Instancia es nula, al no haberse pronunciado sobre todas las cuestiones planteadas en su defensa. En efecto, precisó que la Oficina de Signos Distintivos no ha manifestado la razón por la cual consideró distintivo el citado lema comercial en el año 1996 y ahora lo considera carente de distintividad, además que tampoco se pronuncia sobre la existencia de otros lemas comerciales que presentan las palabras CONFIANZA y SEGURIDAD (o ASEGURA). Respecto a la figura del secondary meaning, indicó que su empresa no solicitó la aplicación de la Decisión 486, sino más bien la aplicación de una figura doctrinaria y jurisprudencialmente reconocida. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos. Precisó que tanto las normas jurídicas como la jurisprudencia no pueden aplicarse retroactivamente. Citó una serie de lemas comerciales que fueron otorgados durante los años 1993 a 1997, los cuales deberían ser anulados, de declararse nulo su lema comercial. Por lo demás, reiteró sus argumentos y solicitó el uso de la palabra. Con fecha 24 de febrero del 2004, AFP Unión Vida S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que la resolución de Primera Instancia sí se ha pronunciado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, reconociendo tácitamente que en el año 1996 incurrió en error, al considerar evocativo al lema SEGURIDAD Y CONFIANZA. Asimismo, precisó que la Oficina de Signos Distintivos 3-20

4 se pronunció sobre el argumento del secondary meaning, al señalar que dicha figura resultaba inaplicable por cuanto fue incorporada recién en la Decisión 486. Indicó que las autoridades nacionales se encuentran obligadas a aplicar la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Manifestó que el hecho que existan registrados otros lemas que carezcan de distintividad no es causa para que en el presente caso no se anule el lema comercial otorgado sin cumplir con los requisitos de registrabilidad. Con fecha 25 de febrero del 2004, AFP Integra presentó una lista de lemas comerciales otorgados por la autoridad colombiana, entre los años 2002 y 2003, es decir, con posterioridad a la Interpretación Prejudicial N 74-IP Precisó que ninguno de los lemas de dicha lista cuenta con el grado de distintividad exigido para el registro de una marca, ya que de lo contrario se desnaturalizaría el carácter complementario del lema comercial. Mediante proveído de fecha 27 de febrero del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual denegó la solicitud de uso de la palabra formulada por AFP Integra. Con fecha 3 de marzo del 2004, AFP Integra solicitó nuevamente el uso de la palabra, al considerar que se trata de un caso de particular importancia y trascendencia. Mediante proveído de fecha 4 de marzo del 2004, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual ordenó se esté a lo proveído con fecha 27 de febrero del II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad, al expedir la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del b) De ser el caso, si al concederse el registro del lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA se incurrió en alguna de las causales de nulidad previstas en las normas vigentes en ese momento. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que AFP Integra es titular de los siguientes signos: 4-20

5 - Lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA, inscrito bajo certificado N 2059, para usarse como complemento de la marca de servicio AFP INTEGRA, otorgado el 28 de agosto de 1996 y vigente hasta el 28 de agosto del Con fecha 25 de setiembre del 2002, AFP Integra - mediante expediente N interpuso acción por infracción contra AFP Unión Vida S.A., por el uso del signo SEGURIDAD, SOLIDEZ Y CONFIANZA, siendo que dicho procedimiento se encuentra suspendido ante la Oficina de Signos Distintivos. - Marca de servicio AFP INTEGRA, que distingue servicios para administración de fondo de pensiones, administración de dinero, inversiones de capitales, colocación de fondos de inversión, otorgamiento de pensiones, de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, seguros, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N y vigente hasta el 12 de abril del Nulidad del acto administrativo 2.1 Marco legal El artículo 10 de la Ley (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. 5-20

6 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. Asimismo, el artículo de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N /TRI- INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales. 2.2 Aplicación al caso concreto AFP Integra ha manifestado que la Resolución N /OSD-INDECOPI debe declararse nula, debido a que la Oficina de Signos Distintivos ha omitido pronunciarse respecto de todos los argumentos planteados por su empresa, en el sentido que no manifestó la razón por la cual consideró distintivo el lema SEGURIDAD Y CONFIANZA en el año 1996 y ahora lo considera carente de distintividad. Asimismo, señaló que la Primera Instancia tampoco se pronunció sobre la existencia de otros lemas comerciales que presentan las palabras CONFIANZA y SEGURIDAD. Al respecto, conviene precisar que en la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos consideró que la frase SEGURIDAD Y CONFIANZA se encuentra comprendida dentro de las frases que no califican para ser registradas como lemas comerciales, ya que alude a la característica de estar exento de todo peligro, daño o riesgo, y de poner al cuidado de alguien alguna cosa, que en este caso sería la administración de fondos de pensiones. 2 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. 6-20

7 Precisó que, si bien no se trata de un signo descriptivo, carece de distintividad, ya que no indica un origen empresarial determinado, limitándose a manifestar ciertas bondades de los servicios a publicitar. En ese sentido, indicó que el citado lema comercial fue otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344. Por lo anterior, se advierte que la Oficina de Signos Distintivos, al señalar que el lema SEGURIDAD Y CONFIANZA se otorgó contraviniendo el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, reconoce tácitamente que incurrió en error al considerar que se trataba de un lema comercial distintivo y que cumplía con todos los requisitos de registrabilidad, y de esa forma hizo mal al otorgar su registro mediante Resolución N INDECOPI/OSD de fecha 28 de agosto de Por otra parte, respecto a lo argumentado por la accionante, en el sentido que la Oficina de Signos Distintivos no se pronunció sobre la existencia de otros lemas comerciales que presentan las palabras SEGURIDAD y CONFIANZA, conviene señalar que, en el presente caso, el tema en discusión es únicamente si el lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA fue otorgado de acuerdo a ley, siendo que el pronunciamiento sobre la registrabilidad y validez de otros lemas comerciales implicaría un adelanto de opinión respecto a la distintividad de aquellos lemas citados por la accionante, lo cual debe ser analizado en sus respectivos procedimientos, de iniciarse los mismos. Por lo anterior, la Sala considera que la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003 fue emitida de acuerdo a ley. 3. Acción de nulidad. Aplicación de la ley en el tiempo A fin de poder determinar cuáles son las normas aplicables al presente caso, la Sala considera conveniente precisar previamente cuáles son las reglas que regulan la aplicación de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Constitución establece en su artículo 103 que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Sin embargo, no fija el límite que existe entre la aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. El artículo III del Título Preliminar del Código Civil, aplicable supletoriamente, fija este límite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Así, el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, desechando su aplicación retroactiva o ultraactiva. 7-20

8 De conformidad con la teoría de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta y los cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente. 4. Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión del lema comercial. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el citado artículo 103 de nuestra Constitución. La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal 3. Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. 3 Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución Nº /TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente Nº , en el cual United Biscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso - a diferencia del derogado Decreto Ley no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aún en el supuesto en que el Decreto Ley estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas -, las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales. 8-20

9 La presente acción de nulidad se interpuso con fecha 6 de febrero del 2003, por lo que la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486. Asimismo, a la fecha de otorgamiento del lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA (28 de agosto de 1996) se encontraban en vigencia la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro del lema en cuestión debe ser evaluada en base a dicha normativa. Ello implica que las causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad a la citada Decisión 344 (entiéndase, la Decisión 486) no pueden enervar un registro otorgado válidamente de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está prohibido expresamente por nuestra Constitución. 4.1 Causales de nulidad Como se señaló en los párrafos precedentes, al momento de otorgarse el registro del lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA (28 de agosto de 1996), inscrito bajo certificado Nº 2059, se encontraban vigentes la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. En tal sentido, la solicitud de nulidad del registro del lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas. La Decisión 344 señalaba en su artículo 113 (concordado con el artículo 181 del Decreto Legislativo 823) que la autoridad nacional competente podía decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de sus disposiciones. b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos e inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideraban casos de mala fe, entre otros, los siguientes: - Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicitaba y obtenía el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. - Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrollaba como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. 9-20

10 Las acciones de nulidad que se derivaban de dicho artículo podían solicitarse en cualquier momento. El artículo 122 de la Decisión 344, concordado con el artículo 195 del Decreto Legislativo 823, señalaba que serán aplicables a los lemas comerciales las disposiciones relativas a las marcas de producto y servicio, en lo que fuera pertinente. El artículo 81 de la Decisión establecía que podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Precisaba que se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. El artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 señalaba que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos para los cuales ha de usarse. La acción de nulidad presentada por AFP Unión Vida S.A. se fundamenta en el hecho que, al momento de otorgarse el registro del lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA a favor de AFP Integra, la frase era descriptiva, al proporcionar información sobre una de las características de los servicios que se publicitan con la marca AFP INTEGRA. 5. Obligatoriedad de las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina La emplazada ha alegado que la Interpretación Prejudicial N 74-IP-2001, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, no puede ser aplicada al presente caso, por cuanto ello significaría hacer una aplicación retroactiva de la misma. Al respecto, la Sala conviene en precisar lo siguiente: El artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal Andino establece que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad 4 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

11 Andina. En su artículo 4, el Tratado señala que los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 5. En la sentencia del Proceso 3-AI-98, el Tribunal Andino señaló que el ordenamiento jurídico andino se nutre de dos fuentes: una originaria, primaria o constitucional que se encuentra constituida por las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, con sus respectivos protocolos modificatorios y otra derivada o secundaria conformada por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por las Resoluciones emanadas de la Junta del Acuerdo de Cartagena, hoy Secretaría General. Precisó que el Acuerdo de Cartagena y sus Tratados Modificatorios, así como el Tratado del Tribunal y sus reformas integran la cúspide de la pirámide legal andina, que se ubican en segundo lugar las Decisiones y, en tercer lugar, las Resoluciones de la Junta, ahora Secretaría General, excepto cuando éstas se dicten en aplicación inmediata de las competencias directas otorgadas por el propio Acuerdo 6. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal Andino señala que corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. De conformidad con lo expuesto, y dado que la facultad de interpretación de las normas andinas compete únicamente al Tribunal Andino, no siendo de competencia de los Países Miembros, éstos se encuentran en la obligación de acatar en todos sus alcances la interpretación realizada por dicho organismo y garantizar su cumplimiento. En ese contexto, corresponde analizar la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 5 Artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal Andino.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende. a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e instrumentos adicionales; b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios: c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XV Número 423 del 31 de marzo de 1999, pp. 9 y Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca

12 en el Proceso Nº 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: - La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. - Agrega que...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. - La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. - Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 8 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765 del 27 de febrero del

13 6. Aplicación de la Resolución Nº TPI-INDECOPI Sin perjuicio de la Interpretación Prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 74- IP-2001, la Sala, mediante Resolución Nº TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales, los mismos que guardan coherencia con los establecidos por el Tribunal Andino. En dicha Resolución, se estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo, y consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344, concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 193) del Decreto Legislativo 823. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. 10 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a )

14 Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 11 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. 11 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien, al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

15 En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 12. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. 7. Carácter del lema comercial. Aplicación al caso concreto En el caso concreto, la Sala conviene en señalar que el lema comercial registrado SEGURIDAD Y CONFIANZA alude a características que son esperadas por el consumidor al contratar servicios de administración de fondo de pensiones y administración de dinero en general, siendo incluso cualidades necesarias y decisivas al momento de seleccionar el servicio deseado. En efecto, tratándose - entre otros - de servicios que implican la administración del dinero de terceras personas, a efectos de crear un fondo previsional, es de asumir que deben ser prestados por entidades que otorguen la garantía y tranquilidad suficiente que los aportes en dinero serán debidamente custodiados y administrados, para su posterior devolución. Así, el lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA únicamente tiene un mensaje altamente laudatorio, de tal forma que elogia y califica en forma específica los servicios que distingue la marca AFP INTEGRA. En efecto, la expresión SEGURIDAD Y CONFIANZA constituye una obvia calificación, elogio o alabanza referida a la calidad de los servicios que distingue la marca publicitada, ya que el consumidor busca, al momento de contratar servicios de administración de fondos de pensiones, que su inversión esté protegida y a cargo de entidades confiables. La Sala considera que, al haberse concedido un derecho de exclusiva sobre dicha expresión, se ha impedido que los competidores la utilicen libremente. Por lo anterior, es mejor dejarla libre para que pueda ser utilizada por todos los competidores en el mercado, de lo contrario se estaría evitando que distintos empresarios señalen que los 12 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva)

16 servicios que prestan son seguros y confiables, a pesar de que puedan reunir esta cualidad. De otro lado, el lema comercial solicitado SEGURIDAD Y CONFIANZA no constituye una expresión innovadora, motivadora y dotada de fantasía, sino que, por el contrario, dicha expresión difícilmente podrá ser asociada con una marca de servicio en particular. En consecuencia, el lema comercial solicitado constituye además una frase simple y banal que no cuenta con la distintividad necesaria para acceder al registro, no siendo capaz de ser identificada con un origen empresarial determinado. Por lo expuesto, al momento de su otorgamiento, el lema comercial solicitado se encontraba incurso en la prohibición establecida en el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 81 de la Decisión 344 concordado con el artículo 128 del Decreto Legislativo 823, aplicable por remisión del artículo 122 de la citada norma. 8. Procedencia de la acción de nulidad En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el certificado N 2059, correspondiente al lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA, registrado a favor de AFP Integra para publicitar la marca de servicio AFP INTEGRA, fue otorgado en contravención de lo establecido en las normas vigentes al momento de su concesión, estando incurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 113 inciso a) de la Decisión 344 y en el artículo 181 inciso a) del Decreto Legislativo 823. Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en señalar que, de acuerdo a lo expresado en el punto 6 de la presente Resolución, si bien el lema solicitado no resulta registrable puede seguir siendo utilizado en el mercado. Sin embargo, su titular no tendrá un derecho exclusivo sobre él. 9. Sobre la distintividad adquirida. Secondary meaning (Significado secundario) Se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte - por consecuencia fundamentalmente del uso - en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario. Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir, que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un significado secundario, es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del 16-20

17 producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría. De la jurisprudencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agencia de alquiler de automóviles Dollar-a-day (un dólar por día) que presentó una solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América. Si bien en principio esta expresión resulta descriptiva de los servicios que se querían distinguir, se consideró que la marca había adquirido un significado secundario a raíz de una campaña publicitaria lanzada en todo el país y también por el hecho de que la agencia tenía oficinas en muchos lugares, que tenía millares de clientes y que la expresión Dollar-a-day no había sido usada para distinguir los mismos servicios por ningún otro competidor, por lo que la expresión en cuestión era reconocida por el público consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en particular, y no como una descripción genérica empleada por todas las empresas del mismo giro empresarial 13. En forma semejante a los Estados Unidos de América (cuya posición es restrictiva en la medida que sólo permite que tenga relevancia jurídica el secondary meaning adquirido por signos descriptivos), en la legislación comparada de algunos países europeos, tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor medida a este fenómeno 14. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas 15 (que concede relevancia jurídica al secondary meaning adquirido por cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de libre uso 16 ), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países de la Unión Europea La Protección Jurídica de las Marcas, en: Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial organizado por la OMPI en cooperación con INDECOPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/4 del , p En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de uso general y estén apoyadas por el uso constante en el mercado. En Alemania se consagra expresamente la posibilidad de registrar un signo inicialmente carente de capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en el tráfico económico como signo identificador de los bienes o servicios del solicitante. Cfr. Gómez Segade. Texto completo de la conferencia sobre Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos pronunciada el 25 de octubre de 1994 en Córdoba, en el marco de las Jornadas sobre el derecho de la propiedad industrial organizadas por la Universidad de Córdoba y el Consejo General de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la distintividad sobrevenida tanto antes como después del registro. En el primer caso, se impone obligatoriamente su reconocimiento y en el segundo no se impone en forma obligatoria la sanación sino que se deja como opción para los Estados miembros. En el Reglamento de la Marca Comunitaria (Reglamento CE 40/94 del Consejo) de fecha 20 de diciembre de 1993 la adquisición del secondary meaning después del registro impide que la marca comunitaria sea declarada nula, produciéndose una especie de sanación o rehabilitación del signo carente originariamente de capacidad distintiva. Ibídem, pp. 26 y Únicamente no podrán adquirir secondary meaning los signos que consistan en una forma necesaria. 17 Por ejemplo, Ley francesa incorporada al Code de la Propriété Intellectuelle, Ley Italiana de marcas de 1992, Nueva Ley Alemana de Marcas de 1994, CPI portugués de 1995 o en la Ley Austríaca de Marcas de

18 Así, el artículo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 18 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro. Esta disposición implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca. La Decisión 486 prevé la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y difusión adquieren distintividad (a diferencia de la Decisión 344, la cual no regulaba tal situación). En efecto, el segundo párrafo del artículo 136 de la Decisión 486 dispone: No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h) (del mismo) 19.. un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En el caso concreto, la emplazada no ha presentado pruebas suficientes que demuestren un uso constante y prolongado del lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA en el comercio, no habiéndose acreditado que haya adquirido capacidad distintiva que determine que dicho signo sea reconocido por el público consumidor del 18 Artículo 1: Se denegará el registro de:.. b) las marcas que carezcan de carácter distintivo. c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio. d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. 19 Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) Carezcan de distintividad (.). e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentra delimitado por una forma específica (.)